文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 薛晨光

　　一、法律依據(jù)

　　專利法第23條第2款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。

　　《專利審查指南》第四部分第五章第6.2.3節(jié)“現(xiàn)有設(shè)計及其特征的組合”規(guī)定：組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設(shè)計或者設(shè)計特征拼合成一項外觀設(shè)計，或者將一項外觀設(shè)計中的設(shè)計特征用其他設(shè)計特征替換。

　　實務(wù)中，在一項外觀設(shè)計專利是否符合專利法第23條第2款的認(rèn)定中，其中的“設(shè)計特征”的組合評價方式，相對來說較難把握。

　　二、用于組合的設(shè)計特征的獨立性

　　對于將多項現(xiàn)有設(shè)計直接進(jìn)行拼合的情形，通常不存在組合啟示的判斷難度。而對于可用于組合的對比設(shè)計特征的認(rèn)定，是能否將該對比設(shè)計特征進(jìn)行拼合或替換的重要基礎(chǔ)。

　　案例一：

　　請求人主張以證據(jù)1為基本設(shè)計，用證據(jù)2的連接部平直截取后替換證據(jù)1的連接部，并認(rèn)為替換后得到的組合設(shè)計與涉案專利相比不具有明顯區(qū)別。

　　合議組認(rèn)為，可以用于組合的設(shè)計特征是基于一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力能夠自然地提取出來，應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)品或者產(chǎn)品的某一部分的設(shè)計，或者是以一般消費者的眼光直接從某項設(shè)計中自然區(qū)分出來的某一部分的設(shè)計。本案中，請求人主張將證據(jù)2的連接部平直截取后替換證據(jù)1的連接部，但證據(jù)2的連接部實際上是連接固定路燈發(fā)光部與燈桿的過渡結(jié)構(gòu)，大致呈Y形，分叉的一端包圍固定路燈發(fā)光部，以一般消費者的眼光，其無法被自然區(qū)分出來，不屬于能夠用于組合的獨立的設(shè)計特征。

　　也即，用于拼合和替換的現(xiàn)有設(shè)計特征應(yīng)當(dāng)具有獨立性。

　　案例二：

　　請求人主張，將證據(jù)1組合證據(jù)2的兩個按摩球中間的凸出部位，涉案專利與上述證據(jù)的組合相比不具有明顯區(qū)別。焦點問題在于，盡管證據(jù)2的兩個按摩球中間具有明顯可見的凸出部分，且形狀與證據(jù)1的按摩球中間外凸形狀一致，但是否可以作為設(shè)計特征與對比設(shè)計1進(jìn)行組合。

　　合議組認(rèn)為，用于組合的對比設(shè)計特征應(yīng)當(dāng)是對比設(shè)計中具有相對獨立視覺效果的組成部分，是以一般消費者眼光可直接從對比設(shè)計中自然區(qū)分出來的部分。本案中，證據(jù)2的兩個按摩球中間的凸出部位實際上是手柄的頂部，證據(jù)2的手柄為一體構(gòu)成，該凸出部分屬于特意劃分、截取所得出的部分，不是一般消費者可直接從證據(jù)2中自然區(qū)分獲知的，不能作為設(shè)計特征加以組合。

　　案例三：

　　請求人主張以證據(jù)1為基礎(chǔ)設(shè)計，用證據(jù)2的碗柜下方的儲水槽與證據(jù)1的碗柜組合后與涉案專利進(jìn)行對比。

　　合議組認(rèn)為，證據(jù)1的碗柜由蓋子和柜體組成，證據(jù)2的碗柜由蓋子、柜體和柜體下部的儲水槽組成，二者整體形狀相似。對一般消費者而言，將證據(jù)2的儲水槽拼合到證據(jù)1的箱體下部屬于明顯存在啟示的情形。同時，合議組進(jìn)一步認(rèn)為，將證據(jù)1的箱體箱蓋替換證據(jù)2的相應(yīng)部分同樣屬于明顯存在組合啟示的情形。

　　三、組合啟示中常用設(shè)計手法的影響

　　在確定能夠用于組合的設(shè)計特征后，還需要考量兩項或者兩項以上設(shè)計特征是否存在組合啟示。

　　案例四：

　　涉案專利與對比設(shè)計1相比，兩者的與家具邊界卡接的一側(cè)均為截面呈“U”形的卡槽，卡槽的開口端端口均內(nèi)收。兩者的不同點在于：對比設(shè)計1 是包邊設(shè)計，整體呈長條型，涉案專利是包角設(shè)計。本案的焦點問題在于，對比設(shè)計2的設(shè)計特征“L型包角”是否具備與對比設(shè)計1進(jìn)行組合的啟示。

　　合議組認(rèn)為，對比設(shè)計1是包桌子的邊，對比設(shè)計2是包角設(shè)計，按照一般消費者對常用設(shè)計手法的常識性了解，包邊或包角只是根據(jù)需要被包的位置不同進(jìn)行制造上的適應(yīng)變化，在對比設(shè)計1的基礎(chǔ)上，結(jié)合對比設(shè)計2給出的包角的設(shè)計啟示，將對比設(shè)計1的U形截面特征與對比設(shè)計2的直角包角設(shè)計特征相組合從而得出涉案專利的包角設(shè)計是顯而易見的。

　　可以確定的是，該評述邏輯中，一般消費者對常用設(shè)計手法的常識性了解是兩份對比設(shè)計具有組合啟示的認(rèn)定基礎(chǔ)。

　　筆者認(rèn)為，在設(shè)計特征組合評價外觀設(shè)計是否符合專利法第23條第2款的認(rèn)定過程中，確定獨立設(shè)計特征以及組合啟示是獲得準(zhǔn)確認(rèn)定結(jié)論兩個關(guān)鍵點。

　　參考文獻(xiàn)

　　【1】第43600號無效審查決定書

　　【2】第43603號無效審查決定書

　　【3】第43587號無效審查決定書

　　【4】第24821號無效審查決定書