淺析商標(biāo)注冊后改變顏色進(jìn)行使用的問題

2024-04-19

  文/北京市集佳律師事務(wù)所 銀靜

  

  一、基本案情

  我國《商標(biāo)法》第八條規(guī)定:“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志,包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合,均可以作為商標(biāo)申請注冊。”

  現(xiàn)實(shí)生活中,我們常常見到的商標(biāo)標(biāo)識(shí)大多具有豐富的色彩,如:

    

  當(dāng)進(jìn)行商標(biāo)注冊申請時(shí),如果本來就是對彩色標(biāo)識(shí)提出的申請,那么實(shí)際注冊以后,當(dāng)然應(yīng)使用已注冊的彩色商標(biāo)。但是,如果注冊申請時(shí)是黑白商標(biāo),在實(shí)際使用時(shí)想對商標(biāo)進(jìn)行著色使用呢?或者,注冊的已經(jīng)是指定顏色的商標(biāo),但是使用時(shí)是否可以改變顏色呢?本文即對商標(biāo)注冊后改變顏色進(jìn)行使用時(shí)可能會(huì)遇到的問題進(jìn)行分析。

  

  一、相關(guān)法律規(guī)定

  我國《商標(biāo)法》第二十四條規(guī)定:“注冊商標(biāo)需要改變其標(biāo)志的,應(yīng)當(dāng)重新提出注冊申請?!?/p>

  另外,《商標(biāo)法》第四十九條規(guī)定:“商標(biāo)注冊人在使用注冊商標(biāo)的過程中,自行改變注冊商標(biāo)、注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的,由地方工商行政管理部門責(zé)令限期改正;期滿不改正的,由商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。”

  而國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)一般違法判斷標(biāo)準(zhǔn)》第十八條規(guī)定:“《商標(biāo)法》第四十九條第一款所稱自行改變注冊商標(biāo),是指商標(biāo)注冊人擅自對注冊商標(biāo)的文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合、聲音等構(gòu)成要素作局部改動(dòng)或者變換相對位置,影響對該注冊商標(biāo)的認(rèn)知或者識(shí)別,仍標(biāo)明‘注冊商標(biāo)’或者注冊標(biāo)記的。”

  由上述規(guī)定可知,商標(biāo)注冊申請時(shí)應(yīng)以實(shí)際需要使用的標(biāo)識(shí)進(jìn)行申請,在商標(biāo)獲得注冊以后,不能對商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行任意改變。

  另外,《商標(biāo)法實(shí)施條例》第十三條規(guī)定:“申請商標(biāo)注冊……以顏色組合或者著色圖樣申請商標(biāo)注冊的,應(yīng)當(dāng)提交著色圖樣,并提交黑白稿1份;不指定顏色的,應(yīng)當(dāng)提交黑白圖樣。……以顏色組合申請商標(biāo)注冊的,應(yīng)當(dāng)在申請書中予以聲明,說明商標(biāo)的使用方式?!?/p>

  由上述規(guī)定可知,帶有顏色的商標(biāo)也分為兩種情況,一種是《商標(biāo)法》第八條中明確規(guī)定的一種商標(biāo)類型:顏色組合商標(biāo),其主要是指由兩種或兩種以上顏色構(gòu)成的商標(biāo)。該類型的商標(biāo)在申請注冊時(shí),需要在申請書中予以特別聲明,同時(shí)提交著色的商標(biāo)圖樣。而指定顏色的商標(biāo),僅僅是指商標(biāo)圖樣為著色的商標(biāo),其構(gòu)成要素可能是文字,也可能是圖形,還可能是文字和圖形的組合,申請時(shí)不需進(jìn)行特別聲明,只需要提交著色圖樣即可。顏色組合商標(biāo)作為一種特殊的商標(biāo)類型,其審查也具有一定特殊性。本文中僅對普通商標(biāo)進(jìn)行指定顏色的情況做以分析。

  

  二、案例分析

  如前所述,普通商標(biāo)的顏色改變主要分為兩種情況:一種是指定顏色的商標(biāo)注冊后改變顏色進(jìn)行使用,另一種是未指定顏色的商標(biāo)注冊后改變進(jìn)行使用。這兩種情況雖然都是改變了商標(biāo)的同一種要素,即改變了商標(biāo)顏色,但是,由此產(chǎn)生的問題卻不太相同。

  (一)關(guān)于指定顏色的商標(biāo)注冊后改變顏色進(jìn)行使用

  【案例】

國知局發(fā)文號(hào)

商評字[2023]第0000317039號(hào)

注冊商標(biāo)

案情概要

上述商標(biāo)于2000年7月12日提出注冊申請,于2001年10月28日核準(zhǔn)注冊,核定使用在第12類摩托車等商品上。2022年5月26日被他人以連續(xù)三年停止使用為由申請撤銷全部商品上的注冊。

使用證據(jù)

商標(biāo)許可使用合同、銷售合同及發(fā)票、微信小程序截圖中消費(fèi)者評價(jià)。

裁定評述

證據(jù)中部分商標(biāo)顏色為紅色,與本案商標(biāo)圖形顏色一致,整體視覺效果無明顯差別。

裁定結(jié)果

予以維持

  由上述案例可以看出,注冊商標(biāo)為指定了紅色的圖形,在實(shí)際使用時(shí)也確實(shí)使用了和注冊商標(biāo)相同的顏色,這顯然是完全符合商標(biāo)法關(guān)于注冊商標(biāo)使用的相關(guān)規(guī)定的,在遭遇到撤銷案件時(shí),也可以從容應(yīng)對。

  下面再來看一個(gè)反例。

  【案例】

國知局發(fā)文號(hào)

商評字[2022]第0000373668號(hào)

注冊商標(biāo)

案情概要

上述商標(biāo)于2010年7月30日提出注冊申請,于2012年7月7日核準(zhǔn)注冊,核定使用在第37類室內(nèi)裝璜等服務(wù)上,經(jīng)續(xù)展,專用權(quán)期限至2032年7月6日。2021年8月17日被他人以連續(xù)三年停止使用為由申請撤銷全部商品上的注冊。

使用證據(jù)

宣傳冊、員工名片、國家圖書館檢索報(bào)告、建設(shè)工程施工合同及發(fā)票、相關(guān)宣傳使用報(bào)道。

裁定評述

申證據(jù)中體現(xiàn)的“SK及圖”標(biāo)識(shí)顏色與本案商標(biāo)顏色不同,不能視為是本案商標(biāo)的使用。故在案證據(jù)不足以證明申請人在指定期間對外公開宣傳使用了商標(biāo)。

裁定結(jié)果

予以撤銷

  由上述案例可以看出,指定顏色的商標(biāo)中,顏色也是其顯著特征之一,實(shí)際使用時(shí)如果改變了顏色,從而和注冊商標(biāo)相比,顯著特征也發(fā)生改變時(shí),不會(huì)被視為注冊商標(biāo)的使用,因此會(huì)面臨被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。

  (二)關(guān)于未指定顏色的商標(biāo)注冊后改變顏色進(jìn)行使用

  【案例】

國知局發(fā)文號(hào)

商評字[2023]第0000040384號(hào)

注冊商標(biāo)

案情概要

上述商標(biāo)于2010年7月30日提出注冊申請,于2012年7月7日核準(zhǔn)注冊,核定使用在第37類室內(nèi)裝璜等服務(wù)上,經(jīng)續(xù)展,專用權(quán)期限至2032年7月6日。2021年8月17日被他人以連續(xù)三年停止使用為由申請撤銷全部商品上的注冊。

使用證據(jù)

大眾點(diǎn)評、微博關(guān)于“寶島眼鏡”多家店鋪消費(fèi)者評價(jià)及店鋪介紹等相關(guān)證據(jù)。

裁定評述

雖證據(jù)中顯示的大多為紅色圖形與“寶島”相結(jié)合的使用情況,但在未改變其顯著特征的情況下,可以視為復(fù)審商標(biāo)的使用情形。

裁定結(jié)果

予以維持

  經(jīng)查,上述案例中的商標(biāo)在使用時(shí),其圖形部分填充了紅色(如下),但是沒有改變商標(biāo)的顯著特征,仍然被認(rèn)可構(gòu)成是注冊商標(biāo)的使用。

  實(shí)踐中,申請注冊商標(biāo)時(shí)未指定顏色,實(shí)際使用時(shí),商標(biāo)進(jìn)行著色的情況比較常見。在《商標(biāo)法》及《商標(biāo)法實(shí)施條例》中雖然沒有以上這種實(shí)踐中做法的相關(guān)法律依據(jù),但是在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)在2020年發(fā)布的《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第二十四條中終于有了明確規(guī)定:“不指定顏色的注冊商標(biāo),可以自由附著顏色。”

  由此可見,如果申請商標(biāo)時(shí)沒有指定顏色,在不改變注冊商標(biāo)顯著特征的前提下,在實(shí)際使用中可以改變顏色使用,不視為違反《商標(biāo)法》規(guī)定。

  但是,仍需要注意下面的問題:

  1.“一人多標(biāo)”問題

  商標(biāo)使用應(yīng)遵循“真實(shí)、合法、規(guī)范、公開、有效使用”的原則,如果實(shí)際使用的商標(biāo)直接指向了同一權(quán)利人名下的其他注冊商標(biāo),則這種商標(biāo)使用可能從主觀上來看,其使用人不具備對該件注冊商標(biāo)的使用意圖,從客觀上來說,該使用行為實(shí)際發(fā)揮的是其他注冊商標(biāo)的商品來源區(qū)分作用,因此也就無法形成與注冊商標(biāo)專用權(quán)的唯一對應(yīng)關(guān)系。

  因此,同一件商標(biāo)如果同時(shí)注冊了未指定顏色的商標(biāo)和指定了顏色的商標(biāo),在撤銷案件中,會(huì)判定為對指定顏色的商標(biāo)使用,從而未指定顏色的黑白商標(biāo)可能被撤銷。

  【案例】

國知局發(fā)文號(hào)

商評字[2023]第0000040384號(hào)

注冊商標(biāo)

(1)   (2)

案情概要

上述商標(biāo)(1)于2004年11月08日提出注冊申請,于2007年05月28日核準(zhǔn)注冊,核定使用在第9類筆記本電腦等商品上,經(jīng)續(xù)展,專用權(quán)期限至2027年5月27日。2021年8月17日被他人以連續(xù)三年停止使用為由申請撤銷全部商品上的注冊。

裁定評述

微信公眾號(hào)的宣傳截圖顯示的商標(biāo)為被申請人的第59510946號(hào)“HAITAIINC及圖”商標(biāo)(指定顏色),故不能證明復(fù)審商標(biāo)的宣傳情況。

裁定結(jié)果

予以撤銷

  2.未指定顏色的商標(biāo)注冊以后,著色后改變了商標(biāo)顯著特征,可能構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)

  1986年8月30日原國家工商行政管理局商標(biāo)局印發(fā)《關(guān)于注冊商標(biāo)指定顏色問題的通知》,其中明確“對在申請注冊時(shí)未明確提出指定顏色的商標(biāo),我局只按黑白顏色注冊,也按黑白顏色保護(hù)?!?/p>

  我國《商標(biāo)法》第五十二條規(guī)定:“將未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)使用的,或者使用未注冊商標(biāo)違反本法第十條規(guī)定的,由地方工商行政管理部門予以制止,限期改正,并可以予以通報(bào),違法經(jīng)營額五萬元以上的,可以處違法經(jīng)營額百分之二十以下的罰款,沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的,可以處一萬元以下的罰款”。

  《商標(biāo)法》第五十二條所稱的冒充注冊商標(biāo),是指在使用未注冊商標(biāo)的商品、商品包裝、容器、服務(wù)場所以及交易文書上或者在廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,標(biāo)明“注冊商標(biāo)”,或者在未注冊商標(biāo)上標(biāo)注注冊標(biāo)記,或者在未注冊商標(biāo)上標(biāo)注與注冊標(biāo)記近似的符號(hào),誤導(dǎo)相關(guān)公眾的。

  因此,如果未指定顏色的商標(biāo)注冊以后進(jìn)行著色時(shí),由顏色的改變產(chǎn)生了較大視覺效果上的改變,達(dá)到改變了商標(biāo)原有顯著特征的程度,就超出了自身商標(biāo)權(quán)的范圍,不再受到法律保護(hù)。對改變后的商標(biāo)附加注冊商標(biāo)或者標(biāo)識(shí),就可能構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)。

  3.如果附著顏色的使用具有攀附目的,還可能導(dǎo)致侵權(quán)

  《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》中第二十四條的后半段規(guī)定:“但以攀附為目的附著顏色,與他人在同一種或者類似商品或者服務(wù)上的注冊商標(biāo)近似、容易導(dǎo)致混淆的,屬于商標(biāo)法第五十七條第二項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為?!?/p>

  【案例】

注冊商標(biāo)

實(shí)際使用商標(biāo)

他人注冊商標(biāo)

  

  三、總結(jié)和建議

  筆者認(rèn)為,商標(biāo)注冊申請應(yīng)本著“以使用為目的”的原則,按照實(shí)際計(jì)劃使用的標(biāo)識(shí)去進(jìn)行注冊申請。如果實(shí)際使用的標(biāo)識(shí)是帶有顏色的,并且今后的各種使用商標(biāo)場合中,也不太可能改變顏色,那么在注冊申請的時(shí)候就可以直接按照指定顏色的商標(biāo)進(jìn)行申請;但是如果在注冊申請時(shí),還不確定使用時(shí)是否會(huì)對商標(biāo)標(biāo)識(shí)進(jìn)行著色,那么就可以先對黑白商標(biāo)進(jìn)行申請。而在商標(biāo)獲得注冊以后,就要按照注冊的商標(biāo)圖樣進(jìn)行時(shí)候用,不擅自改變注冊商標(biāo)的字體、結(jié)構(gòu)、顏色(指定顏色商標(biāo))等。如果確有需要,需要對注冊的黑白商標(biāo)附著顏色使用,或者,將本身已經(jīng)指定顏色的注冊商標(biāo)改變顏色,應(yīng)保證不改變原注冊商標(biāo)的顯著特征。這樣才能最大限度地確保仍在自身享有的商標(biāo)權(quán)范圍內(nèi)的使用,一方面避免未使用商標(biāo)而被撤銷的風(fēng)險(xiǎn),另一方面也遠(yuǎn)離侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。但是,何種程度的顏色改變?nèi)詫儆跊]有改變原注冊商標(biāo)的顯著特征,很難自行判斷,建議尋求專業(yè)商標(biāo)代理人的意見。如改變較大,已經(jīng)改變了注冊商標(biāo)的顯著特征,則應(yīng)依據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定,應(yīng)及時(shí)另外提出新的商標(biāo)注冊申請。

  

  

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