文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰
在中國(guó),為防止第三方搶注或借本企業(yè)知名商標(biāo)的良好商譽(yù)銷售商品,大部分企業(yè)除了在主營(yíng)的商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo),也會(huì)在非主營(yíng)商品上申請(qǐng)商標(biāo)。但是在美國(guó),商標(biāo)的申請(qǐng)、審查、續(xù)展及異議、無效等程序要求及標(biāo)準(zhǔn),與國(guó)內(nèi)有很大不同。美國(guó)尤其地注重使用證據(jù),且在提交使用證明時(shí),需申請(qǐng)人提交宣誓。若申請(qǐng)商品的范圍超出實(shí)際使用范圍,卻在申請(qǐng)時(shí)提交了所有商品均實(shí)際投入使用的聲明,則將會(huì)把商標(biāo)置于極其脆弱的境地,不但在后續(xù)對(duì)他人的近似商標(biāo)主張權(quán)利時(shí)將受到限制,也將對(duì)近似商標(biāo)所有人提起的異議或無效主張難以抗拒。為此,筆者在此對(duì)美國(guó)商標(biāo)制度中的使用證據(jù)進(jìn)行詳細(xì)梳理,以供參考。
一、美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)要求
美國(guó)使用證據(jù)要求一般如下:a.申請(qǐng)/注冊(cè)人需要為申請(qǐng)的每一類別下的商品,至少提供一件使用證據(jù)。若申請(qǐng)/注冊(cè)人認(rèn)為一件使用證據(jù)可支持?jǐn)?shù)個(gè)類別商品的使用的,需向?qū)彶閱T明確指出;b.若為標(biāo)準(zhǔn)字體申請(qǐng),則使用證據(jù)可以為任何形式及顏色;若為非標(biāo)準(zhǔn)字體,且主張顏色,則提交使用證據(jù)時(shí)顯示的商標(biāo),需與申請(qǐng)時(shí)主張的顏色及設(shè)計(jì)一致。
此外,由于美國(guó)對(duì)使用證據(jù)的要求極其嚴(yán)格,對(duì)于產(chǎn)品的使用證據(jù)與對(duì)于服務(wù)類產(chǎn)品的使用證據(jù)要求也存在一定區(qū)別,我們具體列出如下:
(一)對(duì)一般產(chǎn)品的使用證據(jù)要求
1.以照片形式:一般來說,可以提供于產(chǎn)品上顯示商標(biāo)的標(biāo)簽,運(yùn)輸標(biāo)簽,包裝等;也可以為直接壓印在產(chǎn)品上的商標(biāo)。需直接顯示產(chǎn)品與商標(biāo)的聯(lián)系。
2.以網(wǎng)頁形式提交:1)包含申請(qǐng)產(chǎn)品的圖片或文字描述;2)顯示商標(biāo)與產(chǎn)品的聯(lián)系;3)提供一種購(gòu)買產(chǎn)品的方式。需注意的是,提供的網(wǎng)頁截圖中,商標(biāo)需要以一種可以被消費(fèi)者辨識(shí)為商標(biāo)的形式出現(xiàn)。若商標(biāo)距離產(chǎn)品較遠(yuǎn),更可能被識(shí)別為供應(yīng)方名稱等,而非直接應(yīng)用于產(chǎn)品的商標(biāo),則為不可被接受的證據(jù)。
對(duì)軟件,程序,電影,視頻等電子產(chǎn)品的使用證據(jù)要求:可以為在電腦程序上顯示了商標(biāo)的截屏;在某一幀上顯示了商標(biāo)的電影或視屏的截圖。對(duì)于前述類型商品,只要商標(biāo)被應(yīng)用于產(chǎn)品或裝載物,或與產(chǎn)品一同顯示,且產(chǎn)品進(jìn)行了商業(yè)銷售,則不要求消費(fèi)者可以在購(gòu)買產(chǎn)品之前預(yù)先看到商標(biāo)。
對(duì)于軟件類產(chǎn)品,則可以提供顯示軟件可下載或可購(gòu)買的網(wǎng)頁截圖。
(二)對(duì)服務(wù)的使用證據(jù)要求
1.以照片提交:可以為宣傳單頁,海報(bào),或雜志介紹,只要詳細(xì)體現(xiàn)了商標(biāo)和具體的服務(wù)介紹;
2.以網(wǎng)頁形式提交:可以為詳細(xì)描述了服務(wù)并顯示商標(biāo)的網(wǎng)頁截圖。
提交使用證據(jù)時(shí),美國(guó)官方還要求申請(qǐng)人提交宣誓書/使用聲明,聲明商標(biāo)已在全部產(chǎn)品上投入使用,或提供有理由的不使用聲明。具體內(nèi)容如下:
1.宣誓書:申請(qǐng)人在提交使用證據(jù)的同時(shí),提交一份簽字后的宣誓書。宣誓書中,需表明宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí),宣誓人知曉,基于故意的錯(cuò)誤聲明可能導(dǎo)致罰款或監(jiān)禁。同時(shí),也將危害申請(qǐng)/注冊(cè)的有效性。
2.合理的不使用聲明:若申請(qǐng)人基于特殊原因,暫時(shí)無法將商標(biāo)投入使用,但實(shí)際并無放棄商標(biāo)意圖,且后續(xù)有繼續(xù)使用商標(biāo)之意,則可以提交一份“合理的不使用聲明”,向官方說明情況。然而該種聲明,需具體說明無法實(shí)際投入使用的理由,且需要告知商標(biāo)再次投入使用的時(shí)間。以下理由可構(gòu)成合理的不使用聲明:1)貿(mào)易禁運(yùn);2)業(yè)務(wù)售賣;3)生產(chǎn)產(chǎn)品必須的設(shè)備等需要維護(hù)或者重設(shè),且該種設(shè)備市面無可替代產(chǎn)品;3)疾病,自然災(zāi)害等;4)與經(jīng)銷商之間的協(xié)商;5)若客戶有后續(xù)訂單的,也可以提交,證明商標(biāo)將于后續(xù)提交使用,沒有放棄的意圖。
(三)幾種申請(qǐng)基礎(chǔ)及對(duì)應(yīng)的使用證據(jù)要求
1.基于實(shí)際使用提交申請(qǐng)—— Section 1(a)
一般來說,客戶需要為申請(qǐng)的每一類別商品或服務(wù)提交至少一件使用證據(jù)。若認(rèn)為可以以一件商品的使用證據(jù),指代數(shù)件類別的,需特別向?qū)彶閱T指出。同時(shí),作為使用證據(jù)的商品需為至少在申請(qǐng)日前在美國(guó)實(shí)際投入使用。
2.基于意圖使用提交申請(qǐng)—— Section 1(b)
基于善意使用的意圖提交的申請(qǐng),申請(qǐng)時(shí)無需提交使用證據(jù)。后續(xù)對(duì)提交使用證據(jù)的延期,可達(dá)三年。
3.基于馬德里提交的申請(qǐng)—— 66(a)
申請(qǐng)時(shí)無需使用證據(jù),但注冊(cè)后5-6年需提交。
4.基于國(guó)內(nèi)申請(qǐng)/注冊(cè)提交的申請(qǐng)—— 44(d)(e)
申請(qǐng)時(shí)無需使用證據(jù),但注冊(cè)后5-6年需提交。
(四)注冊(cè)后提交使用證據(jù):美國(guó)一般要求注冊(cè)后5-6年提交一次使用證據(jù),后續(xù),每次續(xù)展時(shí)均需提交一次使用證據(jù)。
二、審查階段時(shí)的自由裁量及注冊(cè)后的證據(jù)抽查
(一)申請(qǐng)時(shí)的審查員依其自由裁量權(quán)做出的進(jìn)一步要求:
雖然美國(guó)商標(biāo)的一般使用證據(jù)要求如上所述,但美國(guó)審查員完全可以基于職權(quán)對(duì)申請(qǐng)人提出更高的使用證據(jù)要求。一般來說,若申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)首次提交的使用證據(jù)存疑(疑似經(jīng)電子修改等),則審查員在下發(fā)審查意見,要求申請(qǐng)人提供更清晰的照片的同時(shí),會(huì)要求申請(qǐng)人提供更詳細(xì)的產(chǎn)品使用信息,包括但不限于:商品第一次銷售日,產(chǎn)品具體實(shí)物銷售的所在地,商店展示,產(chǎn)品的第一次成交日期等。
或者,若申請(qǐng)人申請(qǐng)的產(chǎn)品過多,范圍過廣,審查員也可能要求申請(qǐng)人出具進(jìn)一步的產(chǎn)品信息,如:產(chǎn)品介紹,廣告,使用手冊(cè)等;或者,要求提供其他產(chǎn)品的使用證據(jù),如:同時(shí)申請(qǐng)第28類的滑板,釣魚竿等商品,但僅提供滑板的銷售證據(jù)。雖官方要求為一個(gè)類別至少提供一件使用證據(jù),但審查員可以依職權(quán)要求申請(qǐng)人提供可以覆蓋全部商品的使用證據(jù)。
(二)注冊(cè)后的美國(guó)使用證據(jù)抽查計(jì)劃
適用條件:
1.適用于已提交使用證據(jù)的商標(biāo)(即不包括基于馬德里或國(guó)內(nèi)申請(qǐng)/注冊(cè)而提交的,尚未到5-6年提交使用證據(jù)年限的注冊(cè)商標(biāo))。
2.商標(biāo)指定了一個(gè)類別,且指定了該類別中四項(xiàng)或超過四項(xiàng)商品或服務(wù)的;或者,商標(biāo)指定了兩個(gè)或兩個(gè)以上類別,且至少在其中兩個(gè)類別分別指定了兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上商品或服務(wù)的。
三、使用證據(jù)相關(guān)的無效,異議等
1.虛假聲明。在介紹商標(biāo)使用證據(jù)的要求時(shí),我們提到,美國(guó)官方要求在提交使用證據(jù)的同時(shí),一并提交宣誓書,而宣誓書中包括:“宣誓人證明所有商品及/或服務(wù)均已實(shí)際投入使用。同時(shí),宣誓人知曉,基于故意的錯(cuò)誤聲明可能導(dǎo)致罰款或監(jiān)禁。同時(shí),也將危害申請(qǐng)/注冊(cè)的有效性?!?/p>
基于以上,若后續(xù)宣誓書中提及的商品未被實(shí)際投入使用,則對(duì)方可以主張申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)蓄意提交了虛假聲明而提交異議或無效。同時(shí),主張?jiān)撋虡?biāo)系基于欺詐而獲得的注冊(cè)。
2.不使用撤銷。嚴(yán)格來說,美國(guó)沒有所謂的三年不使用撤銷,即,商標(biāo)未使用僅兩年,只要對(duì)方可以證明商標(biāo)申請(qǐng)人商標(biāo)沒有實(shí)際使用,且沒有繼續(xù)投入使用的意圖,依然可以提起無效(美國(guó)撤銷為無效的一種)。同時(shí),即使對(duì)方商標(biāo)未實(shí)際投入使用已滿三年,若對(duì)方存在充分理由,商標(biāo)依然可以不被撤銷(如:天災(zāi)人禍;商品較為復(fù)雜,商業(yè)計(jì)劃的周期較長(zhǎng))。
三年不使用撤銷,僅是一般而言,若不滿三年而提起撤銷,撤銷人除證明商標(biāo)不使用外,還需證明對(duì)方無使用意圖。而該種證明責(zé)任較高。滿三年而不使用,官方推定對(duì)方無使用意圖,對(duì)方需要指明存在后續(xù)使用意圖的。
同時(shí),在商標(biāo)不使用撤銷中,若實(shí)際使用中的商標(biāo)與申請(qǐng)的商標(biāo)(主張了顏色及設(shè)計(jì)),僅是存在較輕微的非實(shí)質(zhì)性變動(dòng),而消費(fèi)者能夠?qū)?shí)際使用中的商標(biāo)與申請(qǐng)商標(biāo)辨識(shí)為相同商標(biāo)的,則該兩件商標(biāo)屬于法律上的等同商標(biāo)。被撤銷人完全可以進(jìn)行抗辯。
四、建議及評(píng)價(jià)
美國(guó)重視商標(biāo)的實(shí)際使用,且不同于國(guó)內(nèi)注冊(cè)在先的保護(hù)原則,美國(guó)保護(hù)商標(biāo)的在先使用。即使未注冊(cè)商標(biāo),也可以基于其在先的使用,對(duì)申請(qǐng)中商標(biāo)提起異議,對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)提起無效。
前述抽查機(jī)制,審查員的自由裁量權(quán)及對(duì)使用證據(jù)的種種要求,均為保證申請(qǐng)/注冊(cè)人提交了真實(shí)的使用證據(jù)。然而,國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人基于國(guó)內(nèi)實(shí)踐(在主要商標(biāo)上申請(qǐng)大量的商品及類別,包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠(yuǎn)),通常也偏向于在美國(guó)申請(qǐng)時(shí),一并申請(qǐng)大量的商品及類別。
前述抽查機(jī)制,審查員的自由裁量權(quán)及對(duì)使用證據(jù)的種種要求,均為保證申請(qǐng)/注冊(cè)人提交了真實(shí)的使用證據(jù)。然而,國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人基于國(guó)內(nèi)實(shí)踐(在主要商標(biāo)上申請(qǐng)大量的商品及類別,包括與其實(shí)實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍相去甚遠(yuǎn)),通常也偏向于在美國(guó)申請(qǐng)時(shí),一并申請(qǐng)大量的商品及類別。
綜上,筆者建議擬在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的個(gè)人及公司,依商標(biāo)在美的實(shí)際使用情況及計(jì)劃,謹(jǐn)慎選擇擬申請(qǐng)的商品及服務(wù)。