文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田存景
摘要:在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,相較于獨(dú)占壟斷性,專利制度實(shí)質(zhì)上更是一種為商業(yè)競爭而設(shè)定的游戲規(guī)則,一種與“價格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競爭策略。在此情形下,探討專利權(quán)的歸屬問題尤為重要。其中,對利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人時,可能會涉及到個人行使專利權(quán)和公司今后上市等融資活動,建議仍以公司的名義申請專利。
關(guān)鍵詞:專利權(quán) 職務(wù)發(fā)明 權(quán)利歸屬
眾所周知,專利權(quán)是一種私權(quán),歸屬申請人,即申請人是權(quán)利人。人可以通過轉(zhuǎn)讓、許可、投資入股等形式來獲得商業(yè)利益。未經(jīng)權(quán)利人許可,他人不得以生產(chǎn)經(jīng)營為目的使用該專利技術(shù)。在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中,專利制度實(shí)質(zhì)上更是一種為商業(yè)競爭而設(shè)定的游戲規(guī)則,更多的是一種與“價格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競爭策略。在此情形下,探討專利權(quán)的歸屬問題尤為重要。其中,對利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人(本文“實(shí)際控制人”為自然人,“創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人”統(tǒng)稱為“個人”)時,對個人行使專利權(quán)和公司今后上市或者進(jìn)行其他形式的融資時可能會涉及哪些問題?
一、專利權(quán)及其一般歸屬原則
?。ㄒ唬@麢?quán)的主要權(quán)項(xiàng)
1. 專利申請權(quán)
專利申請權(quán)是指,在就發(fā)明創(chuàng)造向國家知識產(chǎn)權(quán)局(簡稱“國知局”)提出專利申請之后,專利權(quán)申請人享有的是否繼續(xù)進(jìn)行專利申請程序、是否轉(zhuǎn)讓專利申請的權(quán)利。
2. 專利權(quán)
專利申請被批準(zhǔn)后的專利權(quán)是一種排他壟斷權(quán),即發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)后,除專利法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得實(shí)施其專利。具體而言,發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品;外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后,任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可,都不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。
專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓須經(jīng)法定程序,自國知局登記之日起生效。
3. 專利實(shí)施許可
專利實(shí)施許可,也稱專利許可證貿(mào)易,是指專利技術(shù)所有人或其授權(quán)人許可他人在一定期限、一定地區(qū)、以一定方式實(shí)施其所擁有的專利,并向他人收取使用費(fèi)用的一種許可貿(mào)易,包括普通許可、排他許可及獨(dú)占許可三種形式。
專利權(quán)人可以通過許可收取許可費(fèi),獲得經(jīng)濟(jì)利益。但是專利實(shí)施許可合同,應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個月內(nèi)向?qū)@洲k理備案手續(xù)。
(二)專利權(quán)的一般歸屬原則
《中華人民共和國專利法(2008修正)》(簡稱“專利法”)第六條規(guī)定,執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位;申請被批準(zhǔn)后,該單位為專利權(quán)人。然而該條法律條文,存在但書情形“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人訂有合同,對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的,從其約定?!?
原則上,個人主要利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,即個人主要利用公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對外公開的技術(shù)資料等完成的發(fā)明創(chuàng)造,是一種職務(wù)發(fā)明,如果個人與公司之間沒有特殊約定,則該發(fā)明創(chuàng)造的專利申請人為該公司;專利申請被批準(zhǔn)后,該公司為專利權(quán)人,而個人為發(fā)明人。
對于執(zhí)行本單位任務(wù)而產(chǎn)生的職務(wù)發(fā)明,司法實(shí)踐中一般不允許雙方通過約定事先改變該職務(wù)發(fā)明專利申請權(quán)、專利權(quán)的歸屬,即專利申請權(quán)及專利權(quán)均歸屬于單位。對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造,如果公司與個人之間訂有合同,對權(quán)利歸屬做了明確的約定,即約定由個人享有專利申請權(quán)和專利權(quán),則個人申請專利的主體資格符合相關(guān)法律規(guī)定,也不會影響專利申請的審查;申請被批準(zhǔn)后,專利權(quán)屬狀態(tài)也會比較穩(wěn)定。然而,如果公司上市或者進(jìn)行其他形式的融資活動,則最好在上市等融資工作啟動前將個人名下的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,并完成專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓程序。
二、專利申請權(quán)人和專利權(quán)人為個人時的影響
假設(shè)公司與個人之間訂有合同,約定由個人對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造享有專利申請權(quán)與專利權(quán),在此前提下個人申請和享有專利權(quán)對個人及其公司分別會產(chǎn)生哪些影響?
(一)對個人本人的影響
1. 有利影響
?。?)個人可以通過專利實(shí)施許可、轉(zhuǎn)讓等形式,獲得其所擁有的專利技術(shù)的全部經(jīng)濟(jì)利益。
?。?)發(fā)現(xiàn)他人未經(jīng)許可實(shí)施其專利技術(shù)的,可以以個人名義較為便捷地采取法律手段進(jìn)行維權(quán)。
(3)個人擁有專利權(quán)的,在以專利技術(shù)入股時可以享有個人所得稅的優(yōu)惠。
2. 潛在風(fēng)險
(1)如果個人與公司就專利權(quán)屬問題沒有特殊、明確的約定,容易引起公司其他股東對該專利權(quán)屬的質(zhì)疑或者異議,甚至引起法律糾紛。
(2)如果個人以其擁有的專利技術(shù)投資入股,則需證明該專有技術(shù)系其本人利用業(yè)余時間獨(dú)立研發(fā),且不存在利用公司的資金、設(shè)備、技術(shù)或人員的情況,不屬于職務(wù)發(fā)明,也不存在侵害其他第三方知識產(chǎn)權(quán)或其他股東利益的情況。否則,個人技術(shù)入股可能不順利,甚至不成功。
(3)對于本屬于公司的職務(wù)發(fā)明,在上市過程中作為專利權(quán)人的個人需要將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,實(shí)踐中一般是無償轉(zhuǎn)讓。
(二)對公司的影響
1. 不考慮上市融資時,對公司的影響
如果公司沒有上市或者其他形式的融資(包括質(zhì)押融資、股權(quán)融資、合作合資)計(jì)劃,且個人能夠無償或以較低的許可費(fèi)許可公司實(shí)施其擁有專利權(quán)的專有技術(shù),則對公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會造成障礙或者給公司帶來重大利益損失。
此種情形下,仍建議個人與公司之間簽署專利實(shí)施許可合同,同時辦理專利實(shí)施許可合同的備案手續(xù)。
2. 上市融資時,對公司的影響
公司進(jìn)行上市或者其他形式的融資時,由于個人申請獲得的專利權(quán)是不納入公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的,所以不利于外部對于公司的實(shí)力、價值以及合規(guī)性的評估。
在首次公開募股過程中,由于還涉及到對發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員等核心人員名下的知識產(chǎn)權(quán)的信息披露和審查,如果將本應(yīng)歸屬于公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造,而以個人或者其他公司名義申請專利,是屬于無形資產(chǎn)流失。即便公司與個人之前有相關(guān)協(xié)議(如約定個人或其他公司有義務(wù)將專利無償轉(zhuǎn)讓給公司等),仍然不能消除證監(jiān)會和投資人對于公司運(yùn)營是否合規(guī)的疑慮,進(jìn)而不利于公司上市或者進(jìn)行其他形式的融資。 此種情形下,建議個人提前將專利申請權(quán)或者專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,并及時辦理完結(jié)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。
三、建議
綜上,筆者建議對主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造,在制定完善的專利戰(zhàn)略并做好專利布局之后以公司名義申請專利,申請被批準(zhǔn)后公司為專利權(quán)人。為避免競爭對手直接或間接了解和掌握到我們的研發(fā)進(jìn)展、研發(fā)成果、專利布局等情況,可以充分利用18個月的法定公開期限。這樣既有利于公司無形資產(chǎn)才培育和積累,也有利于公司順利實(shí)現(xiàn)上市或其他重大融資的計(jì)劃。