如何加快美國專利申請的審查進程

2017-01-13
  •   文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

      美國專利商標(biāo)局(USPTO)一直致力于加快專利審查程序,近三年內(nèi)美國發(fā)明專利的申請周期已經(jīng)從平均28.9個月縮短至了2016年11月份的25.4個月,這其中個別領(lǐng)域的申請周期可能較長,如Computer Architecture, Software, and Information Security技術(shù)中心和Mechanical Engineering, Manucfacturing, Products技術(shù)中心處理的專利申請案件平均周期在30個月左右,Chemical and Materials Engineering技術(shù)中心和Computer Networks, Multiplex communication, Video Distribution, and Security技術(shù)中心處理的專利申請案件平均周期在28個月左右。USPTO對于專利申請周期(從申請?zhí)峤蝗罩料掳l(fā)最終決定日)的目標(biāo)是至2019年縮短至平均20個月,包括下發(fā)OA的時間和申請人答復(fù)OA的時間。

      *下表為同專利申請周期相關(guān)的最新官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)(來源為USPTO官網(wǎng)):

  • 美國申請程序 時間段

    2016年11月平均周期數(shù)據(jù)

    單位:月

    官方歷史平均周期數(shù)據(jù)

    單位:月

    (起始于2008年10月1日)
    常規(guī)美國申請(不含RCE請求) 從申請?zhí)峤蝗掌鹬磷罱K決定下發(fā)之日(授權(quán)或駁回) 25.4 30.9
    常規(guī)美國申請(含RCE請求) 從申請?zhí)峤蝗掌鹬磷罱K決定下發(fā)之日(授權(quán)或駁回,不管中間的駁回決定) 33.1 38.6
    第一次OA下發(fā)時間 從申請?zhí)峤蝗掌鹬恋谝淮蜲A下發(fā)之日 15.9 21.6
    包括上訴請求的常規(guī)美國申請 從專利申請?zhí)峤恢掌鹬潦盏紹PAI的決定 80.5 81.6
    包含至少一次RCE請求的常規(guī)美國申請 從申請?zhí)峤蝗掌鹬磷罱K決定下發(fā)之日(授權(quán)或駁回,不管中間的駁回決定),不含繼續(xù)申請(CA/CIP/DA) 55.8 60.6
    第二次OA下發(fā)時間 從RCE提交之日至第二次OA下發(fā)之日 2.6 4.2
    繼續(xù)申請(CA) 從最早母案申請?zhí)峤恢掌鹬磷罱K決定下發(fā)之日(授權(quán)或駁回),不含RCE、CIP和DA 68.6 75.5
    分案申請(DA) 從最早母案申請?zhí)峤恢掌鹬磷罱K決定下發(fā)之日(授權(quán)或駁回) 75.6 80.3

      

      從大多數(shù)國家來看,涉外專利申請中美國專利平均兩年多的申請周期還是比較快速的。但是,美國專利申請的審查標(biāo)準(zhǔn)較高,審限又短,根據(jù)官方統(tǒng)計,其常規(guī)申請的平均授權(quán)率只有48%左右。為了增加與審查員爭辯交流的機會,在美國專利申請中據(jù)統(tǒng)計有30%左右的申請中提交了RCE請求。而從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出提交了RCE請求的美國申請,其平均授權(quán)率增至65%左右。常規(guī)美國專利申請授權(quán)率低,提交RCE等后期程序,不但會增加申請人的成本,也必將延長申請程序。除此之外,生命周期短的產(chǎn)品、迫在眉睫需要處理的侵權(quán)問題、急于推入市場搶占商機的產(chǎn)品、關(guān)系小企業(yè)生死存亡的技術(shù)等情況都意味著更短的專利申請周期是多么重要。如何縮短申請周期,甚至能提高授權(quán)率并節(jié)省成本呢?針對申請人的這些需求,USPTO針對不同情況的申請人提供了多種加快審查的程序,其中主要包括:

      

      1.PPH(專利審查高速公路)

      審查部門:請愿書部 (Office of Petitions)

      適用條件:有在先申請,當(dāng)USPTO是在后申請的審查局,并且作為在先申請的審查局審查認為受理的對應(yīng)申請包含至少一項可被授權(quán)或具有可專利性的權(quán)利要求,那么申請人可以向USPTO 請求參與PPH 項目。請注意PPH請求不適用實用新型專利(除了韓國實用新型外)。

      申請費用(官方):無官費

      申請時間:USPTO未啟動實審時,不建議PCT進入國家階段時同時提交PPH請求,一般至少要等到USPTO下發(fā)受理通知書(含國家申請?zhí)枺┮院笤倏紤]提PPH請求。

      申請方式:通過EFS-Web電子提交申請表、相關(guān)支持文件和其他請求(包括IDS和主動修改請求)。

      譯文:接受機器翻譯,但是若機器翻譯難以理解,審查員會要求提供人工翻譯,不需要翻譯人聲明。

      申請表:PTO/SB/20GLBL (Global和IP5項目適用表格)

      加快程度:不像普通加速審查程序那樣,PPH不會加快審查前的程序,也沒有12個月就需要下發(fā)最終決定的官方目標(biāo)。通常來說,一旦PPH提交以后,USPTO會自提交日起4個月內(nèi)決定是否接受該請求。若USPTO接受PPH請求,且該申請已完備審查前的所有程序,那么審查員會在2-3個月內(nèi)對該申請進行審查,并下發(fā)第一次OA。基本上來講,PPH請求可以把申請周期縮短一半以上,但是近期USPTO收到PPH請求越來越多,加快速度也在放慢。

      優(yōu)勢:縮短了專利申請周期,降低了申請成本(如降低OA次數(shù)、RCE的提交率,以及上訴率),提高了授權(quán)率并保證了專利質(zhì)量,在世界范圍內(nèi)穩(wěn)定專利權(quán)的質(zhì)量

      劣勢:只適用于有在先申請并獲得在先審查局認可的專利申請;根據(jù)專利本身情況不同,一些申請并不能得到明顯加快審查速度和降低申請成本;本申請要根據(jù)在先申請被認可的情況進行修改,在一定程度上犧牲了保護范圍。

      *下表為PPH相關(guān)的最新官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)(來源為JPO官網(wǎng)PPH專欄):

  • 項目 已提交PPH請求的美國申請數(shù)據(jù)1 項目 常規(guī)美國申請數(shù)據(jù)2
    PPH授權(quán)率 80.6% 常規(guī)授權(quán)率 50.7%
    第一次OA授權(quán)率 21.3% 第一次OA授權(quán)率 11.9%
    從PPH請求到第一次OA下發(fā)周期 8個月 從提交申請到第一次OA下發(fā)周期 15.9個月
    從PPH請求到下發(fā)最終決定周期 17.7個月 從提交申請到下發(fā)最終決定周期 25.4個月
    平均OA次數(shù) 3 平均OA次數(shù) 2.35

      注:1. JPO官網(wǎng)上的PPH數(shù)據(jù)來源時間段為2016年1月至2016年6月;

        2.常規(guī)美國申請數(shù)據(jù)來源于美國官網(wǎng),數(shù)據(jù)時間為2016年11月。

      

      2.Track One (優(yōu)先審查程序)

      審查部門:請愿書部 (Office of Petitions)

      適用條件:發(fā)明專利申請(含CA/CIP/DA/by pass繼續(xù)申請、已提交適當(dāng)RCE請求的申請)和植物專利申請,且申請文件(包括主動修改以后)中不能超過4項獨立權(quán)項,權(quán)項總數(shù)不能超過30,不含多項引用;不適用進入國家階段的國際申請(提交RCE的除外),外觀申請,再頒申請,臨時申請和復(fù)審程序。

      數(shù)量限制:每財年僅受理10,000件優(yōu)先審查請求(EFS-Web和USPTO官網(wǎng)會公布相關(guān)受理的統(tǒng)計數(shù)據(jù))。 申請費用(官方):Track One 優(yōu)先審查費——大實體 USD 4,000、小實體 USD 2,000、微實體 USD 1,000;

      Track One 處理費——大實體 USD 140、小實體 USD 70、微實體 USD 35。

      申請時間:提交申請時或提RCE請求時

      申請方式:發(fā)明專利申請使用EFS-Web平臺進行電子提交;植物專利申請應(yīng)進行紙檔提交。

      申請表:PTO/AIA/424 (非必要,但未正確使用該表或其他替代表格可能導(dǎo)致不能識別請求或延遲)

      加快程度:官方目標(biāo)為可以在自申請日起的平均大約12個月內(nèi)下發(fā)最終決定;目前,實際情況是已縮短至平均6個月左右。

      優(yōu)勢:比常規(guī)加速審查程序的要求少,且無需進行一份繁重的審查前的檢索工作,且加快程度顯著。

      劣勢:官費較高,不適用PCT進入美國國家階段的專利申請,且由于每年有受理數(shù)量限制而可能會不被受理。

      *下表為Track One相關(guān)的最新官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)(來源為USPTO官網(wǎng)):

  • 項目

    2016年11月平均數(shù)據(jù)

    項目 2016年11月平均數(shù)據(jù)
    第一次OA授權(quán)率 31.1% 從接受請求至最終決定周期 6.5個月
    從接受請求至第一次OA下發(fā)周期 2.1個月 從接受請求至授權(quán)周期 5.2個月
    從提出請求至接受請求周期 1.4個月 最終決定中的授權(quán)率 44.7%

      

      3.普通加速審查程序(AE)

      審查部門:請愿書部 (Office of Petitions)

      適用條件:幾乎所有常規(guī)發(fā)明專利申請(含CA/CIP/DA/by pass繼續(xù)申請);申請文件中的獨立權(quán)利要求不超過3個,權(quán)利要求總數(shù)不超過20個,不能含有多項從屬權(quán)利要求,必須符合單一性的要求;不適用進入國家階段的國際申請(提交RCE的除外),外觀申請,再頒申請,植物專利申請、RCE程序和復(fù)審程序等。

      申請費用(官方):大實體 USD 140、小實體 USD 70、微實體 USD 35;與提高環(huán)境質(zhì)量、節(jié)約保護能源以及反恐相關(guān)專利申請無需官費。

      申請時間:應(yīng)在提出專利申請的同時提出加速審查請求

      申請方式:通過EFS-Web平臺進行電子提交,提交材料包括加速審查支持材料AESD(包括IDS及其解釋)和符合USPTO標(biāo)準(zhǔn)在先審查檢索的相關(guān)材料(非在先申請審查局的檢索材料)等。

      申請表:PTO/SB/28

      加快程度:官方目標(biāo)為可以在自申請日起的平均大約12個月內(nèi)下發(fā)最終決定。

      優(yōu)勢:加快程度顯著且有保障。

      劣勢:需進行一份繁重的審查前的檢索工作,答復(fù)OA時間僅有2個月且不能延期,需在提交專利申請的同時提交且不能提交主動修改,不適用PCT進國家階段的申請。

      

      4.基于年齡或健康問題的特殊加速審查

      審查部門:請愿書部 (Office of Petitions)

      適用條件:申請人超過65歲或有健康問題

      申請費用(官方):無官費

      申請時間:必須在第一次OA下發(fā)之前提出請求

      申請方式:年齡問題可以通過紙件方式或EFS-Web電子提交,并提交相關(guān)證據(jù);健康問題可以通過紙件方式或EFS-Web電子提交,包括醫(yī)生證明或其他醫(yī)療證明。

      加快程度:與PPH程序一樣,該特殊加速審查也沒有12個月就需要下發(fā)最終決定的官方目標(biāo)。

      

      綜上所述,可以看出專利申請人可以根據(jù)自身情況選擇多種途徑來提交美國專利申請的加速審查。其中,PPH程序目前是中國申請人使用最為頻繁的,其以低成本高效率獲得了大多數(shù)申請人的青睞,但是PPH很可能會對最終在美國獲得的權(quán)利保護范圍有影響,且隨著其廣泛的使用率,案件請求積壓到一定程度也必將影響其效率;相比較而言Track One優(yōu)先審查程序?qū)ι暾埲藖碚f似乎更為有利,但是高額的官方費用往往讓申請人望而卻步,如果根據(jù)專利技術(shù)本身的實際應(yīng)用,這個高額費用可能大大低于快速拿到授權(quán)所帶來的收益,那么選擇Track One程序?qū)ι暾埲藖碚f,是一個快速授權(quán)的有力保障;普通加速審查程序可適用的范圍最廣,但是其要求申請人根據(jù)USPTO的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一份在先檢索,并且提供審查支持文件,包括所有申請人已知與本申請相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)的細節(jié)材料并進行相關(guān)陳述,這些對于申請人來說任務(wù)繁重且復(fù)雜,找專業(yè)檢索人員處理的話,也必將是一筆不小的花費,因此實際提交該項加快程序的申請人并不多。2016年8月,USPTO公布了有關(guān)正在修訂加速審查程序具體實施的通知,猜測有可能普通加速審查程序?qū)写蟮母母铩?/p>

    此篇文章由北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處     

 

相關(guān)關(guān)鍵詞