文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林蕾

　　在針對(duì)美國專利申請(qǐng)的審查過程中，作為代理人在收到第一次審查意見通知書之前，有可能會(huì)收到審查員發(fā)出的針對(duì)限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡(jiǎn)稱RR）的審查意見。在美國專利法35 U.S.C 121中規(guī)定，在一個(gè)專利申請(qǐng)要求保護(hù)兩個(gè)或者更多“獨(dú)立且有區(qū)別（independent and distinct）”的發(fā)明時(shí)，美國專利與商標(biāo)局的局長(zhǎng)可以要求將該申請(qǐng)限制在這些發(fā)明之一上。

　　其中，在以下條件下發(fā)出限制性要求是適當(dāng)?shù)模?

　　1.案件是基于35 U.S.C.§111提交的申請(qǐng)；

　　2.要求保護(hù)兩個(gè)或者更多獨(dú)立且有區(qū)別的發(fā)明；

　　3.如果不發(fā)出限制性的要求會(huì)對(duì)審查員的檢索和審查造成負(fù)擔(dān)。

　　在以下情況下，根據(jù)獨(dú)立且有區(qū)別的分析發(fā)出限制性要求是不合適的：

　　案件是基于35 U.S.C.§371進(jìn)入美國國家階段的申請(qǐng)。

　　對(duì)于基于35 U.S.C.§371進(jìn)入美國國家階段的申請(qǐng)適用于專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的單一性標(biāo)準(zhǔn)。

　　通過以上的判斷條件可以看出，在美國的專利申請(qǐng)審查中，發(fā)出RR合理性的判斷標(biāo)準(zhǔn)與申請(qǐng)途徑密切相關(guān)。對(duì)于通過PCT的國家階段在美國遞交的申請(qǐng)，即基于35 U.S.C§371提交的申請(qǐng)，針對(duì)其下發(fā)的RR實(shí)際上與其他國家或地區(qū)，例如，中國、歐洲等的單一性問題的答復(fù)標(biāo)準(zhǔn)一致。而針對(duì)美國國家申請(qǐng)（即通過35 U.S.C.§111遞交的申請(qǐng)，例如在美國直接提交的正式申請(qǐng)以及通過by-pass途徑進(jìn)入美國的PCT申請(qǐng)）所下發(fā)的RR，在答復(fù)與其他國家與地區(qū)的單一問題存在較大的差異。

　　針對(duì)通過35 U.S.C.§111遞交的申請(qǐng)，審查員判斷是否下發(fā)限制性要求的基本準(zhǔn)則包括兩個(gè)方面，即，1）所要求的專利必須是獨(dú)立且有區(qū)別的；2）其會(huì)對(duì)審查員的檢索和審查造成負(fù)擔(dān)。那么對(duì)于代理人來說，在回復(fù)限制性要求時(shí)如果可以證明以下兩點(diǎn)，則可以證明審查員發(fā)出的限制性請(qǐng)求是不合適的：

　　1.當(dāng)前申請(qǐng)要求保護(hù)的權(quán)利要求并未對(duì)于審查員造成了檢索的負(fù)擔(dān)，或者

　　2.可以證明所要保護(hù)的發(fā)明之間在35 U.S.C.§103的意義上是沒有區(qū)別的，例如，當(dāng)權(quán)利要求定義了本發(fā)明的單一公開實(shí)施例中相同的基本特征則權(quán)利要求被認(rèn)為是沒有區(qū)別的。

　　為了進(jìn)一步明確兩個(gè)發(fā)明之間是否有區(qū)別，美國審查實(shí)踐對(duì)幾種較為常見的出現(xiàn)在同一申請(qǐng)中的發(fā)明類型組合提供了更為明確的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）方法及用于實(shí)現(xiàn)該方法的裝置（MPEP 806.05(e)）

　　如果能證明下列任一項(xiàng)或兩項(xiàng)，則可證明方法和實(shí)現(xiàn)該方法的設(shè)備為不同的發(fā)明：（A）要求保護(hù)的方法可通過另一種實(shí)質(zhì)上不同的設(shè)備或手工實(shí)施；或（B）要求保護(hù)的設(shè)備可用于實(shí)施另一種實(shí)質(zhì)上不同的方法。

　?。?）制造產(chǎn)品的方法以及通過該方法制造的產(chǎn)品（MPEP 806.05(f)）

　　如果能證明下列一項(xiàng)或兩項(xiàng)，則可證明制造產(chǎn)品的過程和通過該過程制造的產(chǎn)品是不同的發(fā)明：（A）要求保護(hù)的方法不是制造產(chǎn)品的顯而易見的方法，并且要求保護(hù)的方法可用于制造另一種實(shí)質(zhì)性不同的產(chǎn)品；或（B）要求保護(hù)的產(chǎn)品可通過另一種實(shí)質(zhì)性不同的方法制造。

　　（3）產(chǎn)品及使用該產(chǎn)品的方法（MPEP 806.05(h)）

　　如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明產(chǎn)品和使用該產(chǎn)品的方法是不同的發(fā)明：（A）所要求保護(hù)的使用方法可以用另一種實(shí)質(zhì)上不同的產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)；或（B）所要求保護(hù)的產(chǎn)品可用于實(shí)質(zhì)上不同的方法。

　?。?）設(shè)備和通過設(shè)備制造的產(chǎn)品（MPEP 806.05(g)）

　　如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明某一設(shè)備和由該設(shè)備制成的產(chǎn)品為不同的發(fā)明：（A）要求保護(hù)的設(shè)備不是制造該產(chǎn)品的顯而易見的設(shè)備，并且要求保護(hù)的設(shè)備可用于制造另一種實(shí)質(zhì)上不同的產(chǎn)品；或（B）要求保護(hù)的產(chǎn)品可由另一種實(shí)質(zhì)上不同的設(shè)備制造。

　　基于以上的準(zhǔn)則，在對(duì)RR進(jìn)行答復(fù)時(shí)，申請(qǐng)人首先需要檢查審查員下發(fā)RR的理由是否合理，即下發(fā)的RR是否與美國申請(qǐng)的提交途徑相匹配，其是否正確的使用了涉及獨(dú)立性和相關(guān)性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)發(fā)明是否對(duì)檢索或者審查負(fù)擔(dān)。在對(duì)合理性進(jìn)行判斷之后，申請(qǐng)人可以據(jù)此確定是否要提出反對(duì)理由。

　　其次，此時(shí)申請(qǐng)人擁有對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改的機(jī)會(huì)。如果申請(qǐng)人認(rèn)為RR分類和分組可能會(huì)導(dǎo)致舍棄較多的審查基礎(chǔ)，可以考慮通過修改權(quán)利要求來盡可能構(gòu)建相關(guān)且無區(qū)別的發(fā)明。在修改之后，申請(qǐng)人可以對(duì)RR提出反對(duì)意見，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權(quán)利要求。

　　之后，受限于RR的相關(guān)要求，申請(qǐng)人無論是否同意審查員下發(fā)RR的理由，均需要對(duì)RR中的發(fā)明分組/類別進(jìn)行選擇。在進(jìn)行選擇時(shí)，重要性較高、對(duì)應(yīng)權(quán)利要求較多、具有總括性發(fā)明的分組/類別通常是較優(yōu)的選擇對(duì)象。申請(qǐng)人在選擇了分組/類別后還需要指明所選擇的發(fā)明分組/類別所對(duì)應(yīng)的權(quán)利要求，此時(shí)，任何符合如下特征的權(quán)利要求均可以被歸為選擇的發(fā)明分組/類別：（1）該權(quán)利要求中沒有特征與審查員對(duì)該發(fā)明分組/類別的描述沖突，且（2）該權(quán)利要求中沒有特征明確的指向未選擇的發(fā)明分組/類別。

　　最后，在后續(xù)答復(fù)審查意見的過程中需要聲明保留未選擇的發(fā)明分組/類別的相關(guān)權(quán)利，比如利用其進(jìn)行后續(xù)分案的權(quán)利、在授權(quán)后重新加入當(dāng)前申請(qǐng)的權(quán)利，等等。