文/北京市集佳律師事務所 銀靜

　　“地名商標”指的是由地名構成或者包含地名的商標。地名商標在進行注冊申請時，通常會依據(jù)《商標法》第十條第二款或者《商標法》第十條第一款第（7）項被駁回。

　　首先，我們先來明確一下概念。

　　前述法條中所指的“地名”包括國內地名和外國地名?！皣鴥鹊孛敝傅氖恰拔覈h級以上行政區(qū)劃的地名”，包括縣級行政區(qū)劃、地級行政區(qū)劃、省級行政區(qū)劃、特別行政區(qū)，具體以我國民政部發(fā)布的《中華人民共和國行政區(qū)劃簡冊》為準?！巴鈬孛敝傅氖恰肮娭獣缘耐鈬孛?，如為我國公眾不熟知的外國地名，則不在禁止之列。

　　并且，根據(jù)《商標審查審理指南》的規(guī)定，“我國縣級以上行政區(qū)劃的地名”包括全稱、簡稱，以及省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)，省會城市、計劃單列市、著名旅游城市名稱的拼音形式。“公眾知曉的外國地名”包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。

　　然后，我們再來看一下實際的案例：

　　案例1：第51601185號商標“ ”于2020年11月25日提出注冊申請，因被國家知識產權局駁回，其申請人向國家知識產權局申請復審。其復審的主要理由：申請商標為申請人獨創(chuàng)，具有較強的顯著性，經申請人宣傳使用已形成可以與行政區(qū)劃名稱相區(qū)分的其他含義。并且，在復審程序中提交了營業(yè)執(zhí)照、門店照片、加盟合同、加盟門店的營業(yè)執(zhí)照及門頭照片、補充宣傳材料、線上銷售情況、引證商標的轉讓信息等證據(jù)。但是經復審審查，申請商標中所含“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，為我國縣級以上行政區(qū)劃，已屬于《中華人民共和國商標法》第十條第二款規(guī)定的不得作為商標注冊的標志。（目前該案已經向北京知識產權法院提出行政訴訟）

　　案例2：第53562586號商標“ ”于2021年02月04日提出注冊申請，被國家知識產權局依據(jù)第十條第一款第（七）項的規(guī)定駁回，其申請人向國家知識產權局申請復審。其復審的主要理由：申請商標由申請人獨創(chuàng)，具有極強的顯著性。申請人自2001年起就已在第25類服裝等商品上申請多個中文、英文、圖形的組合商標，均被核準注冊并一直使用至今。申請人與本案申請商標類似的商標均在駁回復審程序中被核準注冊，申請商標亦應予以核準注冊。申請人在復審程序中提交了申請人企業(yè)簡介；商標檔案、商標注冊清單、商標注冊證；在先駁回復審決定書等證據(jù)。但是經復審認為，“曼哈頓”是公眾知曉的外國地名，申請商標的顯著識別文字“蔓哈頓”與“曼哈頓”字型相近，申請商標的注冊易造成消費者對商品的產地等特點產生誤認，已構成《商標法》第十條第一款第(七)項所規(guī)定的情形。此外，依據(jù)個案審查原則，其他商標獲準注冊之情形與本案不同，亦不能作為本案申請商標應予獲準注冊的當然依據(jù)。

　　案例3：第G1483809號商標“ ”為馬德里國際商標申請，于2019年08月22日提出中國領土延伸申請，但是因其中的“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名被駁回，其申請人先后提出駁回復審及行政訴訟，最終經北京市高級人民法院審理，作出以下終審判決：訴爭商標中包含的英文“BOHEMIAN”為公眾知曉的外國地名，使用在指定復審商品或服務上，易使相關公眾對商品的功能效果及服務的來源等特點產生誤認。商標授權審查因各案事實情況不同可能結論各異，其他商標的注冊情況不是訴爭商標是否應獲準注冊的當然依據(jù)。因此，原審法院認定訴爭商標構成商標法第十條第一款第七項、第十條第二款所規(guī)定之情形并無不當。

　　案例4：第47133129號商標“ ”由“萍鄉(xiāng)環(huán)球PINGXIANGGLOBAL”構成，顯著識別部分為文字“萍鄉(xiāng)環(huán)球”。但是，“萍鄉(xiāng)”系江西省下轄地級市名稱。在被國家知識產權局駁回以后，其申請人雖然在復審及訴訟程序中提交了相關證據(jù)，但是不足以證明訴爭商標具備超越了地名的第二含義，在此情形下，該商標仍被北京市高級人民法院予以駁回。

　　由以上案例可以看出，地名商標符合以下情形時，通常都會受到駁回。

　　1、商標中由地名構成或者包含地名，并且和申請人的地址不一致。

　　如前述案例1，商標中“湘西”是湖南湘西土家族苗族自治州的簡稱，而其申請人的地址為“湖南省長沙市芙蓉區(qū)定王臺街道中山亭樂和城肯德基旁湘西姑娘泡菜店”，顯然和其地名所示地區(qū)不一致。又如案例3，商標中“BOHEMIAN”的意思是“波西米亞”，是中歐的地名，現(xiàn)在位于捷克共和國的中西部，而其申請人來自英國，和該地名所示地區(qū)也不一致。而且，不只是和地名表示完全相同的，如果是構成近似，容易使相關公眾聯(lián)想到地名，也會導致駁回。如案例2中的“蔓哈頓”與美國地名“曼哈頓”構成近似。

　　2、商標中包含地名同時也包含其他部分，雖然其中的地名和申請人的地址一致，但是商標整體未形成其他固定含義，其中地名仍作為單獨的識別部分。

　　如前述案例4，商標中除了地名“萍鄉(xiāng)”以外，還包含“環(huán)球”和“PINGXIANGGLOBAL”，但是“萍鄉(xiāng)”“環(huán)球”并非構成了一個完整統(tǒng)一的含義，仍然可以被拆分出來作為單獨的部分被識別。再如，第48563116號商標“ ”和第51343845號商標“ ”等，均因未形成其他固定含義而被駁回。

　　但是，地名商標也并非絕對不能獲得注冊，實踐中，也存在被核準注冊的地名商標。例如:

　　案例5：第4314063號商標“ ”早在2008年07月20日即獲得了注冊。但是在無效宣告程序中，中華人民共和國原國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)裁定該商標的注冊構成2001年修正的《中華人民共和國商標法》(簡稱2001年商標法)第十條第二款、第十條第一款第八項的規(guī)定，對其予以無效宣告。北京知識產權法院認為該商標由外文“RHONE”及漢字“柔妮”組合而成，外文部分為“RHONE”，中國相關公眾對其進行識別時多會將其翻譯成漢字予以認知和記憶，且“柔妮”與“RHONE”并非形成唯一對應中文翻譯。訴爭商標將“柔妮”與“RHONE”匹配使用時，不易使相關公眾誤認為該商品來源于法國，在整體上含義可以與該地名相區(qū)分，故其不屬于商標法第十條第二款所指情形。經過二審審理，北京市高級人民法院也認為，訴爭商標為“柔妮RHONE及圖”商標，包含“RHONE”文字，中文“柔妮”更易于認知和識記?！癛HONE”理解為“羅納河”亦僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不是2001年商標法第十條第二款規(guī)定的“外國地名”。

　　案例6：第16585539號商標“”于2015年03月27日即獲得注冊，雖然被他人提出無效宣告請求，但國家知識產權局認為，訴爭商標文字中的“大同”具有區(qū)別于地名“大同”的其他含義。北京知識產權法院也認為訴爭商標的申請注冊未違反2014年商標法第十條第一款第七項、第二款的規(guī)定。經過二審審理，北京市高級人民法院判決如下：訴爭商標標志由漢字“大同彈簧”構成，其中，彈簧為商品名稱，顯著性較弱，結合訴爭商標標志整體構成及其核定使用商品，“大同”為其顯著識別部分?！按笸彪m具有大同市的地名含義，但也具有中國古代思想，人類最終可達到的理想社會，代表著人類對未來社會的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用，后兩種含義均強于大同市地名的含義。故訴爭商標的申請注冊未違反2014年商標法第十條第二款的規(guī)定。

　　案例7：第G1518161號商標“ ”為馬德里國際商標申請，于2020年03月05日提出中國領土延伸申請，但被國家知識產權局以第十條第二款為由駁回。其申請人提出復審申請并認為，申請商標的整體含義為“東京馬拉松賽”，整體上具有區(qū)別于地名的其他含義，未違反《商標法》第十條第二款的規(guī)定。但經復審審查，國家知識產權局認為訴爭商標整體未形成強于地名的其他含義，構成《商標法》第十條第二款所指情形，不得作為商標使用。經北京知識產權法院審理，訴爭商標“TOKYOMARATHON”可譯為“東京馬拉松”，雖然其中包含地名“東京”，但從整體上看，相關公眾會將訴爭商標的含義理解為“在東京舉行的馬拉松賽事”，故應認定訴爭商標屬于“包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。

　　由前述案例5、6、7比較可知，地名商標若想獲得注冊，需要符合以下條件：

　　1、地名本身即具有其他含義。

　　如案例5中“RHONE”為“羅納河”的含義，僅指歐洲西部一河流名稱，位于不同國家之間，不屬于“外國地名”。案例6中“大同”除了山西省大同市的地名含義，也具有中國古代思想，人類最終可達到的理想社會，代表著人類對未來社會的美好憧憬含義，為中國傳統(tǒng)思想，同時也具有“基本相同，在大的方面一致”含義，為日常生活中所常用。

　　2、商標由地名和其他文字構成而在整體上具有其他含義。

　　如案例7中“TOKYOMARATHON”整體為“東京馬拉松”的比賽名稱，形成了一個統(tǒng)一不可分的整體含義，因此，被認定屬于“包含地名，但訴爭商標整體上可以與該地名相區(qū)分”的情形。

　　此外，在最新的《商標審查及審理指南》中，還列舉了以下的“除外情形”：

　　3、商標由兩個或者兩個以上行政區(qū)劃的地名的簡稱組成，且不會使公眾發(fā)生商品產地等特點誤認的。

　　例如： （指定商品：肥料）

　　4、商標由省、自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū)、省會城市、計劃單列市、著名的旅游城市以外的地名的拼音形式構成，不會使公眾發(fā)生商品產地誤認的。

　　例如： （指定商品：傳動裝置（機器））

　　5、商標由組成地名的文字和其他文字構成，整體構成有別于地名，不易使消費者聯(lián)想到地名，亦不易導致產地誤認的。

　　例如： （整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）

　　6、商標由公眾知曉的外國地名和其他文字構成,整體具有其他含義且使用在其指定商品上不會使公眾對商品產地產生誤認的除外。

　　例如： （整體含義：倫敦霧，一種自然現(xiàn)象）

　　7、商標所含地名與其他具備顯著特征的要素相互獨立，地名僅起真實表示申請人所在地作用的除外。

　　例如：

　　8、地名是集體商標、證明商標的一部分。

　　例如： （地理標志證明商標）

　　綜上，地名商標在進行注冊申請時，通常會依據(jù)《商標法》第十條第二款或者《商標法》第十條第一款第（7）項被駁回。但是，地名商標也并非絕對不能獲得注冊。筆者認為，如果不是集體商標或證明商標，作為普通商標進行注冊時，首先還是應該合理規(guī)避地名的表示。畢竟即便商標整體獲得注冊，今后在商標權的行使過程中，也不能禁止他人關于地名的規(guī)范使用。而如果商標中有必要包含地名，無論是哪種除外情形，其根本的考量因素均是“是否會使公眾對商品產地產生誤認”。為了能成功注冊，商標中的地名表示應和自己的地址所處的地區(qū)保持一致，或者商標整體應該能產生統(tǒng)一的區(qū)別于地名的其他含義。