馬來西亞專利法2022修正案的主要內(nèi)容

2022-09-02

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

 

  為了遵守加入《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(簡稱RCEP)所作出的承諾,馬來西亞專利法修正案終于在2022年3月18日生效實(shí)施了,同日,RCEP也在馬來西亞正式生效。本次專利法修正案經(jīng)歷了十?dāng)?shù)年的激烈討論,終于2021年12月22日提交至國會上議院通過,并由元首批準(zhǔn)通過后,在2022年3月16日公告。本次專利法修正案是對馬來西亞1983年專利法的一次重大變更,修訂內(nèi)容除了遵守RCEP中的規(guī)定,也根據(jù)TRIPS協(xié)議、CPTPP協(xié)定以及《國際承認(rèn)用于專利程序的微生物保存布達(dá)佩斯條約》條約對專利法進(jìn)行修訂,使得馬來西亞的專利法更符合國際標(biāo)準(zhǔn),可以為申請人提供更好的專利保護(hù)。

  本次專利法修正案的主要內(nèi)容包括:

  1.重新定義“居民”(Resident)

  根據(jù)修正案第3(e)款,馬來西亞的居民包括:a)居住在馬來西亞的馬來西亞公民;b)擁有馬來西亞永久居住權(quán)且馬來西亞為經(jīng)常居住地的馬來西亞非公民,或者是根據(jù)馬來西亞移民法案而獲得的有效簽證從而在馬來西亞進(jìn)出、居住的馬來西亞非公民;c)根據(jù)馬來西亞相關(guān)法律在馬來西亞境內(nèi)成立或者注冊的法人團(tuán)體、法人企業(yè)、非法人團(tuán)體。

  根據(jù)1983年專利法第23A款,作為馬來西亞的居民(無論是發(fā)明人還是申請人)在向海外提交專利申請前,應(yīng)先在馬來西亞提交申請。該法條在修正案中依然保留,也就是說,適用馬來西亞首次申請制度的申請人范圍擴(kuò)大了。

  2.新增微生物保藏規(guī)定

  根據(jù)修正案第26C款,申請人應(yīng)根據(jù)該款的要求為專利申請存放微生物。

  根據(jù)修正案第26(1)款,申請人應(yīng)在不遲于專利申請日向國家微生物保藏機(jī)構(gòu)或國際微生物保藏機(jī)構(gòu)保存微生物樣品。

  3.新增優(yōu)先權(quán)恢復(fù)規(guī)定

  根據(jù)修正案第27(1B)款,若申請人未能在12個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提交申請,那么在下述條件下,可以請求恢復(fù)優(yōu)先權(quán):

  a.提交書面請求并繳納費(fèi)用;

  b.滿足規(guī)定的條件(1)巴黎公約或者PCT進(jìn)入國家階段申請;(2)非故意的理由標(biāo)準(zhǔn);(3)對于巴黎公約申請,請求優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的期限為自優(yōu)先權(quán)期限屆滿之日起2個月;(4)對于PCT進(jìn)入國家階段申請,請求優(yōu)先權(quán)恢復(fù)的期限為自進(jìn)入國家階段期限屆滿之日起1個月。

  4.新增專利異議程序和調(diào)整專利無效程序

  根據(jù)修正案第55A款,任何利害關(guān)系人都可以對一件已授權(quán)專利向?qū)@痔岢霎愖h請求。異議請求人必須在專利授權(quán)公告之日起的規(guī)定期限內(nèi)提出異議請求并支付費(fèi)用,異議理由應(yīng)滿足第56(2)(a)、(b)和(c)款的規(guī)定。

  根據(jù)修正案第55A(5)款,異議程序中,專利局局長可以決定維持本專利、或者通過修改維持本專利或者宣告本專利無效。根據(jù)第88款的規(guī)定,對異議決定不服者可以提起上訴。

  根據(jù)修正案第47款,若已啟動異議程序,那么該利害關(guān)系人將不能向法院提起無效訴訟,除非異議程序中的雙方當(dāng)事人都同意啟動該無效程序或者該利害關(guān)系人為侵權(quán)訴訟程序中的被告。利害關(guān)系人在啟動無效程序前應(yīng)通知專利局長并且撤回異議請求。

  5.新增提公眾意見程序

  根據(jù)修正案第34A款,任何第三方都可以對申請中的專利申請?zhí)岢龉娨庖?。第三方?yīng)提交請求,繳納費(fèi)用,并提供與評估新穎性和創(chuàng)造性有關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)資料。

  對于巴黎公約直接申請來說,提交公眾意見的期限為專利申請公布之日起的3個月內(nèi);對于PCT進(jìn)入國家階段申請來說,提交公眾意見的期限為進(jìn)入國家階段之日起的3個月內(nèi)。

  6.縮短專利恢復(fù)期限

  根據(jù)修正案第35A(1)款,因未支付年費(fèi)而導(dǎo)致專利失效的恢復(fù)期限為專利失效公告之日起12個月,而舊法中規(guī)定的恢復(fù)期限為2年。

  7.新增強(qiáng)制許可規(guī)定

  根據(jù)修正案第52A款,專利局長有權(quán)授予強(qiáng)制許可,即使許可人和被許可人簽署的是獨(dú)占許可協(xié)議。

  8.允許專利作為一種擔(dān)保權(quán)益

  根據(jù)修正案第39(2A)款,任何作為專利擔(dān)保權(quán)益交易的一方都可以按照約定的方式向?qū)@珠L申請將該擔(dān)保權(quán)益交易記錄在專利登記冊中。

  9.調(diào)整權(quán)項(xiàng)超項(xiàng)附加費(fèi)

  根據(jù)修正案第16款,權(quán)項(xiàng)附加費(fèi)根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則調(diào)整如下:

  (a)從第11項(xiàng)至20項(xiàng),每項(xiàng)收取權(quán)項(xiàng)超項(xiàng)附加費(fèi)RM20;

 ?。╞)從第21項(xiàng)至30項(xiàng),每項(xiàng)收取權(quán)項(xiàng)超項(xiàng)附加費(fèi)RM30;

 ?。╟)從第31項(xiàng)至40項(xiàng),每項(xiàng)收取權(quán)項(xiàng)超項(xiàng)附加費(fèi)RM40;

 ?。╠)從第41項(xiàng)起,每項(xiàng)收取權(quán)項(xiàng)超項(xiàng)附加費(fèi)RM50。

  10.新增專利申請公開程序(僅適用于巴黎公約直接申請)

  根據(jù)修正案第33D款,專利申請將于提交日或者最早優(yōu)先權(quán)日起18個月起在官方公報上進(jìn)行公布。若申請人提出請求,有可能請求提前公布專利申請。

  11.新增序列表的提交規(guī)定

  根據(jù)修正案第28款,在需要在專利申請中提交序列表時,那么提交序列表是獲得專利申請日的一個必要條件。

  12.修改實(shí)質(zhì)申請請求的規(guī)定

  根據(jù)修正案第29A(6)和(6A)款,申請人只能在提交簡化實(shí)審請求時可以申請延期,且延期的條件是有相應(yīng)的在6個指定專利局(包括歐洲、美國、英國、澳大利亞、日本和韓國)的專利申請仍在審查中。在提交延期實(shí)審請求時,申請人應(yīng)提供在前述6個指定專利局的專利申請信息。若不滿足前述條件,那么申請人就必須在規(guī)定期限內(nèi)提出普通實(shí)審請求,若未提出,專利申請將被視為放棄或者撤銷。根據(jù)修正案,在申請人啟動普通實(shí)審程序后,將可能不再有義務(wù)提供相應(yīng)專利申請的審查信息。

  13.調(diào)整主動修改的規(guī)定

  根據(jù)修正案第79款,專利局局長有權(quán)修改專利申請,且申請人也可以提出主動修改,包括明顯的錯誤或者對申請文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。申請人提交的修改應(yīng)提交請求,并繳納規(guī)定的費(fèi)用,修改由專利審查員審查并接受。

  除此之外,新增授權(quán)后修改程序,若專利權(quán)人想要在授權(quán)后對專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改,可以提出專利再審程序。

  14.縮短提出分案申請和將發(fā)明專利轉(zhuǎn)換為實(shí)用新型專利的期限

  根據(jù)修正案第26B款,申請人主動提出分案申請的期限為自第一次審查意見發(fā)出之日起的3個月內(nèi),且不能延展。該期限和第一次審查意見的答復(fù)期限相同,但是答復(fù)期限可以延期,提分案期限不能延期。

  根據(jù)修正案第17B和第33C款,提出轉(zhuǎn)換類型(從發(fā)明轉(zhuǎn)化為實(shí)用新型或從實(shí)用新型轉(zhuǎn)化為發(fā)明申請)請求的期限為自第一次審查意見發(fā)出之日起的3個月內(nèi),且不能延展。在舊法中,通常來說會要求第一次審查意見中含有實(shí)質(zhì)性問題的駁回,對于非實(shí)質(zhì)性問題的駁回,審查員是否同意轉(zhuǎn)換請求是不確定的。修正以后,無法審查意見包不包括實(shí)質(zhì)性問題的駁回,審查員都應(yīng)該接受轉(zhuǎn)換類型的請求。

  

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