禁止反悔原則淺析

2005-12-08
文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 逯長明

　　禁止反悔原則存在于一個技術(shù)方案自專利申請、權(quán)利產(chǎn)生到權(quán)利終結(jié)的全過程中。該原則具有廣義和狹義二種解釋。廣義的解釋為，技術(shù)方案自公開之日起，無論在權(quán)利成立過程中還是權(quán)利成立后的權(quán)利維持、侵權(quán)訴訟，以作為其它技術(shù)方案的對比前案，都不允許對其內(nèi)容作前后矛盾的差別解釋。這種解釋來源于民法基本原則中的誠實(shí)信用原則和公平原則。從誠實(shí)信用原則角度看，禁止對技術(shù)方案的相同內(nèi)容作前后矛盾的差別解釋，有利于維護(hù)社會生活的正常秩序和安全；從公平原則角度看，則有利于維護(hù)申請人或權(quán)利人的權(quán)利、義務(wù)的穩(wěn)定性，進(jìn)而有利于調(diào)整申請人、權(quán)利人與公眾之間的利益關(guān)系。禁止反悔原則廣義解釋對于技術(shù)方案自專利申請、權(quán)利產(chǎn)生到權(quán)利終結(jié)的全過程中具有廣泛的意義，包括申請文件本身的禁止反悔、專利審批和專利維持過程中的禁止反悔。例如，如果沒有申請文件本身的禁止反悔，就意味著允許對說明書及附圖等經(jīng)過確認(rèn)的法律文件的內(nèi)容在侵權(quán)訴訟過程中變更原來記載的含義，從而使對權(quán)利要求的解釋超出說明書及附圖原始公開的范圍，這顯然不符合專利法33條、56條的規(guī)定。

　　禁止反悔原則的狹義解釋，是指專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或者維持程序中，為滿足專利法及其實(shí)施細(xì)則關(guān)于授予專利權(quán)的實(shí)質(zhì)性條件的要求，在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等，對專利權(quán)保護(hù)范圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述,對權(quán)利人有約束作用，在專利侵權(quán)訴訟中禁止反悔。具體說，狹義解釋禁止反悔原則，是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或者修改專利文件的方式，對專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護(hù)，并因此獲得了專利權(quán)，而在專利侵權(quán)訴訟中，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護(hù)范圍時，應(yīng)當(dāng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍，即專利權(quán)人對權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋應(yīng)當(dāng)前后一致。按照這種說法，適用禁止反悔原則的適用條件是：第一，專利權(quán)人對有關(guān)技術(shù)特征所作的限制承諾或者放棄必須是明示的，而且已經(jīng)被記錄在專利審批文件中，例如記載在審查意見答復(fù)文件中，以及，限制承諾或者放棄保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容，必須對專利權(quán)的授予或者維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性作用。

　　需要明確的問題是，在適用禁止反悔原則時，禁止反悔的范圍是否應(yīng)當(dāng)包括申請文件的禁止反悔，如何理解禁止反悔的明示內(nèi)容。

　　一般認(rèn)為，專利權(quán)人在專利審批或無效程序中，發(fā)明人通常都試圖得到一個較寬的保護(hù)范圍，但是如果權(quán)利要求限定的保護(hù)范圍過寬，超出了說明書及附圖公開的實(shí)施例的支持范圍，就會損害公眾的利益。因此，申請人為獲得專利權(quán)，有時需要根據(jù)審查員提出的對比技術(shù)，按照審查員的意見，對權(quán)利要求中一些保護(hù)范圍過寬，概念比較模糊的技術(shù)特征以及相似技術(shù)方案、技術(shù)特征作出說明，在說明過程中不得不在技術(shù)上作出一些放棄、修改、承諾，否則就難以得到專利權(quán)。這種對承諾、認(rèn)可、放棄、修改的內(nèi)容的說明需要通過書面形式明示，而且說明的結(jié)果往往是縮小或澄清專利的保護(hù)范圍，只有當(dāng)這種承諾、認(rèn)可、放棄行為與專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效有關(guān)，構(gòu)成了專利權(quán)有效的基礎(chǔ)，對專利權(quán)的有效起來作用，在專利侵權(quán)訴訟中才不能反悔。因此，可以認(rèn)為，只要專利權(quán)人在專利審批或無效程序中明示的內(nèi)容與專利授權(quán)或維持專利權(quán)有效有關(guān)，就應(yīng)當(dāng)適用禁止反悔原則。

　　那么，申請文件的反悔，即說明書及附圖所記載的內(nèi)容是否適用禁止反悔？專利法第五十六條指出：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求。”。審查指南第二部分第二章3.2.1節(jié)也指出：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書不僅應(yīng)當(dāng)在表述形式上得到說明書的支持，而且應(yīng)當(dāng)在實(shí)質(zhì)上得到說明書的支持?！本褪钦f，權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中公開的內(nèi)容直接得到或者概括得出的技術(shù)方案，并且權(quán)利要求的范圍不得超出說明書記載的內(nèi)容。

　　因此，權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)由說明書和附圖中公開的一個或者多個實(shí)施例概括而成。如果權(quán)利要求概括的保護(hù)范圍適當(dāng)，其保護(hù)范圍會正好適應(yīng)說明書即附圖所公開的內(nèi)容。審查員在專利審查過程中，通常參照相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)對權(quán)利要求概括得是否恰當(dāng)進(jìn)行判斷，以使概括恰當(dāng)?shù)臋?quán)利要求既不超出專利申請原始公開的范圍，也不使申請人應(yīng)獲得的權(quán)益受到損害。在這種情況下，如果在侵權(quán)訴訟中允許權(quán)利人對說明書或附圖公開的內(nèi)容反悔，就可能作出超出原始公開的范圍的說明，使權(quán)利要求的概括的保護(hù)范圍的邊界發(fā)生變化，從而使權(quán)利要求的概括超出申請文件原始公開的范圍。因此，專利權(quán)人在專利審批或無效程序中，對說明書及附圖作出的這種確認(rèn)、認(rèn)可等，對確定、理解權(quán)利要求保護(hù)范圍有是實(shí)質(zhì)性的影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為與專利授權(quán)或維持專利權(quán)的有效有關(guān)，屬于禁止反悔的范圍。

　　因此，對于專利法第五十六條第一款所稱“說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求”的正確理解，應(yīng)當(dāng)是指在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求記載的技術(shù)特征的含義和澄清權(quán)利要求記載的技術(shù)特征和科技術(shù)語的含糊不清之處，并禁止專利權(quán)人反悔。 然而，由于專利撰寫水平以及技術(shù)研發(fā)的限制，申請階段的說明書及附圖往往會出現(xiàn)實(shí)施例過少或權(quán)利要求缺乏實(shí)施例支持的情況，在對審查員的審查意見進(jìn)行答復(fù)獲得專利授權(quán)后的訴訟過程中，又會出現(xiàn)權(quán)利要求保護(hù)范圍過窄或者利用全面覆蓋原則難以確認(rèn)侵權(quán)的情況，這時專利權(quán)人通常會借助于等同原則的幫助確認(rèn)侵權(quán)。

　　等同原則是指被控侵權(quán)物（產(chǎn)品或方法）中有一個或者一個以上技術(shù)特征經(jīng)與專利獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)特征相比，從字面上看不相同，但經(jīng)過分析可以認(rèn)定兩者是相等同的技術(shù)特征。實(shí)踐中，同時滿足以下兩個條件的技術(shù)特征可以認(rèn)為是等同特征：一是被控侵權(quán)物中的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的相應(yīng)技術(shù)特征相比，以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了墓本相同的效果；二是對該專利所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說，通過閱讀專利權(quán)利要求和說明書，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術(shù)特征。

　　通常，在訴訟程序中解釋權(quán)利要求時，如果說明書僅描述了實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的一種具體實(shí)施方式的，應(yīng)當(dāng)將該技術(shù)特征解釋為僅覆蓋了這一具體實(shí)施方式及其等同方式。如果說明書描述了實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的多種具體實(shí)施方式，而且權(quán)利要求記載的功能或者效果技術(shù)特征是對這些具體實(shí)施方式所共有的功能或者效果的適當(dāng)概括的，應(yīng)當(dāng)將該技術(shù)特征解釋為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式?？梢?，在訴訟程序中，說明書中采用具體概念描述的技術(shù)特征，在權(quán)利要求中采用上位概念來表述的，法院通常以說明書中提到的具體實(shí)施方式和所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員通過閱讀說明書及附圖不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就可以聯(lián)想到的其他實(shí)施方式來解釋該上位概念。因此，如果允許等同原則放肆使用，有可能由于缺少限制而增加原始申請中沒有公開的技術(shù)方案而擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍，這相當(dāng)于將申請人在申請階段利用多個實(shí)施例概括出較寬保護(hù)范圍的權(quán)利延續(xù)到了審批階段。因此，禁止反悔原則作為等同原則的一個限制原則，在適用上發(fā)生沖突時，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用禁止反悔原則，這樣才能兼顧對公眾的公平。

　　因此，在專利審批程序中，申請人明示說明的內(nèi)容既可能涉及權(quán)利要求，也可能涉及說明書及附圖，所有說明的內(nèi)容只要經(jīng)申請人與審查員確認(rèn)后發(fā)生法律效力，都應(yīng)當(dāng)包括在禁止反悔之列。

　　如何理解禁止反悔的明示內(nèi)容，是影響禁止反悔原則適用的另一個問題。

　　由于受到檢索和對技術(shù)方案理解的局限，審查員代表公眾對專利申請進(jìn)行審查時，可能僅發(fā)現(xiàn)一部分問題，并就這些問題要求申請人作出說明，還可能會有一部分問題沒有被審查員發(fā)現(xiàn)并指出，通常這部分問題會在無效階段通過申請文件的修改和答辯解決?？梢?，這兩部分問題會在不同的階段影響專利申請的權(quán)利要求是否成立，或影響其穩(wěn)定性。因此，申請人在答復(fù)審查意見時，對于審查員明確指出的問題的答復(fù)，即以明示的方式作出的放棄、修改、承諾，可以認(rèn)為對于專利權(quán)的成立和有效有影響。

　　然而，有些問題審查員可能在審查意見中沒有指出或沒有發(fā)現(xiàn)，這些沒有被審查員指出的問題，也可能在后續(xù)的審查過程中或無效階段被用于作為否定權(quán)利要求的依據(jù)，為了盡快獲得授權(quán)或減少確權(quán)、維權(quán)的成本，需要在審查過程中盡可能多地解決一些問題，即需要主動對所述第二部分問題也作出必要的放棄、修改、承諾。這種明示的說明也可以看作對于專利權(quán)的成立有影響，否則，申請人就不需要作這種多余的解釋了。對于審查員未指出問題的說明，往往是申請人的主動說明，如果這種說明不影響對審查員所指出問題的答復(fù)，且有利于專利的授權(quán)或使申請文件更清楚、簡明，在沒有超出審查指南的規(guī)定時，這樣的說明通常是被接受的。問題的關(guān)鍵在于，這種說明是否屬于禁止反悔的范疇。

　　按照審查指南，申請人應(yīng)當(dāng)在說明書中記載幫助理解發(fā)明創(chuàng)造不可缺少的內(nèi)容、確定發(fā)明創(chuàng)造具有新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性所需的內(nèi)容以及再現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造所需的內(nèi)容，而且要主題明確且用詞準(zhǔn)確。如果申請人在專利審查期間對審查員沒有指出的問題進(jìn)行超出說明書及附圖的說明或者突出強(qiáng)調(diào)某些內(nèi)容，可以認(rèn)為申請人意欲通過原始申請文件沒有公開的內(nèi)容，對審查員所指出問題以外的問題所作的進(jìn)一步說明，目的是減少后續(xù)審批階段或無效階段可能遇到的麻煩，以及影響審查員加快授權(quán)的進(jìn)程。如果申請人的答復(fù)不是為此目的，顯然這種說明是多余的，因此，只要這種說明得到審查員的明示或默示確認(rèn)，就不應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人在訴訟程序中對專利審批過程中的說明進(jìn)行多余指定。即不能將審批過程中著重強(qiáng)調(diào)說明的內(nèi)容在侵權(quán)訴訟過程中反而強(qiáng)調(diào)不重要，從而避免對權(quán)利要求作過寬的解釋。

　　禁止反悔原則作為等同原則下面的一個原則，在具體適用時，其優(yōu)先級高于等同原則。
該原則有兩個重要的作用：一是排除等同特征，二是對已有特征的確認(rèn)性說明。所謂排除等同特征，可以通過舉例的方式明示排除，也可以通過確認(rèn)內(nèi)容的方式默示排除，即，除確認(rèn)的內(nèi)容，其余都排除。所謂對已有特征的確認(rèn)性說明，是對說明書中不確定內(nèi)容的進(jìn)一步說明。這種說明可以在申請文件的主動修改時，或在審批過程中的答辯時完成，是對有法律效力的申請文件的補(bǔ)充，因此也應(yīng)當(dāng)認(rèn)為有法律效力。按照審查指南的規(guī)定，說明書是對權(quán)利要求書的證明或說明性文件，理應(yīng)有詳細(xì)的確認(rèn)性說明或等同性說明，即實(shí)質(zhì)以多個實(shí)施例的說明，概括出范圍更寬的權(quán)利要求，但是對于存在的和說明不清楚的內(nèi)容，如果在審批過程中進(jìn)行強(qiáng)調(diào)說明，則也不應(yīng)當(dāng)允許在訴訟程序中反悔。

　　一般認(rèn)為，審批階段的確認(rèn)性說明，是在說明書及附圖原始公開內(nèi)容證明力不足的情況下的補(bǔ)充性說明，這種說明一旦得到審查員的明示或默示確認(rèn)，就會產(chǎn)生證明力，從而使權(quán)利要求書的保護(hù)范圍得到確認(rèn)或澄清，這說明確認(rèn)性說明由于證明力的存在而對權(quán)利要求的成立、穩(wěn)定性存在客觀的影響，即，由于確認(rèn)性說明而禁止權(quán)利要求中特征的等同；由于增加說明的內(nèi)涵和內(nèi)容而確定權(quán)利要求的邊界。因此，所有在專利審批或無效階段由申請人明示的內(nèi)容，無論與審查員指出的問題是否有關(guān)，只要經(jīng)申請人與審查員確認(rèn)后發(fā)生法律效力，都應(yīng)當(dāng)包括在禁止反悔之列。

　

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