試論外觀設(shè)計中設(shè)計要點和色彩的地位和作用

2010-06-04
文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王艷江

　　【摘要】外觀設(shè)計的設(shè)計要點僅起到輔助確定外觀設(shè)計保護范圍的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應(yīng)當從屬于整體觀察綜合判斷的總原則之下。外觀設(shè)計中的色彩屬于外觀設(shè)計中的附加設(shè)計要素，會縮小外觀設(shè)計專利的保護范圍。對于外觀設(shè)計專利中不包含色彩，而被控侵權(quán)產(chǎn)品中包含色彩的情形，應(yīng)當在相同相近似的比對過程中忽略被控侵權(quán)產(chǎn)品中的色彩要素，進行相對意義上的整體觀察和綜合判斷。

　　【關(guān)鍵詞】設(shè)計要點、色彩、整體觀察、綜合判斷
　　根據(jù)新專利法[1]第27條的規(guī)定，“申請外觀設(shè)計專利的，應(yīng)當提交請求書、該外觀設(shè)計的圖片或者照片以及對該外觀設(shè)計的簡要說明等文件”，也就是說簡要說明成為了外觀設(shè)計專利申請的必備文件。根據(jù)專利法實施細則[2]第28條的規(guī)定，外觀設(shè)計的簡要說明應(yīng)當寫明外觀設(shè)計的名稱、用途，外觀設(shè)計的設(shè)計要點，并指定一副最能表明設(shè)計要點的圖片或照片。省略視圖或者請求保護色彩的，應(yīng)當在簡要說明中寫明。對于外觀設(shè)計的名稱和用途，其作用主要用于確定外觀設(shè)計產(chǎn)品的類別；而最能表明設(shè)計要點的圖片或照片是用于出版專利公報。但是對于本次專利法修改新要求的設(shè)計要點這一項，海內(nèi)外申請人非常關(guān)注其如何撰寫，以及其在無效程序和侵權(quán)訴訟中的地位和作用，以便采取有利于其自身的申請策略。另外，對于外觀設(shè)計簡要說明中請求保護色彩的聲明，專利理論和實務(wù)界一直對其作用和地位頗有爭論，請求保護色彩對專利權(quán)的保護范圍有怎樣的影響？本文擬對這些問題進行探討。

　　一、設(shè)計要點的地位和作用
　　對于設(shè)計要點的撰寫，最新公布的根據(jù)新專利法適應(yīng)性修改的2010年版審查指南[3]作出了明確的規(guī)定：設(shè)計要點是指與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別的產(chǎn)品的形狀、圖案及其結(jié)合，或者色彩與形狀、圖案的結(jié)合，或者部位。對設(shè)計要點的描述應(yīng)當簡明扼要。根據(jù)上述規(guī)定，申請人可以指明其設(shè)計要點在于產(chǎn)品的設(shè)計三要素：形狀、圖案、色彩或其任意結(jié)合，或者是指明其設(shè)計要點在于產(chǎn)品的某一部位，例如前部等。但是需要注意的是由于單一色彩并不構(gòu)成外觀設(shè)計，因此設(shè)計要點也不可以是外觀設(shè)計中的單一的色彩。

　　至于如此寫明的設(shè)計要點有何作用，新專利法第59條第二款規(guī)定了其在確定保護范圍中的作用，即外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。在新的實施細則中并沒有任何有關(guān)設(shè)計要點在無效和侵權(quán)訴訟程序中的進一步規(guī)定，在2010年版審查指南[3]中僅在判定外觀設(shè)計相同和實質(zhì)上相同需要考慮的因素時提到，“應(yīng)當注意的是，外觀設(shè)計簡要說明中設(shè)計要點所指設(shè)計并不必然對外觀設(shè)計整體視覺效果具有顯著影響，不必然導致涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計相比具有明顯區(qū)別。例如，對于汽車的外觀設(shè)計，簡要說明中指出其設(shè)計要點在于汽車底面，但汽車底面的設(shè)計對汽車的整體視覺效果并不具有顯著影響”。上述規(guī)定僅僅是側(cè)面地規(guī)定了設(shè)計要點在什么情況下不起作用，但是并沒有正面地規(guī)定設(shè)計要點如何起作用。因此設(shè)計要點的在無效和侵權(quán)訴訟中的具體作用仍然迷霧重重。

　　值得注意的是，最高院曾試圖就設(shè)計要點在侵權(quán)判定中的作用問題有所作為，在其2009年發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（征求意見稿）》[6]中的第十二條規(guī)定，“被訴侵權(quán)設(shè)計不包含授權(quán)外觀設(shè)計的設(shè)計要點的，應(yīng)當認為被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上不會造成相關(guān)公眾混淆。前款所稱設(shè)計要點，是指授權(quán)外觀設(shè)計相對于現(xiàn)有設(shè)計能夠?qū)ο嚓P(guān)公眾產(chǎn)生顯著視覺影響的設(shè)計特征。人民法院可以參考外觀設(shè)計的簡要說明認定設(shè)計要點”。也就是說，無論被訴侵權(quán)設(shè)計與專利設(shè)計通過整體觀察、綜合判斷得出的結(jié)論是多么相似，只要其不包括專利設(shè)計的設(shè)計要點，就不能認定為侵權(quán)。這就賦予外觀設(shè)計的設(shè)計要點相當高的重要性，在侵權(quán)判定中具有舉足輕重的地位。使得設(shè)計要點在一定程度上凌駕于“整體觀察、綜合判斷”這一最基本的判斷原則之上。很明顯，如果法官所依賴的設(shè)計要點是專利設(shè)計相對于現(xiàn)有設(shè)計的真正的設(shè)計要點，并且該設(shè)計要點并不位于例如上文提到的汽車底部等不被消費者注意的部位，同時該設(shè)計要點并不是局部細微的設(shè)計變化，這樣的規(guī)定對于明確和簡化判定原則是有一定積極意義的。但是在實際操作層面上，可以想見，專利權(quán)人在申請階段提交的設(shè)計要點僅僅是專利權(quán)人在申請時基于自身對現(xiàn)有設(shè)計的了解提出的，具有一定的局限性，并不一定是真正的設(shè)計要點。而此時，根據(jù)上述規(guī)定法官負有確定真正設(shè)計要點的義務(wù)。而實際上法官在不進行充分檢索的情況下是無法確定真正的設(shè)計要點的。因此上述規(guī)定首先很難進行操作。另一方面，從理論層面上，上述規(guī)定使人不由得聯(lián)想到2001年版和2004版中有關(guān)外觀設(shè)計相同相近似判斷中有關(guān)“要部判斷”的規(guī)定。其中，“要部判斷”被規(guī)定為與“整體觀察、綜合判斷”并列的判斷方式。并規(guī)定“如果被比外觀設(shè)計的要部的外觀與在先設(shè)計的相應(yīng)部位的外觀不相近似，則被比外觀設(shè)計與在先設(shè)計不相近似”，從而試圖簡化外觀設(shè)計相同相近似的判定。然而在實踐中由于采用“要部判斷”與“整體觀察、綜合判斷”兩種不同的判斷方法往往會得出截然相反的結(jié)論，因此在何時適用“要部判斷”，何時適用“整體觀察、綜合判斷”的問題上，專利復審委員會與法院產(chǎn)生了很多分歧，同時在社會上造成了認識上的混亂[5]。因此在2006年版的審查指南中，去掉了“要部判斷”的判斷方法，將“整體觀察、綜合判斷”設(shè)定為唯一的判斷原則，該原則在隨后的幾年中經(jīng)受住了實踐的檢驗?？紤]到這段歷史，目前的設(shè)計要點同樣不應(yīng)有與“整體觀察、綜合判斷”同樣的地位，甚至凌駕于其上，而應(yīng)從屬于其下，否則同樣會帶來實踐中的混亂。令人欣慰的是，2009年12月底正式公布的司法解釋定稿中，已將上述規(guī)定刪除。

　　實際上，探尋此次修改專利法中要求提交設(shè)計要點的初衷，根據(jù)專利局條法司的官方解釋[4]，設(shè)計要點如同產(chǎn)品的用途一樣，是為了更準確地確定外觀設(shè)計的保護范圍。例如對于用照片來表示的外觀設(shè)計來說，由于其中往往反映了產(chǎn)品外觀的諸多細節(jié)，通過指定設(shè)計要點，就可以在與侵權(quán)產(chǎn)品進行對比時忽略一些不屬于設(shè)計要點的細節(jié)。因此，外觀設(shè)計的設(shè)計要點僅僅是表明了這些設(shè)計特征或部位相比于其他設(shè)計特征更重要，在相同相近似的比對過程中，即使這些設(shè)計特征屬于局部細微的特征，也不應(yīng)當被忽略。而對于沒有被指定為設(shè)計要點的特征，如果其屬于局部的、細微的和功能性的特征，則可選擇予以忽略，從而在一定程度上可明確地擴大外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。顯然，這并不意味者設(shè)計要點的不同必然導致外觀設(shè)計的不相近似，還需經(jīng)過整體觀察綜合判斷，只有這種不同對外觀設(shè)計的整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響的情況下，才能判定為不相近似。而如果該設(shè)計要點處于例如汽車的底面等不常見的部位，或者是非常微小的設(shè)計差異，該設(shè)計要點的不同不會對整體的視覺效果產(chǎn)生顯著的影響，因此不能導致不相近似的結(jié)論。

　　綜上，外觀設(shè)計的設(shè)計要點僅僅起到了標示該特征不能被忽略的作用，其在相同相近似的判斷中并不能夠起到主導的作用，而是應(yīng)當從屬于整體觀察綜合判斷之下。這也是細則和指南中未從正面描述設(shè)計要點的作用的原因。 進一步地，基于上述分析，申請人在提交簡要說明中的設(shè)計要點時，可以不必有太多的顧慮，只要基于實際情況說明即可。但是也要避免撰寫諸如“本外觀設(shè)計的設(shè)計要點在于整個外觀設(shè)計”，因為這樣實際上是自己排除了在后續(xù)侵權(quán)訴訟中忽略部分設(shè)計特征的可能，限縮了專利權(quán)的保護范圍。

　　二、色彩的地位和作用
　　毫無疑問，簡要說明中的“本外觀設(shè)計包括色彩”的聲明不會擴大專利權(quán)的保護范圍，但是對于其是否一定會縮小專利權(quán)的保護范圍，還是會使得專利權(quán)的保護范圍發(fā)生偏移，理論和實務(wù)界一直存在著爭議。一種觀點認為，外觀設(shè)計的三要素：形狀、圖案和色彩相當于發(fā)明專利中權(quán)利要求的三個技術(shù)特征，特征越多，保護范圍越小，因此要求保護色彩會縮小專利權(quán)的保護范圍。另一種觀點認為，基于外觀設(shè)計無效和侵權(quán)判定中普遍采用的“整體觀察、綜合判斷”的原則，不能將形狀、圖案和色彩三要素割裂開來，而應(yīng)當將其組合作為一個整體來對針對視覺效果進行判斷，因此，不包含色彩的外觀設(shè)計不一定覆蓋更大的保護范圍，包含色彩的外觀設(shè)計的保護范圍上實際上是自不包含色彩的外觀設(shè)計的保護范圍朝向某一方向的偏移，二者有一定重疊。

　　讓我們首先看一下色彩在無效程序中的作用。在2006年版和2010年版的審查指南中均規(guī)定，對于被比設(shè)計僅以部分要素限定其保護范圍的情況下，其余要素與在先設(shè)計比較時不予考慮。這就是說，一方面，如果被比設(shè)計包括色彩的要素，但是并沒有聲明保護色彩，則在與在先設(shè)計比較時不予考慮；另一方面例如對于被比設(shè)計僅包含形狀要素的情況下，無論在先設(shè)計是否具有圖案、色彩，只要二者形狀相同或相近似，則二者外觀設(shè)計相同或相近似。從這里我們可以看出，采用的方法是將色彩從被比設(shè)計或在先設(shè)計中剝離出來，然后進行對比的。這對于專利權(quán)人和公眾來講，都是公平的。這是因為，在在先設(shè)計已經(jīng)公開了某種形狀設(shè)計的情況下，采用了該形狀設(shè)計的被比設(shè)計是不應(yīng)該因為它不包括在先設(shè)計的其他圖案和色彩要素而獲得專利權(quán)的。反過來，如果在先設(shè)計僅僅包括形狀要素，被比設(shè)計通過創(chuàng)造性的勞動在其上增加了圖案或色彩，使其具有完全不同的視覺效果，理應(yīng)獲得專利權(quán)（可以理解為從屬專利）。在采用上述指南的規(guī)定進行判斷時，由于被比設(shè)計包括全部三個設(shè)計要素，其肯定不會與僅包括形狀的在先設(shè)計相同或相近似，因此可以得出同樣的結(jié)論。這就是說，在無效程序中，色彩是可以與其他設(shè)計要素剝離出來的，有關(guān)色彩的規(guī)定是正確和適當?shù)?，完全滿足實踐的需要。

　　問題出在了侵權(quán)判定程序中。由于最高院在2001年版的司法解釋中并沒有明確外觀設(shè)計侵權(quán)判定的原則，法院一般會參考審查指南中外觀設(shè)計專利無效程序中進行近似性判斷的標準及原則，將其適用于外觀設(shè)計專利的侵權(quán)比對過程中。這對于外觀設(shè)計專利的行政確權(quán)程序就與專利侵權(quán)判定的司法程序在標準和原則上的統(tǒng)一是有積極意義的。但由于審查指南中的比對客體是“被比設(shè)計”與“在先設(shè)計”，而在專利侵權(quán)訴訟中的比對客體是“被控侵權(quán)設(shè)計”和“專利設(shè)計”，因此它們之間的對應(yīng)關(guān)系成為實踐中爭論的焦點[10]。因為將“被控侵權(quán)設(shè)計”作為“被比設(shè)計”往往會得出與將“專利設(shè)計”作為被比設(shè)計截然不同的結(jié)論。例如，專利設(shè)計為僅包括形狀要素的圓珠筆，被控侵權(quán)設(shè)計包括形狀、圖案和色彩全部的設(shè)計要素。如果將專利設(shè)計作為“被比設(shè)計”，在相同相近似判斷中就不應(yīng)當考慮圖案和色彩的設(shè)計要素，很顯然會得出相近似的結(jié)論并進而認定侵權(quán)成立。但是，如果將被控侵權(quán)設(shè)計作為“被比設(shè)計”，在相同相近似判斷中就應(yīng)當考慮圖案和色彩的設(shè)計要素，很顯然會得出不相近似進而認定侵權(quán)不成立的結(jié)論[7] [8]。

　　讓我們試圖從法理上來尋求問題的答案。讓我們設(shè)想這樣一種情形，一個僅包含形狀設(shè)計特征的專利是經(jīng)過設(shè)計人多次試驗形成的符合人體工程學的躺椅，其完全符合人體的曲線，同時簡潔優(yōu)美，具有很高的專利價值。涉嫌侵權(quán)者通過在該形狀的基礎(chǔ)上增加一些圖案和色彩而形成新的產(chǎn)品設(shè)計。以“整體觀察、綜合判斷”對二者進行對比，顯然會得出二者不相近似的結(jié)論，消費者也不致將二者混同和誤認。但是僅僅以此為由判定侵權(quán)不成立似乎不合專利法的立法本意。因此專利權(quán)人實際上無法保護其形狀設(shè)計，一方面任何人均可通過添加不同的圖案和色彩而加以利用，另一方面專利權(quán)人也無法窮盡地申請該形狀與所有圖案色彩組合的外觀設(shè)計。因此這對于專利權(quán)人是不公平的。雖然被控侵權(quán)設(shè)計實際上也包含了相當?shù)膭?chuàng)新設(shè)計，但是該創(chuàng)新設(shè)計是建立在專利設(shè)計的基礎(chǔ)上的，應(yīng)當被認定為侵犯了在先專利的專利權(quán)。這類似與發(fā)明專利中的從屬專利的概念。雖然專利法在外觀設(shè)計中并沒有直接規(guī)定從屬外觀設(shè)計的概念，但這并不能作為該原則不能在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中適用的理由。因為只有能夠很好地平衡專利權(quán)人與公眾利益的原則與實踐，才真正符合專利法的規(guī)定。

　　很遺憾的是，最高院在歷經(jīng)將近九年時間之后于2009年底新發(fā)布的專利侵權(quán)判定司法解釋中，并沒有提及外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的具體操作原則，即沒有規(guī)定外觀設(shè)計三要素必須作為一個整體進行“整體觀察、綜合判斷”，還是可以參照指南的規(guī)定，結(jié)合被比外觀專利的實際情況將三者有條件地和剝離并忽略，更沒有規(guī)定侵權(quán)判定中的比對客體與無效程序中的比對客戶之間如何對應(yīng)。因此實踐中的爭議將繼續(xù)存在。實際上，司法解釋中確立的“整體觀察、綜合判斷”作為相同相近似判定的一項最基本的原則應(yīng)予肯定和堅持，但是在實踐中不應(yīng)理解為不分情況的絕對的整體觀察和綜合判斷，而應(yīng)當是首先確定了被比客體的內(nèi)容、對被比客體適當定位，然后必要時剝離例如圖案和色彩等附加設(shè)計要素之后，才進行的“整體觀察、綜合判斷”，是一種相對意義上的“整體觀察、綜合判斷”。
綜上，筆者認為外觀設(shè)計中的色彩屬于外觀設(shè)計中的附加設(shè)計特征，會縮小外觀設(shè)計的保護范圍。建議司法部門盡快在司法解釋中明確色彩在外觀設(shè)計侵權(quán)判定中的具體處理原則，以及外觀設(shè)計侵權(quán)判定中其它的具體比對原則，以利專利權(quán)人和公眾對于外觀設(shè)計的保護范圍有合理、明確的預期。

　　【參考文獻】：
　　1、《中華人民共和國專利法》，2008年12月27日發(fā)布；
　　2、《中華人民共和國專利法實施細則》，2010年1月9日發(fā)布；
　　3、《2010年版審查指南》，2010年1月第一版；
　　4、《專利法第三次修改導讀》，2009年3月第一版；
　　5、要部判斷對外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定的影響，知識產(chǎn)權(quán)報，作者 岳利浩；
　　6、最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（征求意見稿）；
　　7、最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋，2009年12月28日最高法院發(fā)布；
　　8、中華人民共和國北京市第二中級人民法院民事判決書，（2006）二中民初字第5893號；
　　9、中華人民共和國北京市高級人民法院民事判決書，（2006）高民終字第1435號；
　　10、北京集佳律師事務(wù)所梁勇律師在（2006）高民終字第1435號案中的代理詞。

　

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