美國專商局不正當(dāng)商標(biāo)代理行政審查新進(jìn)展

2023-12-01

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴(yán)雨蒙

 

  近年來,美國專利商標(biāo)局(下稱“USPTO”或“美國專商局”)對商標(biāo)不正當(dāng)申請的審查日趨嚴(yán)格,針對其認(rèn)為違規(guī)的中國代理機(jī)構(gòu)下發(fā)了一系列示因命令(Show Cause Order)要求解釋原因,如未能成功釋明的,則將對代理機(jī)構(gòu)及其代理商標(biāo)下發(fā)制裁令(Saction),從而對大量中國申請人商標(biāo)產(chǎn)生了巨大影響。其中涉案數(shù)量最為龐大、在業(yè)界引起最大反響的即為深圳某代理機(jī)構(gòu)案件。

  繼2022年9月7日USPTO對深圳4個公司主體(統(tǒng)稱“深圳某代理機(jī)構(gòu)”)下發(fā)示因命令并經(jīng)答復(fù)后,近日,USPTO于2023年11月27日再次下發(fā)補(bǔ)充示因命令(Supplemental Cause Order),要求該代理于2023年12月11日前答復(fù)。在補(bǔ)充示因命令中,USPTO對該代理的答復(fù)給出了詳實的回應(yīng),其中包含大量重要證據(jù)信息及新涉及的違規(guī)行為、USPTO對該代理行為的初步定性,及后續(xù)擬下發(fā)的制裁方式。現(xiàn)將官方最新補(bǔ)充示因命令主要內(nèi)容及對所涉美國商標(biāo)的后續(xù)影響分享如下。

  

  USPTO的審查傾向——后續(xù)較大可能下發(fā)制裁

  關(guān)于深圳某代理機(jī)構(gòu)對官方首次示因命令中所述違規(guī)行為的解釋,USPTO經(jīng)審查認(rèn)為不具有說服力。

  此外,USPTO還列舉了發(fā)現(xiàn)該代理在2022年仍繼續(xù)進(jìn)行新的違規(guī)行為,包括其員工以商標(biāo)所有人身份在2022年8月就一件因涉及不正當(dāng)申請而被中止公告的美國申請郵件聯(lián)絡(luò)USPTO,但該員工名字并非登記的商標(biāo)申請人或代理人。故對于新的違規(guī)行為,USPTO在程序上再次給予該代理答復(fù)機(jī)會,但從本次文件表述來看,USPTO對于該深圳代理機(jī)構(gòu)長期廣泛參與了多種違規(guī)行為已基本定性,甚至在附件中例舉了大量證據(jù)(包括該代理機(jī)構(gòu)簽訂的僅收取RMB2799美國商標(biāo)申請費(fèi)用的中文代理合同、被其冒用的美國律師賬戶所有人的信函等)以證實其觀點。

  目前來看,除非該深圳代理機(jī)構(gòu)在本次答復(fù)中有提出強(qiáng)有力的證據(jù)反駁,否則美國專商局后續(xù)有較大可能將直接下發(fā)制裁令。

  

  制裁內(nèi)容及影響

  本次通知中列明的制裁內(nèi)容除封禁深圳某代理的賬號、銀行賬戶外,還包括對所涉大量商標(biāo)的處理:

  a) 對于申請中商標(biāo),將終止程序(terminate all ongoing proceedings),以該代理提交的所有文件不予考慮,包含以代理提交的文件的所有未決程序均將終止。

  b) 對于已注冊商標(biāo),后續(xù)不被允許電子提交注冊后文件,或提交的注冊后文件亦被拒絕接受或不予考慮。也即USPTO不會立即注銷已注冊商標(biāo),但后續(xù)此類注冊商標(biāo)在實踐中將難以提交注冊滿5-6年使用證據(jù)或辦理續(xù)展,商標(biāo)注冊屆時將面臨失效。

  c) 后續(xù)若發(fā)現(xiàn)其他由該代理向USPTO提交的美國商標(biāo)或文件,亦將采取上述兩項措施。

  USPTO在示因命令中明確列出了所涉商標(biāo)名稱、商標(biāo)號和申請日期,具體清單可見文末附件。該最新通知中所涉商標(biāo)數(shù)量遠(yuǎn)超出此前流傳的三萬多件,預(yù)估數(shù)量在五萬三千件,申請日從2010年跨越至2023年1月,其中大部分為申請日在2017-2022年的商標(biāo)。

  

  救濟(jì)措施及建議

  對于上述涉及非正常申請的商標(biāo),美國律師通常拒絕接管。且考慮到商標(biāo)本身即使未立即失效,后續(xù)亦將難以實現(xiàn)實際權(quán)利保護(hù)的目的,因此對于商標(biāo)受到影響的中國申請人,建議盡快委托有合法資質(zhì)的美國律師遞交美國商標(biāo)新申請(此亦為美國專商局在相關(guān)事件指南中建議商標(biāo)所有人首選的救濟(jì)方案)。

  對于新申請,美國禁止商標(biāo)重復(fù)注冊,若擬以同一申請人名義,需對標(biāo)識、指定商品/服務(wù)進(jìn)行調(diào)整或變更申請基礎(chǔ)以避免被美國專商局認(rèn)定重復(fù)注冊。因此建議可委托有豐富美國申請經(jīng)驗的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及有資質(zhì)的美國律師,結(jié)合商標(biāo)所涉前情給出申請建議后提交。

  若申請人考慮到亞馬遜等平臺政策對商標(biāo)品牌的嚴(yán)格管理,擬以不同申請人名義遞交新申請的,不排除被自己的在先非正常申請商標(biāo)阻擋的可能。雖針對此類被在先非正常申請阻擋的商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)暫不明朗,但隨時間推進(jìn),相信后續(xù)USPTO將會有相關(guān)審查實踐供參考。因此對于亟待商標(biāo)保護(hù)和獲權(quán)的中國申請人而言,盡快遞交新申請以盡量避免第三方商標(biāo)插入仍為當(dāng)前情況下最優(yōu)的救濟(jì)選擇。

  另需注意的是,其他涉及商標(biāo)品牌保護(hù)的平臺(如電商平臺亞馬遜)根據(jù)其平臺自身規(guī)則對曾涉及不正當(dāng)申請的主體其他商標(biāo)(可能定性為同一申請人名義、同一店鋪、同一商標(biāo)等)的認(rèn)可情況仍不明朗,需視各平臺態(tài)度而定。根據(jù)部分商家反饋,亞馬遜可能仍以品牌濫用為由繼續(xù)拒絕部分中國申請人的新申請商標(biāo)備案。

  關(guān)于上述行業(yè)動態(tài),集佳也會給予長期及持續(xù)的關(guān)注,如有相關(guān)新進(jìn)展,將及時與大家分享、討論。

  

  

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