文/北京市集佳律師事務(wù)所 伍君
《商標(biāo)法》第十條第一款第(一)項規(guī)定“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用:同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的,以及同中央國家機關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的”,依上述規(guī)定諸如“紫光閣、中南海、新華門”等相關(guān)的名稱、圖形將不得作為商標(biāo)使用,那么,關(guān)于其他類型的標(biāo)志性雕塑、建筑物是否能作為商標(biāo)申請使用呢?
目前,《商標(biāo)法》并未明確規(guī)定或者禁止其他類型的標(biāo)志性雕塑、建筑物能否作為商標(biāo)申請使用。事實上,許多含有標(biāo)志性雕塑、建筑物文字或者圖形的商標(biāo)均已經(jīng)核準(zhǔn)注冊,例如第22908550號“ ”、第18878973號“ ”、第39658398號“ ”、第40065313號“ ”、第33825572號“ ”、第36581010“ ”等等。
即便如此,有關(guān)標(biāo)志性雕塑、建筑物的商標(biāo)申請使用仍有以下情形的風(fēng)險和阻礙,存在申請階段被駁回或者注冊后被無效的可能,且法律依據(jù)不盡相同,筆者簡要分析如下。
情況一:《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項
如果標(biāo)志性雕塑、建筑物為整個商標(biāo)的顯著識別部分,且商標(biāo)使用的商品或者服務(wù)來源與所起顯著識別作用的標(biāo)志性雕塑、建筑物的所在地不一致,容易導(dǎo)致公眾對商品或者服務(wù)來源產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn),則該商標(biāo)可能會被認(rèn)為具有欺騙性,因違反《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項的規(guī)定而不得使用和注冊。
在有關(guān)第19245615號“ ”商標(biāo)無效宣告行政訴訟一案【1】中,北京高級人民法院認(rèn)為:爭議商標(biāo)城堡、娃娃圖案為該商標(biāo)的顯著識別部分之一。在案證據(jù)可以證明爭議商標(biāo)的城堡圖案與俄羅斯莫斯科紅場的圣瓦西里大教堂相近,爭議商標(biāo)所用俄羅斯知名建筑圖案及大眼娃娃頭像易使相關(guān)公眾將其與俄羅斯產(chǎn)生聯(lián)系,誤認(rèn)為爭議商標(biāo)核定使用的商品來源于俄羅斯,進而影響到相關(guān)公眾的購買決定。而爭議商標(biāo)注冊人的住址在中國大陸,其未提交證據(jù)證明爭議商標(biāo)核定使用的商品與俄羅斯有直接關(guān)聯(lián),亦未能證明爭議商標(biāo)經(jīng)過使用能夠使相關(guān)公眾將其核定使用的商品產(chǎn)地與俄羅斯相區(qū)分并不致誤認(rèn),因此,爭議商標(biāo)的申請注冊違反了《商標(biāo)法》第十條第一款第(七)項的規(guī)定。
情況二:《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項
商標(biāo)含有標(biāo)志性雕塑、建筑物的文字、圖形并不必然就構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項所規(guī)定的情形。在有關(guān)第15082189號“ ”駁回復(fù)審行政訴訟一案【2】中北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為“公共資源被社會個體所獨占的情形”不應(yīng)屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項所規(guī)定的情形,北京高級人民法院認(rèn)為法律、法規(guī)并未明確規(guī)定公共資源能否注冊為商標(biāo)。但在一些情況下,含有標(biāo)志性雕塑、建筑物的文字、圖形的商標(biāo)本身有可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響,這種情況下此類商標(biāo)可能會被認(rèn)為具有不良影響,因違反《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項的規(guī)定而不得使用和注冊。
在第20508274號“白宮”商標(biāo)無效宣告案件中,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為爭議商標(biāo)“白宮”是美國總統(tǒng)的官邸和辦公室,作為商標(biāo)使用易造成不良的社會影響。因此,爭議商標(biāo)的注冊構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項規(guī)定,應(yīng)當(dāng)予以宣告無效。
在第30522395號“ ”商標(biāo)駁回復(fù)審案件中,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為申請商標(biāo)系苗族傳說中美神“仰阿莎”的雕像圖形,其作為商標(biāo)使用易傷害民族感情,產(chǎn)生不良社會影響,已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項規(guī)定所禁止之情形,應(yīng)當(dāng)予以駁回申請。
情況三:《商標(biāo)法》第十一條第一款
將僅由標(biāo)志性雕塑、建筑物的名稱、圖形組成商標(biāo)申請使用在“非金屬制塑像;瓷、陶瓷、陶土、赤陶或玻璃制半身像;貴金屬及其合金制小塑像;紙制小雕像;石雕像;預(yù)制金屬建筑物;建筑平面圖;可移動木建筑物;建筑服務(wù);建筑設(shè)計”等與雕塑、建筑物相關(guān)商品或者服務(wù)上,這種類型商標(biāo)申請可能會被認(rèn)為僅直接表示商品或者服務(wù)的主要原料或者其他特點,缺乏顯著特征,不得作為商標(biāo)注冊。此外,有些標(biāo)志性雕塑、建筑物具有地理來源識別作用,當(dāng)其申請使用在“運輸;旅游安排”等服務(wù)上時,也可能存在缺乏顯著性的問題。
在有關(guān)第23612773號“ ”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟一案【3】中,北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為訴爭商標(biāo)的中文部分“中原福塔”是世界上最高的全鋼結(jié)構(gòu)電視發(fā)射塔,為河南省文化產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性建筑,故將上述標(biāo)志作為商標(biāo)注冊使用在安排游覽、旅行預(yù)訂等服務(wù)上,相關(guān)公眾易將其理解為直接表示了服務(wù)內(nèi)容等特點。因此,第23612773號“中原福塔FUTOWER”商標(biāo)缺乏顯著性,已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第二項之規(guī)定。
情況四:《商標(biāo)法》第三十二條
我國《著作權(quán)法》的作品包括美術(shù)、建筑作品和工程設(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品。如果商標(biāo)中所包含的標(biāo)志性雕塑、建筑物與他人在先享有的著作權(quán)作品相同或者實質(zhì)性相似,將可能被認(rèn)定為對他人在先著作權(quán)的損害,因違反《商標(biāo)法》第三十二條的規(guī)定而不予核準(zhǔn)注冊或者予以宣告無效。
在第13008422號“ ”商標(biāo)無效宣告案件中,鄧世昌雕塑“ ”系威海劉公島旅游景區(qū)的標(biāo)志性雕塑建筑物,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為無效宣告的申請人提交的證據(jù)可以證明其享有對“鄧世昌圖形”美術(shù)作品的在先著作權(quán)且已在爭議商標(biāo)申請日前對涉案作品進行了公開發(fā)表。被申請人同處于山東省威海市,具有接觸涉案作品的可能。此外,爭議商標(biāo)圖形與涉案作品在構(gòu)成要素、構(gòu)圖特點、表現(xiàn)形式等方面高度近似,已構(gòu)成《著作權(quán)法》意義上的實質(zhì)性近似。因此,被申請人在未經(jīng)申請人許可或同意的情況下,仍然將與其享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)申請注冊,已損害了申請人的在先著作權(quán),從而構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定所禁止的“損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”之情形,爭議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)予以宣告無效。
情況五:《商標(biāo)法》第四條、第七條和第四十四條
標(biāo)志性雕塑、建筑物具有社會公共資源屬性。如果商標(biāo)申請人多次甚至大量申請有關(guān)標(biāo)志性雕塑、建筑物或者其他公共資源的商標(biāo),且商標(biāo)申請人不能作出合理解釋,那么這些商標(biāo)申請行為難謂正當(dāng),違反了誠實信用原則,可能會被認(rèn)為《商標(biāo)法》第四條規(guī)定的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”或者構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定所指“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”之情形。在這種情況下,該商標(biāo)將不予核準(zhǔn)注冊或者予以宣告無效。
《商標(biāo)審查審理指南》明確表明,大量申請注冊與行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似的情形屬于《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”行為,當(dāng)事人提供相反證據(jù)除外。
在第15803590號“虎牙”商標(biāo)無效宣告案件中,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為:除爭議商標(biāo)外,被申請人在多個類別上申請注冊了三百余件商標(biāo),其中包括第14663219號“鑫百倫XinBaLun”商標(biāo)、第8322008號“瓊瑤”商標(biāo)、第9831675號“BGG白宮”商標(biāo)、第9831676號“福娃”商標(biāo)等與其他知名品牌、知名人士、知名標(biāo)志性建筑以及奧運吉祥物等相同或相近的諸多商標(biāo)。被申請人既未提供證據(jù)證明其有使用商標(biāo)的真實意圖,也未能提供其商標(biāo)的合理出處。鑒于被申請人大量注冊的行為明顯超出了正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要,其行為擾亂了我國正常的商標(biāo)注冊及管理秩序,故被申請人申請注冊爭議商標(biāo)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的以其他不正當(dāng)手段取得注冊的情形。
當(dāng)然,申請主體不同也一定程度上決定了上述風(fēng)險和阻礙的判斷。在英國太古集團有限公司與原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會關(guān)于第10344461號“ ”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟一案【4】中,“三里屯太古里”是太古公司在北京投資興建的著名地產(chǎn)項目,北京高級人民法院認(rèn)為申請商標(biāo)“三里屯太古里”或者其構(gòu)成要素并不屬于可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負(fù)面影響的情形,因此,申請商標(biāo)并未違反《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項的規(guī)定。無獨有偶,廣州塔旅游文化發(fā)展股份有限公司成功注冊了第28553369、31568635、18054240號等一系列“廣州塔”、“小蠻腰”、“ ”系列商標(biāo),北京市頤和園管理處成功注冊了第23767274、6259970號等“ ”、“ ”系列商標(biāo)等等。
結(jié)論及相關(guān)建議
?。?)我國法律法規(guī)并未明確禁止其他類型的標(biāo)志性雕塑、建筑物作為商標(biāo)元素使用和注冊,但商標(biāo)包含標(biāo)志性雕塑、建筑物名稱或者圖形可能存在上述提及的風(fēng)險和阻礙。如果申請人想在商標(biāo)中加入標(biāo)志性雕塑、建筑物元素,首先應(yīng)當(dāng)先排查下是否侵犯他人在先著作權(quán)。在商標(biāo)申請的時候,申請人可以考慮既將標(biāo)志性雕塑、建筑物元素結(jié)合其他顯著識別部分作為整體進行商標(biāo)申請以盡量避免缺乏顯著性的問題,又對除去標(biāo)志性雕塑、建筑物元素以外的商標(biāo)其他識別部分也單獨進行商標(biāo)申請以避免該部分元素受到標(biāo)志性雕塑、建筑物的駁回/無效風(fēng)險的影響。
(2)商標(biāo)申請和使用應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。不建議申請人一次性申請多件或者多次、大量申請包含標(biāo)志性雕塑、建筑物或者其他公共資源的商標(biāo),以避免被認(rèn)定為惡意商標(biāo)注冊。
?。?)標(biāo)志性雕塑、建筑物名稱或者圖形的商標(biāo)風(fēng)險與商標(biāo)主體情況有一定關(guān)系,建議標(biāo)志性雕塑、建筑物的設(shè)計者和管理單位對標(biāo)志性雕塑、建筑物盡早進行商標(biāo)申請和著作權(quán)登記。
注釋
【1】第(2020)京行終1607號肖洋等與國家知識產(chǎn)權(quán)局二審行政判決書
【2】第(2017)京行終1596號原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與北京天恒置業(yè)集團有限公司其他二審行政判決書
【3】第(2019)京行終3519號河南廣電發(fā)射塔管理有限公司與原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會二審行政判決書
【4】第(2016)京行終3092號原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會與英國太古集團有限公司二審行政判決書