文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園
一、基本案情
上海梅龍鎮(zhèn)酒家股份有限公司(申請人)依法對第1731151號“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)提出無效宣告申請,申請人認(rèn)為被申請人大量摹仿他人知名商標(biāo)進行摹仿注冊,屬于惡意囤積商標(biāo),構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。
爭議商標(biāo)基本情況:“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)由安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司于2000年12月19日申請,2002年3月14日核準(zhǔn)注冊,核準(zhǔn)使用在第33類相關(guān)商品上。2002年12月7日轉(zhuǎn)讓給自然人劉峰,2019年5月6日(本案審理期間)又轉(zhuǎn)讓至晟璨投資發(fā)展(上海)有限公司名下。至本案提起無效宣告之時,爭議商標(biāo)已注冊超過五年。
第一份裁定
2020年6月,國知局審理經(jīng)認(rèn)為:至案件審理之時,爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司名下共有36件注冊商標(biāo),涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品,大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效;原被申請人劉峰名下共有107件注冊商標(biāo),涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品,大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效;被申請人晟璨投資發(fā)展(上海)有限公司共有包括本案爭議商標(biāo)在內(nèi)的4件注冊商標(biāo),涉及的商品為第33類白酒類商品;申請人稱商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷情況,屬于正常商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尚無充分的證據(jù)證明,爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或其他不正當(dāng)手段從而違反誠實信用原則。故裁定爭議商標(biāo)依法予以維持。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決
申請人不服上述裁定,向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟,北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認(rèn)為:根據(jù)在案證據(jù)可知,爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司在第30、32、33類商品上申請注冊有包含“百度”“紫光閣”“美林閣”“唐人街”“金玉蘭”“夏士蓮”“國池”“晉皇”商標(biāo)及本案訴爭商標(biāo)等與他人商號、商標(biāo)相同或相近的商標(biāo),又存在將其名下七十余枚商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至劉峰名下等行為。而商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的,安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司的上述商標(biāo)差異較大,難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系,雖多申請于第32、33類商品上使用,但其申請數(shù)量之大并繼而大量轉(zhuǎn)讓的行為,不符合商業(yè)主體深耕品牌價值的商業(yè)慣例,已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要,擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序,并有損于公平競爭的市場秩序,違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。此外,結(jié)合北京市高級人民法院作出的(2021)京行終字第5154號生效判決認(rèn)定爭議商標(biāo)于指定期間未在核定使用商品上進行使用并對其進行撤銷的注冊認(rèn)定,加之在案證據(jù)亦不能顯示第三人對爭議商標(biāo)進行了實際使用或具備實際使用的意圖,故爭議商標(biāo)構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。
北高院判決
晟璨投資發(fā)展(上海)有限公司對上述判決不服,提出上訴。北京市高級人民法院審理認(rèn)為:雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告,并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請,并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。同時,北高院認(rèn)為原審判決認(rèn)定事實清楚,適用法律爭取,程序合法,應(yīng)予維持。
第二份裁定
根據(jù)法院判決,國知局認(rèn)為,爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。并裁定:爭議商標(biāo)予以無效宣告。
二、案件分析
對比第一份裁定與法院的判決要點,二者既有區(qū)別也有共同之處:
第一份裁定:
1、對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況考量了爭議商標(biāo)的三個權(quán)利人。
2、認(rèn)為被申請人一方所申請的商標(biāo)具有一定數(shù)量,但僅涉及32、33類別,因此不能證明爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或者其他不正當(dāng)手段。
3、認(rèn)為大量商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷的情況,屬于正常的商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
法院判決:
1、原注冊人(徽煌公司)申請的多件商標(biāo)與他人商號、商標(biāo)相同或近似。
2、徽煌公司注冊的商標(biāo)雖然多屬于32、33類,但商標(biāo)差異較大,難以認(rèn)為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系。
3、商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的,申請量較大且大量轉(zhuǎn)讓的行為,可以證明對這些商標(biāo)缺乏真實使用意圖。
4、商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告,并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定提出無效宣告申請。
可以看出,第一份裁定及法院判決對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況均考量了商標(biāo)原注冊人輝煌公司、原被申請人劉峰及被申請人晟璨投資發(fā)展(上海)有限公司三個主體的情況。同時,法院認(rèn)為商標(biāo)注冊的類別數(shù)量并不是考量“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的標(biāo)準(zhǔn),而更應(yīng)考量所注冊的商標(biāo)的具體情況,是否與他人具有較高知名度的商標(biāo)\商號等相同、近似,是否具有真實的使用意圖,以商標(biāo)注冊的最基本的目的來進行判斷。
另外,通過本案也可以看出,無效宣告與撤銷商標(biāo)連續(xù)三年不使用是兩個并行的程序,可以同時進行,判決中認(rèn)為雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告,但并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請,并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。
三、總結(jié)
《商標(biāo)法》第四條規(guī)定:自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的,應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請,應(yīng)當(dāng)予以駁回。本案中,申請人的“梅龍鎮(zhèn)”商標(biāo)本身具有較高的知名度,“梅龍鎮(zhèn)”字號被認(rèn)定為“中華老字號”,被申請人一方申請注冊“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)難謂善意。同時被申請人一方不僅注冊了大量與他人商號、商標(biāo)相同、近似的商標(biāo),同時存在大量的轉(zhuǎn)讓行為,顯然不是以使用為目的的正常注冊行為。
最新的《商標(biāo)審查審理指南》新增了第十六章“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的審查審理”,該章中所規(guī)定的依據(jù)的考量因素非常詳細具體并附有相關(guān)案例,可以作為重要的參考。但萬變不離其宗,商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的,同時不能損害公共利益及他人合法權(quán)利,這是不變的宗旨。