文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 黃莎莎

　　【系列導(dǎo)讀語(yǔ)】

　　2021年11月，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來(lái)，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國(guó)企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國(guó)第一大貿(mào)易國(guó)——美國(guó)的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國(guó)商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過(guò)我們對(duì)該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對(duì)比，讓中國(guó)企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)保護(hù)制度。

　　商標(biāo)的使用是商標(biāo)權(quán)利得以存續(xù)的基礎(chǔ)。中國(guó)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)的使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！睹绹?guó)商標(biāo)審查指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審查指南”）第900章也詳細(xì)規(guī)定了商標(biāo)商業(yè)使用定義、使用日期的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)使用證據(jù)的要求等。本文旨在通過(guò)對(duì)美國(guó)商標(biāo)使用證據(jù)審查的解讀，幫助中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人初步了解美國(guó)商標(biāo)的證據(jù)審查要求，以便在獲得權(quán)利和維持權(quán)利階段順利地滿足美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的要求。

　　一、商標(biāo)的商業(yè)使用（Use in Commerce）概述

　　1、商業(yè)使用的定義

　　美國(guó)《商標(biāo)法》第45條對(duì)“商業(yè)使用Use in Commerce”定義如下：

　　“商業(yè)使用”是指商標(biāo)在普通貿(mào)易中（the ordinary course of trade）的善意使用（bona fide use），而不僅僅是為了保留商標(biāo)權(quán)利的使用?；谇笆觯虡?biāo)在商品或服務(wù)上的使用體現(xiàn)為：

　　（1）商品上：

　　商標(biāo)需用于商品、商品包裝或者與之相關(guān)的展示物上或附于商品的標(biāo)簽上，如商品的性質(zhì)導(dǎo)致商標(biāo)無(wú)法體現(xiàn)在商品上，則可用于與商品或銷(xiāo)售相關(guān)的文件上；同時(shí)，相應(yīng)的商品需在商業(yè)上進(jìn)行銷(xiāo)售或運(yùn)輸。

　　（2）服務(wù)上：

　　商標(biāo)在服務(wù)的商業(yè)銷(xiāo)售或廣告中使用或展示，服務(wù)可以在美國(guó)多個(gè)州或美國(guó)和外國(guó)之間提供，且服務(wù)提供者從事與服務(wù)相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)。

　　對(duì)于何為普通貿(mào)易中的善意使用，不同行業(yè)可能存在不同的情況，比如，對(duì)于奢侈品或季節(jié)性產(chǎn)品行業(yè)來(lái)說(shuō)，階段性銷(xiāo)售是其正常的貿(mào)易過(guò)程；同樣，對(duì)于售賣(mài)罕見(jiàn)病藥物的制藥公司來(lái)說(shuō)，即使正常貿(mào)易中，銷(xiāo)售額也相對(duì)較少，而該公司在聯(lián)邦批準(zhǔn)過(guò)程中向臨床研究人員發(fā)貨也屬于其正常貿(mào)易過(guò)程。因此，對(duì)于“普通貿(mào)易中的善意使用”的界定，審查指南規(guī)定了以下幾點(diǎn)考慮因素：（1）使用的數(shù)量；（2）交易的性質(zhì)和質(zhì)量；（3）是否構(gòu)成對(duì)應(yīng)行業(yè)中的典型使用。

　　2、“商業(yè)（Commerce）”的范圍

　　美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)所對(duì)應(yīng)的商業(yè)使用中“商業(yè)”的范圍是指受美國(guó)國(guó)會(huì)監(jiān)管的商業(yè)，其商業(yè)類(lèi)型包括美國(guó)各州之間、美國(guó)境內(nèi)以及美國(guó)和外國(guó)之間的商業(yè)貿(mào)易。

　　需注意的是，如果商品或服務(wù)未在美國(guó)銷(xiāo)售或提供，則美國(guó)國(guó)會(huì)無(wú)權(quán)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)管。因此，在外國(guó)使用商標(biāo)不會(huì)在美國(guó)產(chǎn)生權(quán)利，不被視為“商業(yè)使用”。作為例外，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)，因可以被美國(guó)和國(guó)際用戶訪問(wèn)，視為屬于商業(yè)使用【1】。

　　通常情況下，申請(qǐng)人在提供證據(jù)時(shí)無(wú)需說(shuō)明商業(yè)使用的類(lèi)型，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（以下稱(chēng)“USPTO”）假定申請(qǐng)人聲明的商業(yè)使用即符合上述美國(guó)商業(yè)范圍，除非證據(jù)中存在相互矛盾的情況。

　　二、使用日期（Dates of Use）

　　美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)凇皩?shí)際使用Actual useSection 1（a）”或“意圖使用Intent-to-Use Section 1（b）”為基礎(chǔ)時(shí)，在進(jìn)行使用聲明和提供使用證據(jù)（Specimen）的同時(shí)，均需提供具體的商標(biāo)最早使用日期。其中，“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)需要在申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)同時(shí)提供，而“意圖使用”為基礎(chǔ)在申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)無(wú)需提供，在商標(biāo)下發(fā)核準(zhǔn)通知（Notice of Allowance），正式注冊(cè)之前提供。

　　最早使用日期分為最早商業(yè)使用日期（Date of First Use in Commerce）和世界任一地方最早使用日期（Date of First Use Anywhere）。世界任一地方最早使用日期是指在世界范圍內(nèi)使用該商標(biāo)的商品在首次銷(xiāo)售或運(yùn)輸，或使用該商標(biāo)的服務(wù)首次提供的日期；最早商業(yè)使用日期是指在美國(guó)國(guó)會(huì)依法監(jiān)管的商業(yè)范圍內(nèi)的最早使用日期。

　　提交使用證據(jù)時(shí)，需一并簽署聲明（applicant'sverified statement）。因此，各相關(guān)日期間的順序應(yīng)為：“世界任一地方最早使用日期”——“美國(guó)最早使用日期”——“文件簽署日期”——“提交證據(jù)的日期”。前述日期之間為等于或早于的關(guān)系。如申請(qǐng)人需對(duì)已提交的最早使用日期進(jìn)行修改，需遵循上述時(shí)間順序，對(duì)于“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)修改后的最早使用日期不得晚于商標(biāo)申請(qǐng)日，“意圖使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)不得晚于“提交證據(jù)的日期”。

　　三、商標(biāo)注冊(cè)前使用證據(jù)（Specimens）的審查

　　1、使用證據(jù)數(shù)量與類(lèi)型的要求

　　對(duì)于以“實(shí)際使用”或“意圖使用”為基礎(chǔ)提交的新申請(qǐng)，即使每個(gè)類(lèi)別下指定了多個(gè)商品/服務(wù)，通常僅提供一項(xiàng)商品/服務(wù)的證據(jù)即可滿足注冊(cè)前的證據(jù)要求，且在指明具體對(duì)應(yīng)類(lèi)別的情況下，一份證據(jù)可用于多個(gè)類(lèi)別，但如審查員為了適當(dāng)審查有額外的合理需要，如當(dāng)商品/服務(wù)表述的范圍很廣或包含不相關(guān)的商品/服務(wù)時(shí)，可以要求申請(qǐng)人提供額外證據(jù)。

　　使用證據(jù)必須體現(xiàn)出商標(biāo)和商品/服務(wù)間的直接聯(lián)系，且進(jìn)行了商業(yè)銷(xiāo)售/運(yùn)輸。尚未進(jìn)行商業(yè)銷(xiāo)售/運(yùn)輸?shù)淖C據(jù)不可接受，如網(wǎng)頁(yè)預(yù)售訂單頁(yè)、商品/服務(wù)預(yù)售宣傳材料、測(cè)試性網(wǎng)站截圖等。

　　2、常見(jiàn)的證據(jù)形式

　　（1）標(biāo)簽、吊牌（Labels、Tags）：大部分情況下，需提供貼在商品上的帶有商標(biāo)的標(biāo)簽或吊牌的商品照片（如圖1）。如僅為單獨(dú)的標(biāo)簽，但標(biāo)簽上除商標(biāo)外還包括商業(yè)上使用的該類(lèi)商品的標(biāo)簽或吊牌上通常出現(xiàn)的信息，如凈重、體積、UPC條形碼、內(nèi)容物或成分清單，能夠明確區(qū)分商品的，則也可作為證據(jù)。但僅為設(shè)計(jì)稿或像是插圖的標(biāo)簽或吊牌本身無(wú)法證明商業(yè)使用，則不被接受。

　　（2）印鑒（Stamping）：商標(biāo)可以被印在商品上，如鋼印、墨印等；也可以用模版涂抹在商品上（如圖2）。

　?。?）商業(yè)包裝（Commercial Packaging）：在特定商品的正常商業(yè)包裝上展示商標(biāo)是可以作為證據(jù)被接受，如運(yùn)輸容器（如圖3）。

　?。?）與商品相關(guān)的展示（on a display associated with the goods）：如條幅、貨架上的標(biāo)語(yǔ)、櫥窗展示、菜單等顯示與商品直接相關(guān)的商標(biāo)使用的類(lèi)似裝置。需滿足（a）與商品直接相關(guān)的商標(biāo)使用，以及（b）這種使用必須具有銷(xiāo)售點(diǎn)（point-of-sale）的性質(zhì)。展示必須是為了吸引購(gòu)買(mǎi)者和潛在購(gòu)買(mǎi)者的注意，作為銷(xiāo)售的誘因。

　　而對(duì)于其他材料，如廣告通告和小冊(cè)子、價(jià)格表、公告、新聞稿、貿(mào)易目錄中的列表、名片，以及出現(xiàn)在搜索引擎結(jié)果頁(yè)或社交媒體中的在線廣告橫幅等廣告材料，其本身不能作為使用證據(jù)被接受，除非其滿足上述要求并構(gòu)成“與商品相關(guān)的展示”。

　　通常情況下，審查員會(huì)從以下三個(gè)方面來(lái)審查此類(lèi)材料是否能夠構(gòu)成“與商品相關(guān)的展示”：

　　A.是否包含商品圖片或充分的文字描述；

　　B.是否顯示了與商品相關(guān)的商標(biāo)；

　　C.是否包括訂購(gòu)信息（訂購(gòu)單、訂購(gòu)電話、郵寄地址、訂購(gòu)用電子郵件、購(gòu)物車(chē)按鍵等）。

　　如聯(lián)系信息僅是在公司聯(lián)系方式處作為一般信息顯示，如contact us“聯(lián)系我們”【2】，click here for more information“點(diǎn)擊這里獲取更多信息”【3】，則不視為是訂購(gòu)信息，不具有銷(xiāo)售點(diǎn)性質(zhì)。

　　同理，電子“展示”在滿足上述三點(diǎn)要求的情況下也可以被接受，如網(wǎng)頁(yè)形式的展示（如圖4）。需注意的是，當(dāng)商標(biāo)僅作為網(wǎng)站的URL、互聯(lián)網(wǎng)地址或域名的一部分出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)瀏覽器區(qū)域時(shí)，不被視為合格的使用證據(jù)，因消費(fèi)者不會(huì)將其作為商品/服務(wù)的來(lái)源識(shí)別。此外，所有的網(wǎng)頁(yè)證據(jù)均需要同時(shí)提供URL地址和訪問(wèn)/打印日期，以便進(jìn)行核實(shí)。

　?。?）與商品或銷(xiāo)售相關(guān)的文件：如上述“商業(yè)使用”定義中所述，若商品的性質(zhì)導(dǎo)致商標(biāo)無(wú)法體現(xiàn)在商品上，將商標(biāo)用于與商品或銷(xiāo)售相關(guān)的文件上，則視為商業(yè)使用。例如，在少數(shù)情況下，如果貨物是天然氣、散裝出售的谷物或僅用油罐車(chē)運(yùn)輸?shù)幕瘜W(xué)品，在貨物或貨物包裝上放置標(biāo)識(shí)可能是不可行的。在這種情況下，發(fā)票、提單或顯示貨物標(biāo)記的運(yùn)輸文件可作為使用證據(jù)被接受。

　　（6）對(duì)于可下載或錄制的計(jì)算機(jī)程序、電影和視頻或錄音，常見(jiàn)的證據(jù)形式為能夠識(shí)別出商標(biāo)的程序界面屏幕截圖，或一張帶有該商標(biāo)的電影或視頻的幀的照片。此外，對(duì)于可下載或錄制的計(jì)算機(jī)程序，申請(qǐng)人也可以提交一份顯示在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上使用該商標(biāo)的證據(jù)，但只有在商標(biāo)和軟件之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，并提供足夠的信息使用戶能夠從網(wǎng)站上下載或購(gòu)買(mǎi)軟件時(shí)才能被接受。

　　3、不被接受的證據(jù)

　　提交使用證據(jù)時(shí)，以下形式的證據(jù)均不合格：

　?。?）帶有商標(biāo)的商品或包裝的設(shè)計(jì)草圖或效果圖（如圖5）；

　　（2）數(shù)字處理（digitally created/altered）的圖片或類(lèi)似的模擬而成的商品模型，對(duì)商品或商品包裝的現(xiàn)有圖像的數(shù)字化修改，是不被接受的，因此類(lèi)證據(jù)可能是只為提交申請(qǐng)而制作的；

　?。?）其他可能被認(rèn)為僅為了商標(biāo)申請(qǐng)而制作的商標(biāo)使用證據(jù)（如圖6）。

　　同時(shí)，美國(guó)審查員在證據(jù)審查中，通常從以下方面來(lái)審查證據(jù)是否涉嫌造假：

　?。?）產(chǎn)品像是數(shù)碼合成而非實(shí)物圖；

　?。?）缺乏產(chǎn)品標(biāo)簽或包裝等通常會(huì)出現(xiàn)在交易中的信息；

　?。?）商標(biāo)似乎漂浮在產(chǎn)品上；

　　（4）商品的一些特征在商標(biāo)周?chē)В?/p>

　?。?）商標(biāo)周?chē)邢袼攸c(diǎn)；

　?。?）商標(biāo)未以與產(chǎn)品材料一致的方式應(yīng)用于產(chǎn)品上；

　?。?）該商標(biāo)出現(xiàn)在已知第三方銷(xiāo)售的商品上；

　　（8）網(wǎng)站截屏圖中顯示占位符文本，即網(wǎng)站還并未使用；

　?。?）網(wǎng)站截屏圖中缺少重要信息，例如URL網(wǎng)址或?yàn)g覽器標(biāo)簽；

　?。?0）相同的圖片顯示不同的商標(biāo)或不顯示任何商標(biāo)；

　?。?1）商品的特征表明商品已被使用，但帶有商標(biāo)的標(biāo)簽看上去卻是新的；

　　（12）標(biāo)簽似乎潦草地貼在容器或盒子上；

　?。?3）商標(biāo)疊加顯示在標(biāo)牌或其他廣告或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)材料上；

　?。?4）網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售頁(yè)面上的一些內(nèi)容顯示該商標(biāo)并未在美國(guó)商業(yè)中使用，或是未在申請(qǐng)中指明的使用日期時(shí)被使用（例如語(yǔ)言、貨幣、價(jià)格、首次使用日期、運(yùn)達(dá)目的地）。

　　除上述列舉的內(nèi)容外，審查員還會(huì)根據(jù)證據(jù)的描述（description of the specimens），以及自行調(diào)研（如登陸申請(qǐng)人的網(wǎng)站（URL鏈接），來(lái)確認(rèn)證據(jù)是否真實(shí)有效。

　　通常情況下，為符合美國(guó)銷(xiāo)售/使用環(huán)境，以及便于審查員審查，建議申請(qǐng)人直接提供英文語(yǔ)言的證據(jù)材料，如申請(qǐng)人提供的證據(jù)上印有非英語(yǔ)的內(nèi)容，建議將關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行翻譯后提供。

　　4、證據(jù)被駁回后的救濟(jì)

　　在提交證據(jù)后，審查員會(huì)對(duì)申請(qǐng)人提交證據(jù)進(jìn)行審查，如認(rèn)為證據(jù)存在問(wèn)題的，則會(huì)下發(fā)非最終駁回（Nonfinal Office Action），并說(shuō)明原因。當(dāng)審查員擬基于證據(jù)沒(méi)有顯示商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用而下發(fā)駁回時(shí)，必須在駁回中同時(shí)下發(fā)提供信息的要求（request for information），要求申請(qǐng)人提供關(guān)于所提交證據(jù)的詳細(xì)信息以及與幫助確定該商標(biāo)是否在商業(yè)中實(shí)際使用有關(guān)的其他信息和文件（如證據(jù)的制作時(shí)間、圖像來(lái)源、銷(xiāo)售時(shí)間、買(mǎi)家信息等等）。

　　針對(duì)該駁回，申請(qǐng)人可通過(guò)以下幾種方式予以答復(fù)：

　?。?）重新提交一份替代證據(jù)（Substitute Specimen），并重新提交新證據(jù)對(duì)應(yīng)的使用聲明，如最早使用日期有變化的，亦需相應(yīng)修改。

　?。?）爭(zhēng)辯原證據(jù)能夠顯示商標(biāo)在商業(yè)中的實(shí)際使用，同時(shí)答復(fù)信息請(qǐng)求。

　　（3）采用“變更基礎(chǔ)”的方式進(jìn)行答復(fù)，如將“實(shí)際使用”為基礎(chǔ)的申請(qǐng)變更為“意圖使用”或“原屬?lài)?guó)注冊(cè)”為基礎(chǔ)，但如變更為“意圖使用”為基礎(chǔ)，后續(xù)在注冊(cè)前仍需提交使用證據(jù)。

　　如重新提交的替代證據(jù)仍不合格，或是申請(qǐng)人未答復(fù)信息要求或?qū)π畔⒁笞鞒龅拇饛?fù)不完整不滿足審查員要求的，在未涉及新的駁回理由的情況下，則審查員將下發(fā)最終駁回（Final Office Action），關(guān)于針對(duì)最終駁回的救濟(jì)程序，可參見(jiàn)《<美國(guó)商標(biāo)審查指南>解讀系列（七）美國(guó)商標(biāo)審查程序》中的介紹，此處不再贅述。

　　四、其他注意事項(xiàng)

　　1、證據(jù)中商標(biāo)需構(gòu)成商標(biāo)性使用

　　申請(qǐng)人提交使用證據(jù)后，審查員通過(guò)證據(jù)判斷申請(qǐng)商標(biāo)是否具有商標(biāo)性功能。因使用證據(jù)系證明商標(biāo)和商品/服務(wù)間的直接聯(lián)系的證明材料，證據(jù)中商標(biāo)應(yīng)起到區(qū)分商品/服務(wù)來(lái)源的作用。如證據(jù)中商標(biāo)僅是作為商業(yè)名稱(chēng)、裝飾、型號(hào)、等級(jí)、特征、方法、背景設(shè)計(jì)等信息顯示，則證據(jù)中的商標(biāo)并非商標(biāo)性使用。對(duì)于商標(biāo)不具有商標(biāo)性功能（Failure to Function）的駁回，具體可參見(jiàn)《<美國(guó)商標(biāo)審查指南>解讀系列（一）美國(guó)商標(biāo)要素可注冊(cè)性審查》。

　　2、商標(biāo)注冊(cè)標(biāo)記

　　對(duì)于申請(qǐng)中尚未在美國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，在使用時(shí)僅能標(biāo)注TM（Trade Mark）或SM（Service Mark）標(biāo)識(shí)，不能使用R或?（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“R標(biāo)”），因此，通常情況下，未注冊(cè)商標(biāo)提交的使用證據(jù)中亦不應(yīng)顯示R標(biāo)。但如果商標(biāo)申請(qǐng)人來(lái)自同樣使用R標(biāo)作為注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記的國(guó)家，例如中國(guó)申請(qǐng)人提交的證據(jù)上的R標(biāo)是基于商標(biāo)在中國(guó)已注冊(cè)而使用的，則證據(jù)中顯示R標(biāo)是合理的。

　　需注意，USPTO認(rèn)為故意不當(dāng)使用R標(biāo)，并意圖欺騙或誤導(dǎo)公眾或USPTO的行為屬于欺詐，可能導(dǎo)致商標(biāo)后續(xù)被第三人提起反對(duì)，因此商標(biāo)申請(qǐng)人在實(shí)際使用商標(biāo)的過(guò)程中應(yīng)盡量規(guī)范使用。

　　五、結(jié)語(yǔ)

　　近年來(lái)中國(guó)申請(qǐng)人去往美國(guó)提交商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量激增，其中不乏提交虛假使用證據(jù)情形，使得USPTO對(duì)商標(biāo)使用證據(jù)的審查標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。希望本文可以幫助商標(biāo)權(quán)利人了解美國(guó)使用證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)，以能夠更好地規(guī)劃商標(biāo)申請(qǐng)布局并及時(shí)收集合格的使用證據(jù)，避免因證據(jù)不合格而影響商標(biāo)權(quán)利或造成相應(yīng)損失。同時(shí)，美國(guó)對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)的細(xì)致和嚴(yán)格要求，也可作為為廣大中國(guó)商標(biāo)權(quán)利人和國(guó)內(nèi)商標(biāo)代理人決策國(guó)內(nèi)商標(biāo)實(shí)際使用方式和收集整理國(guó)內(nèi)商標(biāo)使用證據(jù)的參考。

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