文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩

　　【系列導(dǎo)讀語】

　　2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標(biāo)審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標(biāo)審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標(biāo)代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標(biāo)審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標(biāo)審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細(xì)的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標(biāo)代理人更加全面深入的了解美國商標(biāo)申請注冊保護(hù)制度。

　　美國《商標(biāo)法》第2（c）條規(guī)定，包含特定的在世個人或已故美國總統(tǒng)的姓名、肖像或簽名的商標(biāo)，在未經(jīng)其書面同意，或未經(jīng)已故美國總統(tǒng)的在世遺孀的書面同意的情況下，將不予核準(zhǔn)注冊?！睹绹虡?biāo)審查審理指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第1206條針對上述駁回的適用（以下簡稱“基于商標(biāo)包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回”）做了詳細(xì)的審查指導(dǎo)。本文將圍繞第1206條，解讀分析上述駁回的具體審查標(biāo)準(zhǔn)和常見的克服方案，以期為中國企業(yè)提供指引。

　　一、基于商標(biāo)包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回概述

　　美國該條駁回理由在《商標(biāo)法》中，與在先商標(biāo)混淆誤認(rèn)條款和缺乏顯著性條款等其他駁回理由條款并列在第2條中，為實踐中常見的駁回理由之一。其立法旨意在于保護(hù)在世個人在其人格身份中所享有的隱私權(quán)和公開權(quán)（the right of privacy and publicity），同時保護(hù)消費者免受因商家盜用個人姓名、肖像或其他個人身份標(biāo)記，而導(dǎo)致對商品/服務(wù)來源的欺騙。因此存在前述情況的商標(biāo)不得在主簿核準(zhǔn)注冊，亦無法通過副簿獲得注冊保護(hù)。

　　該條款并不保護(hù)已故個人的姓名、肖像或簽名，但美國已故總統(tǒng)除外。

　　二、基于商標(biāo)包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回審查標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）“姓名”的范圍

　　在適用美國《商標(biāo)法》第2（c）條時，“姓名”包括特定個人的全名，亦包括名字、姓氏、簡稱、化名、藝名、昵稱或頭銜等。如“ （TRUMP-IT MY PACKAGE OPENER MAKE OPENING PACKAGES GREAT and design）”，因包含“Donald Trump（美國前總統(tǒng)唐納德?特朗普）”的姓氏“Trump（特朗普）”，且展示了他著名的發(fā)型，其中的標(biāo)語“MAKE OPENING PACKAGES GREAT”甚至與特朗普的競選口號“Make America Great Again”十分相似，鑒于美國前總統(tǒng)特朗普具有相當(dāng)?shù)闹?，會使公眾理所?dāng)然地認(rèn)為申請商品/服務(wù)與特朗普存在關(guān)聯(lián)。因此，在未經(jīng)其書面同意的情況下，該商標(biāo)將不予核準(zhǔn)注冊【1】。

　　值得注意的是，若商標(biāo)中僅包含“姓氏”，審查員亦可能援引美國《商標(biāo)法》第2(e)條的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)為商標(biāo)僅為個人姓氏（primarily merely a surname），故缺乏顯著特征而下發(fā)駁回。與本文圍繞第1206條探討的商標(biāo)包含姓名、肖像或簽名的駁回有所不同的是，商標(biāo)基于僅為個人姓氏而被認(rèn)為缺乏顯著性，其立法旨意在于姓氏不應(yīng)被任何人在商業(yè)活動中專用，而阻礙其他相同姓氏的個人進(jìn)行正常的商業(yè)活動。除非商標(biāo)申請人可以證明經(jīng)過長期大量的實際使用，自己的姓氏商標(biāo)已產(chǎn)生了第二含義，即商標(biāo)通過實際使用而獲得了顯著性，消費者可以據(jù)此識別商品或服務(wù)的來源，則該姓氏商標(biāo)方可在主簿上獲得核準(zhǔn)注冊，如“McDonald's（麥當(dāng)勞）”商標(biāo)【2】。

　　（二）與商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性

　　審查員是否需因該條款對申請商標(biāo)下發(fā)駁回，以要求申請人獲得權(quán)利人簽署的書面同意書，主要取決于公眾是否會將該商標(biāo)識別為指向特定的在世個人。僅當(dāng)商標(biāo)中所指向的特定個人，將被消費者認(rèn)為與該商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)相關(guān)聯(lián)時，即（1）該特定的在世個人具有相當(dāng)?shù)闹?，使公眾會理所?dāng)然地認(rèn)為該特定個人與申請商品/服務(wù)存在關(guān)聯(lián)；或（2）該特定的在世個人與該商標(biāo)使用領(lǐng)域存在公開關(guān)聯(lián)（publicly connected）；該條款才會被援引適用。其中，公開關(guān)聯(lián)（publicly connected）是指該特定的在世個人以某種重要的方式（in some significant manner）與申請人相關(guān)聯(lián)，或與所涉商品或服務(wù)實際關(guān)聯(lián)，或在所涉商品或服務(wù)的相關(guān)領(lǐng)域被公眾所熟知，由此導(dǎo)致相關(guān)公眾認(rèn)為該商標(biāo)指向了特定個人。

　　如“PRINCE CHARLES”商標(biāo)申請在“新鮮和熟肉”商品上，因英國王室查爾斯王子具有相當(dāng)高的知名度，公眾將理所當(dāng)然地認(rèn)為英國王室查爾斯王子與所指定的商品相關(guān)，因此，在未獲得查爾斯王子簽署的書面同意書的情況下，該商標(biāo)將被拒絕注冊【3】。再如商標(biāo)中包含“BO”，且該商標(biāo)用于運動球類領(lǐng)域，因“BO”為知名運動員“Bo Jackson”的昵稱，故相關(guān)公眾會認(rèn)為該商標(biāo)所使用的運動球類領(lǐng)域與知名運動員“Bo Jackson”存在公開關(guān)聯(lián)，因此，在未獲得“Bo Jackson”簽署的書面同意書的情況下，該商標(biāo)將被拒絕注冊【4】。

　　當(dāng)然，美國《商標(biāo)法》第2（c）條并非是要保護(hù)每個人的姓名不被注冊為與其姓名相似或相同的商標(biāo)。相反，該條款僅旨在保護(hù)那些有正當(dāng)理由可能因他人使用其姓名作為商標(biāo)而遭受損害的個人。換言之，任何由名字和姓氏組成的商標(biāo)實際上很有可能均指代一個特定在世個人。但是，若沒有其他因素可以確定該特定個人的姓名與商品上使用的商標(biāo)相關(guān)，那么這種巧合本身并不被認(rèn)為會對該個人造成損害。如“NEIL MARTIN”商標(biāo)申請在“男式襯衫”商品上，鑒于“NEIL MARTIN”（歐美音樂人）知名度僅限于其所在的音樂圈，而并非被公眾普遍知曉，且“NEIL MARTIN”本人亦未與服裝行業(yè)有公開關(guān)聯(lián)，因此該商標(biāo)可被準(zhǔn)予注冊【5】。另外，即使有重名的情況，但當(dāng)某特定個人滿足上述與商品或服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性的條件時，美國審查員亦會要求商標(biāo)申請人獲取該特定個人的同意書。

　　此外，審查員在對美國商標(biāo)申請進(jìn)行審查時，無需證明商標(biāo)中包含的姓名指代的特定在世個人與所申請類別中所有商品或服務(wù)存在公開關(guān)聯(lián)，而只需證明該特定的在世個人至少與該類別的部分商品或服務(wù)存在公開關(guān)聯(lián)，就足以基于該條款下發(fā)駁回。

　　三、基于商標(biāo)包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回常見克服方案

　　當(dāng)商標(biāo)基于包含姓名、肖像或簽名被審查員下發(fā)駁回時，主要有以下克服方案：

　　（1）說明商標(biāo)不指代特定在世個人：如商標(biāo)中包含的名稱并非指代特定的在世個人的姓名、肖像或簽名，一般情況下，在復(fù)審中，申請人直接向?qū)彶閱T澄清商標(biāo)中包含的姓名、肖像或簽名并非指代特定的在世個人即可。如“JOEONE”商標(biāo)，審查員下發(fā)審查意見，要求申請人澄清商標(biāo)中“JOEONE”是否指代特定的在世個人。因該申請商標(biāo)“JOEONE”并非指代特定的在世個人，則通過直接向?qū)彶閱T說明商標(biāo)“JOEONE”并非指代特定的在世個人，即可克服駁回。

　?。?）提交簽署的同意書：如商標(biāo)的確包含了特定的在世個人的姓名、肖像或簽名的，在復(fù)審中，申請人可提交該特定的在世個人簽署的書面同意書。一般而言，同意書中需明確同意商標(biāo)的申請注冊，而不僅是同意作為商標(biāo)使用，且需該特定個人書面親筆簽署，并向官方提交掃描件。默許的同意僅有當(dāng)可從該個人的行為中合理推斷出其同意將其姓名、肖像或簽名作為商標(biāo)使用和注冊時，方被認(rèn)可，如在“收購”協(xié)議條款中，該個人明確承諾放棄以其姓名、肖像或簽名申請的某商標(biāo)的所有權(quán)等。

　　若指代的在世個人為未成年人的，那么同意書需由誰簽字取決于美國各州的法律。如該未成年人能夠在其所居住的州有效地履行法律義務(wù)，并且能夠起訴或被訴，那么該未成年人可以簽署書面同意書。否則，該同意書應(yīng)由其父母或合法監(jiān)護(hù)人簽署，并清楚列明簽字人作為父母或合法監(jiān)護(hù)人的身份。

　　此外，在以下兩種情況下，申請人無需另行提供書面同意書：（a）如商標(biāo)中包含的姓名或肖像指代某個特定在世個人，而該在世個人同時也是該件美國商標(biāo)申請的簽字人，則可以合理推定該特定在世個人同意將其姓名或肖像作為商標(biāo)注冊。（b）如商標(biāo)申請人先后提交了兩件包含姓名的商標(biāo)申請，在先商標(biāo)在已提交書面同意書的情況下已經(jīng)注冊，則對于指定商品/服務(wù)相同或包含于在先商標(biāo)的在后申請，無需提交新的同意書。

　?。?）提交爭辯：如商標(biāo)的確包含了特定的在世個人的姓名、肖像或簽名的，且申請人較難獲取前述特定在世個人的同意書的情況下，可視案件的具體情況提交爭辯意見?？蓢L試爭辯該特定個人的知名度不足以使公眾會理所當(dāng)然地認(rèn)為與申請商品/服務(wù)存在關(guān)聯(lián)，或該特定的在世個人與該商標(biāo)指定的某些商品/服務(wù)并不存在公開關(guān)聯(lián)等。

　　四、結(jié)語

　　在中國的商標(biāo)審查實踐中，姓名權(quán)的保護(hù)主要通過《商標(biāo)法》第三十二條前半段，即“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”進(jìn)行規(guī)制，個別情況亦會援引第十條第一款第（七）項“欺騙性”，或第十條第一款第（八）項“不良影響”等條款，不予核準(zhǔn)注冊。上述美國《商標(biāo)法》中第2（c）條的立法目的和具體適用與中國商標(biāo)法第三十二條較為接近，均要求保護(hù)的特定主體具有一定的知名度，或與指定商品/服務(wù)具有穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，以達(dá)到可能對他人的在先姓名權(quán)等人身權(quán)益造成損害的程度。中國商標(biāo)申請人可在參照中國商標(biāo)法第三十二條的理解和適用基礎(chǔ)上，結(jié)合美國的審查指南，從而在申請中更好地規(guī)避基于上述條款的駁回風(fēng)險，或采取相應(yīng)的解決方案。

　　參考文獻(xiàn)

　　【1】參見：In reADCO Indus.-Techs.，L.P.，2020 USPQ2d 53786，at *8 (TTAB 2020)

　　【2】參見：In re McDonald’s Corp.，230 USPQ 304，306 (TTAB 1986).

　　【3】參見：In re Steak，Ale Rests.of Am.，Inc.，185 USPQ at 447

　　【4】參見：In re Sauer，27 USPQ2d 1073，1074-75

　　【5】參見：Martin，206 USPQ at 933