文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴(yán)雨蒙
美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條規(guī)定,僅直接描述,或欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí),不得在主簿上被核準(zhǔn)注冊?!睹绹虡?biāo)審查指南》(下稱《審查指南》)第1209條介紹了商標(biāo)描述性的程度劃分,并對商標(biāo)描述性的審查及相應(yīng)駁回程序作出了較為詳細(xì)的闡釋。本文將圍繞第1209條,對基于描述性的審查標(biāo)準(zhǔn)和駁回救濟(jì)進(jìn)行解讀,希望對國內(nèi)申請人及商標(biāo)律師進(jìn)一步了解美國的商標(biāo)描述性審查有所裨益。
一、商標(biāo)描述性程度劃分
根據(jù)《審查指南》第1209.01條,商標(biāo)的描述性可被理解為一個(gè)“顯著性/描述性統(tǒng)一體”,也即商標(biāo)的顯著性和描述性是一個(gè)相對的概念,申請商標(biāo)在指定商品/服務(wù)上的描述性越強(qiáng),顯著性越弱。前述“顯著性/描述性統(tǒng)一體”以及商標(biāo)描述性程度劃分如下圖所示:
1.臆造詞商標(biāo)(Fanciful marks)、任意型商標(biāo)(Arbitrary marks)和暗示型商標(biāo)(Suggestive marks)
臆造詞商標(biāo)是由臆造的詞語構(gòu)成的商標(biāo),這些臆造詞專門為作商標(biāo)性使用而創(chuàng)造,在現(xiàn)實(shí)語言體系中并不存在,如PEPSI(百事)、KODAK(柯達(dá))、EXXON(??松蛘呤侨粘I钪胁粫?huì)使用的詞語,如FLIVVER(意為“失敗,廉價(jià)小汽車”)。
任意型商標(biāo)雖由常用詞匯構(gòu)成,但該常用詞匯與商標(biāo)指定的商品/服務(wù)無關(guān),因而能起到區(qū)分商品/服務(wù)來源的作用,如“APPLE(蘋果)”用在電腦上、“小米”用在手機(jī)上、“光明”用在乳制品上。任意型商標(biāo)實(shí)質(zhì)上是指以一種意想不到的方式使用一個(gè)常見的詞匯。
暗示型商標(biāo)雖沒有直接描述商品/服務(wù)的特點(diǎn),但其包含的文字或其他要素具有暗示性,消費(fèi)者通過聯(lián)想可以將商標(biāo)和指定的商品/服務(wù)聯(lián)系起來,如“舒膚佳”用在個(gè)人清潔產(chǎn)品上(區(qū)別于直接描述“舒緩皮膚”)、“飄柔”和“海飛絲”用在頭發(fā)洗護(hù)產(chǎn)品上(區(qū)別于直接描述“讓頭發(fā)柔順”、“讓發(fā)絲飛揚(yáng)”)、“佳潔士”用在牙膏上(區(qū)別于直接描述“牙齒清潔”)。
上述三類商標(biāo)在美國是被認(rèn)為具備固有顯著性的(Inherent distinctive),因此無需證明申請商標(biāo)已通過使用獲得顯著性(Acquired distinctiveness),即可在主簿上獲得注冊。
2.僅具直接描述性的商標(biāo)(Merely descriptive marks)
直接傳達(dá)了有關(guān)指定商品/服務(wù)原料、質(zhì)量、特點(diǎn)、功能等方面信息的商標(biāo)為僅具直接描述性的商標(biāo),如上述“光明”商標(biāo)若用在照明產(chǎn)品上則對其功能和特點(diǎn)僅具有直接描述性。此類商標(biāo)需要提交大量使用證據(jù)證明其已通過長期連續(xù)使用獲得顯著性,才可在主簿上獲準(zhǔn)注冊,但可以直接尋求副簿注冊。即使申請商標(biāo)沒有描述指定商品/服務(wù)的全部特點(diǎn),只要該商標(biāo)描述了一個(gè)功能、屬性或特性便足以被認(rèn)定為僅具直接描述性的商標(biāo)。
值得注意的是,如果申請商標(biāo)指定的具體服務(wù),落在該商標(biāo)直接描述的服務(wù)的大范圍之中,屬于該商標(biāo)直接描述的服務(wù)的一個(gè)子集,那么該商標(biāo)也可能被視為僅具直接描述性。例如,美國商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)(以下簡稱“TTAB”)曾裁定“NATIONAL CHAMBER(國家商會(huì))”商標(biāo)申請?jiān)凇吧虡I(yè)和監(jiān)管數(shù)據(jù)分析”服務(wù)上僅具直接描述性【1】,因?yàn)樵撋虡?biāo)對其指代的商會(huì)所提供的“促進(jìn)商人利益”的服務(wù)僅具直接描述性,而有大量證據(jù)證明該商標(biāo)申請的具體服務(wù)“商業(yè)和監(jiān)管數(shù)據(jù)分析”包含于“促進(jìn)商人利益”的范圍之內(nèi)。
3.通用名稱(Generic terms)
通用名稱是在相關(guān)消費(fèi)者眼中,主要意義為商品或服務(wù)的通用或類別名稱的術(shù)語。指定商品/服務(wù)的通用名稱在主簿或副簿上都無法注冊,如上述“APPLE(蘋果)”在水果蘋果上,“小米”在糧食小米上無法注冊。
審查實(shí)踐中區(qū)分僅具直接描述性的商標(biāo)和通用名稱有時(shí)并非易事,而“基于描述性的駁回”和“基于通用性的駁回”又是兩個(gè)不同的駁回理由,因此審理過程中,當(dāng)審查員認(rèn)為申請商標(biāo)缺乏固有顯著性且為通用名稱時(shí),可能先僅下發(fā)“基于描述性的駁回”,若后續(xù)申請人在駁回復(fù)審中未能說服審查員,則審查員會(huì)進(jìn)一步下發(fā)“基于通用性的駁回”。
二、審查商標(biāo)描述性的考慮因素
《審查指南》第1209.03條主要以列舉式的形式規(guī)定了下述在審查文字商標(biāo)描述性時(shí)的重點(diǎn)考慮因素。但對于圖形、設(shè)計(jì)商標(biāo)的描述性審查,《審查指南》中未作詳細(xì)指引,僅表示審查標(biāo)準(zhǔn)與文字商標(biāo)保持一致。
1.主要判斷標(biāo)準(zhǔn):判斷某個(gè)文字標(biāo)識(shí)是否能被核準(zhǔn)注冊為商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)是該標(biāo)識(shí)所含文字,使用在指定商品/服務(wù)上能否發(fā)揮識(shí)別和區(qū)分商品/服務(wù)來源的商標(biāo)性功能。
《審查指南》中還特別提示,第三方注冊、申請商標(biāo)所含文字的字典含義、申請商標(biāo)所含文字是否有多個(gè)含義、以及申請人是否為該商標(biāo)的首個(gè)或唯一使用者,在描述性審查中不起決定性作用。值得注意的是,對于文字的字典含義,《審查指南》中明確,分析申請商標(biāo)描述性時(shí),應(yīng)以消費(fèi)者可能對該商標(biāo)文字部分解讀出的含義為準(zhǔn)進(jìn)行判斷,而文字的字典含義并不被優(yōu)先考慮。在審查員的考量中,文字的字典含義證據(jù)比重上低于該文字在商標(biāo)實(shí)際使用中所指代含義的證據(jù)。因此“ALGAE WAFERS(藻類威化餅干)”整體在字典中雖然無固定含義,但使用在魚食上仍被認(rèn)為會(huì)使消費(fèi)者解讀為該商品是由藻類制作而成的,且呈現(xiàn)為威化餅質(zhì)地或形狀,因而被認(rèn)為僅具有描述性【2】。
2.特殊考量:對于部分特殊文字要素的考量要點(diǎn),如外語、指代地域的詞、縮寫或首字母、域名以及人物姓名,審查指南中還特別進(jìn)行了列舉式的分析指導(dǎo)。
?。?)對于外語商標(biāo),若審查員認(rèn)為美國一般消費(fèi)者看到該商標(biāo)時(shí)會(huì)停下來將其中的外語文字翻譯成英語的,則也適用與英文商標(biāo)同樣的審查標(biāo)準(zhǔn),如對于“東方日報(bào)”商標(biāo),TTAB曾裁定因其英文等義詞“Oriental Daily News”使用在報(bào)紙上僅具直接描述性,故“東方日報(bào)”使用在報(bào)紙上亦僅具直接描述性【3】。
?。?)對特定地域有指代性的詞如“America(美國)”、“American(美國的)”,常被用于描述商品/服務(wù)的質(zhì)量和受歡迎程度,如“美國最新鮮的冰淇淋”商標(biāo)使用在冰淇淋上對其質(zhì)量具有描述性,“美國最受喜愛的爆米花”使用在爆米花上對其受歡迎程度具有描述性。這類詞匯也會(huì)被用于描述商品/服務(wù)的地域淵源,如“National(全國的)”、“International(國際的)”、“Global(全球的)”、“Worldwide(世界范圍的)”對在相應(yīng)地理范圍內(nèi)提供的商品/服務(wù)僅具有描述性。
?。?)縮寫或首字母,通常不會(huì)被認(rèn)為是描述性的,除非申請商標(biāo)同時(shí)滿足:(a)是某個(gè)具體文字的縮寫、首字母或首字母縮寫;(b)該文字僅僅是對申請人的商品/服務(wù)的描述;(c)相關(guān)消費(fèi)者在申請人的商品/服務(wù)上看到該商標(biāo)時(shí),會(huì)認(rèn)出它是其代表的描述性文字的縮寫、首字母或首字母縮寫。如,TTAB曾裁定“TIA”與“time impact analysis(時(shí)間影響分析法)”實(shí)質(zhì)上具有相同含義【4】、“DEC”是“direct energy conversion(直接能量轉(zhuǎn)換)”的常規(guī)縮寫【5】。
?。?)由互聯(lián)網(wǎng)域名組成的商標(biāo)只有在其作為識(shí)別商品/服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)時(shí)才可以作為商標(biāo)注冊。統(tǒng)一資源定位符(URL)的一部分,包括開頭(http://www.)和頂級域名(TLD)(如:.com、.org、.edu)一般不具有來源識(shí)別功能。
?。?)包含歷史人物或虛構(gòu)人物姓名的商標(biāo)是能夠識(shí)別來源還是僅具有描述性,取決于消費(fèi)者是否能將其與特定的商業(yè)實(shí)體聯(lián)系起來,或者其他人有無使用該姓名來描述其產(chǎn)品的競爭需要?;诖?,判例法將情況分為兩種:(a)申請人對產(chǎn)生該人物的作品擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán);(b)該人物是歷史人物或處于公共領(lǐng)域(public domain)的虛構(gòu)人物。在(a)情況下,TTAB認(rèn)為,消費(fèi)者有理由期待帶有虛構(gòu)人物名稱或形象的商品/服務(wù)來自創(chuàng)造該虛構(gòu)人物,并有權(quán)從該人物的商業(yè)化中獲利的商業(yè)實(shí)體,或在該商業(yè)實(shí)體的許可下生產(chǎn)銷售。如消費(fèi)者看到米奇玩偶時(shí)會(huì)合理期待該玩偶由迪士尼公司生產(chǎn)或由其授權(quán)第三方生產(chǎn),因此“Micky(米奇)商標(biāo)/帶有米奇圖樣的設(shè)計(jì)商標(biāo)”能夠起到識(shí)別商品/服務(wù)來源的作用。而在(b)情況下,歷史人物和公共領(lǐng)域內(nèi)的虛構(gòu)人物僅具有描述性,因?yàn)橄M(fèi)者通常只期待人物姓名能指代人物本身。如消費(fèi)者看到命名為“MARTHA WASHINGTON(瑪莎?華盛頓,美國第一任總統(tǒng)喬治?華盛頓的夫人)”的玩偶時(shí),不會(huì)認(rèn)為該標(biāo)識(shí)指向玩偶廠商。又如,對于被命名為公共領(lǐng)域內(nèi)的虛構(gòu)人物如“LITTLE MERMAID(小美人魚)”的玩偶,有興趣生產(chǎn)小美人魚玩偶的玩偶制造商均有可能使用“小美人魚”描述其商品,對“小美人魚”的使用屬于市場競爭需要,因此該詞匯使用在玩偶上僅具有描述性。
3.被認(rèn)為具有直接描述性的文字無法通過輕微修改克服:首先,對于文字要素的描述性駁回,申請人無法通過對描述性詞匯的呈現(xiàn)樣式加以設(shè)計(jì)(Adding stylization)來回避或克服,除非該設(shè)計(jì)整體能給消費(fèi)者留下區(qū)別于所含文字本身的獨(dú)立的商業(yè)印象;其次,申請人亦無法僅通過采用復(fù)合詞、采用與描述性詞匯有輕微拼寫差異的同音詞、對描述性詞匯進(jìn)行重復(fù)、添加常用標(biāo)點(diǎn)符號的方式克服,除非修改后的商標(biāo)整體能給消費(fèi)者留下獨(dú)立的商業(yè)印象。例如,若“creamy(奶油的)”指定使用在蛋糕上被認(rèn)為僅具直接描述性,則申請人無法將其修改為有輕微拼寫差異的同音詞“creemy”來克服駁回,將其修改為“creamy creamy”或“creamy!”亦無法克服前述描述性駁回。
三、包含欺騙性錯(cuò)誤描述(deceptively misdescriptive)的標(biāo)識(shí)
欺騙性錯(cuò)誤描述是商標(biāo)描述性中的一種特殊情況,美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條規(guī)定,欺騙性地錯(cuò)誤描述指定商品或服務(wù)的標(biāo)識(shí)不得注冊。如果一個(gè)標(biāo)識(shí)(1)錯(cuò)誤地描述了指定商品或服務(wù),并且(2)消費(fèi)者可能會(huì)相信該錯(cuò)誤描述,則該標(biāo)識(shí)被視為包含欺騙性的錯(cuò)誤描述。若申請商標(biāo)在具備上述兩項(xiàng)構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上,還具備(3)“實(shí)質(zhì)影響(materiality)”,即其包含的錯(cuò)誤描述對于消費(fèi)者做出消費(fèi)決定具有實(shí)質(zhì)影響,則該商標(biāo)將基于另一理由被下發(fā)駁回——“基于欺騙性的駁回(Refusal on Basis of Deceptive Matter)”【6】。
除了是否需要具備“實(shí)質(zhì)影響”這一構(gòu)成要件外,上述兩個(gè)駁回理由在法律依據(jù)上的區(qū)別在于,本篇所解讀的“包含欺騙性的錯(cuò)誤描述”的駁回理由法律依據(jù)為關(guān)于描述性的條款,即美國《商標(biāo)法》第2(e)(1)條,也即該駁回強(qiáng)調(diào)的是“錯(cuò)誤描述”;而本系列第(二)篇文章中詳細(xì)解讀的“基于欺騙性的駁回”,法律依據(jù)為禁注條款,即美國《商標(biāo)法》第2(a)條,也即該駁回強(qiáng)調(diào)的是“欺騙性”。
法律依據(jù)不同,這兩個(gè)駁回理由在克服對策上也有所不同。針對“包含欺騙性錯(cuò)誤描述”的駁回,申請人可同克服其他基于描述性的駁回一樣通過(1)提交使用證據(jù)證明申請商標(biāo)已通過長期大量使用獲得顯著性;(2)尋求副簿注冊來嘗試克服,亦可(3)在申請商標(biāo)包含其他可注冊要素的情況下,放棄對欺騙性錯(cuò)誤描述部分的專用權(quán)。而針對“基于欺騙性的駁回”,由于審查員下發(fā)該駁回并不是因?yàn)樯暾埳虡?biāo)缺乏顯著性,故申請人無法通過提交使用證據(jù)證明申請商標(biāo)已獲得顯著性來克服,只能通過修改指定商品/服務(wù)的方式來消除欺騙性,或嘗試通過爭辯說服審查員“該標(biāo)識(shí)不會(huì)引起消費(fèi)者誤認(rèn),也不會(huì)影響消費(fèi)者的購買決定”。
四、結(jié)語
綜上所述,《美國商標(biāo)審查指南》第1209條介紹了商標(biāo)描述性程度的劃分原則,并闡釋了基于描述性的駁回理由的審查程序、考量因素并提供了駁回救濟(jì)思路。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》下編第四章“商標(biāo)顯著特征的審查審理”亦對描述性駁回的審查標(biāo)準(zhǔn)作出了詳細(xì)解讀。兩國商標(biāo)制度在商標(biāo)描述性程度的劃分上有較大相似之處,區(qū)別在于美國對于商標(biāo)描述性審查的標(biāo)準(zhǔn)較中國稍顯寬松,且對于“僅具直接描述性的商標(biāo)”,美國將允許其進(jìn)行副簿注冊作為一個(gè)額外的救濟(jì)措施。申請人可依據(jù)兩國商標(biāo)審查指南,并參考美國商標(biāo)描述性的程度劃分,選擇一個(gè)顯著性更強(qiáng)的商標(biāo),以提高商標(biāo)在兩國成功注冊的把握。此外,對于選擇了弱顯著性商標(biāo)作為海外業(yè)務(wù)品牌的申請人來說,如放棄或修改商標(biāo)存在一定實(shí)際困難,申請人亦可在專業(yè)商標(biāo)律師的指導(dǎo)下,嘗試對此類弱顯著性商標(biāo)提交美國申請,并根據(jù)商標(biāo)使用和維權(quán)需求規(guī)劃合理的主副簿申請方案,以契合申請人的品牌發(fā)展和商標(biāo)布局藍(lán)圖。
參考文獻(xiàn):
【1】參見:In re Chamber of Commerce, 675 F.3d at 1300, 102 USPQ2d at 1219。
【2】參見:In re Dairimetics, Ltd., 169 USPQ 572, 573 (TTAB 1971)。
【3】參見:In re Oriental Daily News, Inc., 230 USPQ 637 (TTAB 1986)。
【4】參見:Capital Project Mgmt. Inc. v. IMDISI Inc., 70 USPQ2d 1172 (TTAB 2003)。
【5】參見:In re BetaBatt Inc., 89 USPQ2d 1152 (TTAB 2008)。
【6】關(guān)于“基于欺騙性的駁回”的解讀以及該理由和“基于欺騙性錯(cuò)誤描述的駁回”之間的區(qū)別,請見《美國商標(biāo)審查指南》解讀系列(二)——基于欺騙與錯(cuò)誤暗示聯(lián)系的駁回。