?本期案例
最近,韓國大法院(最高法院)作出了一個具有里程碑意義的重要判決,該判決認定,使用與在先注冊商標近似的在后注冊商標構成商標侵權(案件號:2018Da253444)。
原告于2014年9月申請注冊“”商標,并于2014年12月獲得該商標核準注冊。被告于2015年12月開始在與原告注冊商標核定使用商品/服務相同/類似商品/服務上使用“”商標(該商標文字部分為“DATAFACTORY ???????????????”,其中,韓語“?????????”的英文含義為“Data recovery company”;“??????”的英文含義為“DATAFACTORY”),并在原告針對其商標使用行為提起商標侵權訴訟之后,于2016年8月提交了該商標注冊申請并獲得了該商標核準注冊。在被告商標異議公告期間,原告曾對被告的商標申請?zhí)崞甬愖h,但韓國知識產(chǎn)權局(KIPO)的審查員基于“DATA FACTORY”顯著性的考量,認定雙方商標不構成近似商標,仍然核準了被告商標的注冊。
盡管如此,在上述原告提起的商標侵權案件中,韓國大法院經(jīng)過審理,最終下發(fā)判決,認定雖然被告使用的是其注冊商標,但仍然構成對原告在先注冊商標權利的侵犯。
?律師點評
根據(jù)以往判例所確定的規(guī)則,在注冊商標被無效前,商標所有人對其注冊商標的規(guī)范使用不構成商標侵權。因此,在先商標所有人要想追究在后商標所有人的侵權責任,需要首先通過單獨的商標行政程序對在后注冊商標提起無效并獲得商標無效裁判。
而通過該判決所確定的新規(guī)則,在先商標所有權人可以在他人商標注冊有效的情況下直接追究其侵權責任。本案所確立的新規(guī)則對市場經(jīng)營者而言,一方面,可以節(jié)約無效程序中投入的時間成本,盡快實現(xiàn)維權結果;另一方面,在開展重要商業(yè)活動之前,盡量事先進行風險評估。但同時,如何解決法院和行政機關之間認定結果不一致的問題、商標行政機關對于商標注冊/商標近似判斷公信力等問題也是韓國官方以及相關從業(yè)者需要進一步探討的問題。