文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 楊曉偉
2021年10月18日,國家知識產(chǎn)權局、教育部、科技部聯(lián)合印發(fā)了《產(chǎn)學研合作協(xié)議知識產(chǎn)權相關條款制定指引(試行)》(以下簡稱《指引》),目的在于推進產(chǎn)學研合作,促進知識產(chǎn)權成果的轉移轉化,指導企業(yè)(產(chǎn))和高等院校(學)、科研機構(研)做好合作中的知識產(chǎn)權歸屬與處置工作,防控相關法律風險。
該《指引》主要從合作項目所涉及的背景知識產(chǎn)權的權屬出發(fā),例如歸高?;蚩蒲性核?、歸企業(yè)所有、雙方共有或各自擁有,對不同知識產(chǎn)權處置方式進行了七種劃分,明確了知識產(chǎn)權的歸屬、使用、學術發(fā)表和保密的問題。例如在“高?;蚩蒲性核鶕碛兄R產(chǎn)權的有關條款”下,引入合作企業(yè)有權在一定期限內(nèi)磋商轉讓或許可的模式,以加快專利技術商業(yè)化進程;還涉及賦予科研人員職務科技成果所有權或長期使用權的情況,避免多個權利主體在知識產(chǎn)權處置中可能出現(xiàn)的問題,盡可能避免多方參與反而不利于決策的情況發(fā)生,促進職務發(fā)明的順暢轉化。
產(chǎn)學研合作作為促進科技成果轉化的重要組成部分,在我國有較長時間的發(fā)展。高校積極參與其中,有些產(chǎn)生了較好的商業(yè)效果。但是實踐中因涉及多維問題需要考慮操作的復雜性。
一、技術成果的歸屬問題
這是一個基本問題,但仍然有人甚至是高校的研發(fā)人員對權利歸屬缺少明確的法律認識。筆者碰到一些高校科研人員作為發(fā)明人,在創(chuàng)辦企業(yè)進行成果轉化時,試圖以個人名義作為申請人對職務技術成果進行專利申請。這種想法是不可取的。因為《中華人民共和國專利法》明確規(guī)定了職務發(fā)明的權利歸屬問題。此外,《中華人民共和國促進科技成果轉化法》以及2020年通過的《中華人民共和國民法典》也對產(chǎn)學研合作中涉及專利申請權利和專利權的歸屬做了明確規(guī)定。
二、技術入股后的分紅問題
產(chǎn)學研合作中除了進行技術許可、轉讓,有時也會涉及技術入股的問題。例如高?;蚩蒲性核詫@麢嘧鲀r入股到企業(yè)中進行科研成果轉化。曾經(jīng)遇到過一個案例,權利人以技術入股,作價3000萬,以50%的股份(當然這是一個很不好的股權結構,涉及公司法經(jīng)營決策的問題,此處不再展開描述)入股某企業(yè)。該權利人擅長研發(fā)而不善經(jīng)營,公司由企業(yè)其他管理人員經(jīng)營。公司經(jīng)營很順利,但是連續(xù)幾年未給專利權人分紅。
這涉及知識產(chǎn)權和公司法的交叉問題。技術入股的股東可以查閱公司賬簿要求分紅,或者提起股東知情權訴訟,向法院請求強制查閱公司賬簿,從而保護自身的權益。
三、產(chǎn)學研合作中股權轉讓問題
比較典型的是浙江大學副校長褚健涉嫌貪污、侵吞國有資產(chǎn)案。褚健作為科研人員的創(chuàng)業(yè)與校企、校方之間有各種牽連,成為日后因股權轉讓被指控涉嫌貪污伏筆。例如,浙大工業(yè)自動化國家工程研究中心是浙江大學全額投資的國有企業(yè),產(chǎn)學研合作中,將投資到浙江中控軟件有限公司(現(xiàn)中控科技集團有限公司,褚健為創(chuàng)辦人)的300萬轉讓給中控軟件,但是雙方未按照國有資產(chǎn)處置履行相關的評估立項、評估備案和批準手續(xù)。
雖然浙江大學國有資產(chǎn)管理辦公室后續(xù)確認這一股權轉讓,并表示該股權轉讓沒有給浙江大學和浙大工業(yè)自動化國家工程研究中心造成任何損失,也未造成國有資產(chǎn)的重大流失,但是檢方還是認為褚健通過類似上述轉讓的幾次低價轉讓股權行為,涉嫌侵吞騙取差價達數(shù)千萬余元。最終褚健在已被羈押三年零兩個月之后,以貪污罪及故意銷毀會計憑證、會計賬簿罪獲刑三年零三個月。
本案在學術界引發(fā)廣泛熱議??蒲腥藛T將科技成果與商業(yè)結合的行為邊界在哪里?未按照國有資產(chǎn)處置履行相關的評估立項、評估備案和批準手續(xù)行使的具有程序瑕疵的股權轉讓行為是否有效?是否構成刑事犯罪?
上述《指引》中提到賦予成果完成人(團隊)技術成果知識產(chǎn)權所有權或長期使用權的,應與其簽署書面協(xié)議,合理約定轉化技術成果收益分配比例、轉化決策機制、轉化費用分擔以及知識產(chǎn)權維持費用等?!吨腥A人民共和國促進科技成果轉化法》第十八條規(guī)定國家設立的研究開發(fā)機構、高等院校所取得的職務科技成果,完成人和參加人在不變更職務科技成果權屬的前提下,可以根據(jù)與本單位的協(xié)議進行該項科技成果的轉化,并享有協(xié)議規(guī)定的權益。該單位對上述科技成果轉化活動應當予以支持。第二十五條規(guī)定國家鼓勵研究開發(fā)機構、高等院校與企業(yè)相結合,聯(lián)合實施科技成果轉化。但是這些規(guī)定對于類似上述股權轉讓,成果完成人與校方、科研機構之間的股權滲透復雜情況沒有具體說明。
實踐中,在進行產(chǎn)學研合作中,成果完成人作為企業(yè)一方與校企、校方進行合作受讓股權時,建議事先取得教育部門、國資管理部門的同意,嚴格遵守《中華人民共和國公司法》以及國家關于國有資產(chǎn)轉讓的有關程序規(guī)定,避免出現(xiàn)程序瑕疵,規(guī)避不必要的法律風險。
四、產(chǎn)學研合作中權利轉讓和許可問題
根據(jù)《指引》的規(guī)定,企業(yè)有權以書面方式要求高?;蚩蒲性核氨毁x權的技術成果完成人(團隊))不得就相同或類似項目、相同或類似技術和知識產(chǎn)權的許可或轉讓,與甲方競爭對手進行不合理的磋商或交易。但是這是在企業(yè)和高?;蚩蒲性核炗啴a(chǎn)學研合作協(xié)議的基礎上的限制。
在清華大學教授付林涉嫌貪污罪、挪用公款罪的案件中,付林與某A企業(yè)之間未能達成專利權轉讓和許可協(xié)議,并與B企業(yè)最終簽署專利權轉讓和許可協(xié)議。A企業(yè)三次向檢察院舉報付林涉嫌貪污、挪用公款。最后一次舉報后,付林被采取了刑事拘留措施,經(jīng)過兩年半偵查時間檢方?jīng)Q定撤回起訴,法院作出裁定予以準許。
在這起案件中,受損失的不止是付林個人,而是產(chǎn)學研合作中各方的積極性。產(chǎn)學研各方在合作中應該對科研人員、科研活動及其規(guī)律保持尊重。如果虛假舉報屬實,相關涉事主體需要為虛假舉報及后續(xù)的羈押行為承擔相應的刑事責任和法律后果。
五、產(chǎn)學研合作中的商業(yè)秘密問題
《指引》中涉及產(chǎn)學研合作中的保密問題,規(guī)定了學術發(fā)表、產(chǎn)品研發(fā)過程中雙方應注意與知悉保密信息的關聯(lián)企業(yè)員工或?qū)W生單獨簽訂保密協(xié)議,并可根據(jù)項目保密級別組織保密宣貫或保密培訓。例如,企業(yè)應當注重保障高校或科研院所其學生的學術發(fā)表權,高校或科研院所及學生應當履行對于企業(yè)商業(yè)秘密的保密義務。
在商業(yè)活動中,侵犯商業(yè)秘密的行為屢見不鮮,除了私下協(xié)商進行賠償或達成許可使用之外,因為侵犯商業(yè)秘密而承擔刑事責任的情況也時有發(fā)生。在產(chǎn)學研合作的過程中,因各方涉及深度合作,因此,更應該嚴格遵守相關保密義務,簽訂保密協(xié)議,做好保密宣傳,以法律為準繩約束各方的行為,規(guī)范引導知識產(chǎn)權交易過程,保障產(chǎn)學研合作的順利開展,取得應有的商業(yè)效果。
六、結語
上述《指引》的印發(fā),為產(chǎn)學研合作中知識產(chǎn)權權屬、使用、學術發(fā)表和保密問題提供了具體的操作指南,對于切實有效的降低產(chǎn)學研合作過程中的知識產(chǎn)權風險提供了行為準則。在促進科技成果轉化的過程中,知識產(chǎn)權并不是孤立的權利,行使知識產(chǎn)權的行為也不是孤立于其他部門法的行為。在產(chǎn)學研合作的過程中,需要注意知識產(chǎn)權的權利義務與刑事責任、其他民事責任尤其是公司法規(guī)定的相關權利義務的交叉,在法律體系下規(guī)范各方的行為,從而提高產(chǎn)學研的合作效率,降低法律風險。