一文帶你看懂美國專利無效程序

2020-04-17

  文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亞洲

   

  導(dǎo)語  美國的專利制度,尤其是專利無效程序,體系復(fù)雜,特色鮮明?,F(xiàn)將與美國專利無效程序有關(guān)的情況介紹如下,以供參考(*注:以下介紹不包括原已有且現(xiàn)仍有效的Ex Parte Reexamination EPR程序)。

 

  一、美國專利無效的途徑

  2011年9月, 美國頒布了America Invents Act(《美國發(fā)明法》,以下簡稱AIA) , 這是美國近六十年來最重要的專利法修正案,該法對專利授權(quán)后的無效制度進(jìn)行了大幅修改。目前,美國專利無效大體分為行政途徑、司法途徑和準(zhǔn)司法途徑這三種。

  1、行政途徑。AIA修改和新增了三種無效(復(fù)議)程序,分別是Inter Partes Review (簡稱IPR),Covered Business Method Review (簡稱CBMR),和Post-Grant Review (簡稱PGR),由于找不出妥帖的與之對應(yīng)的中文翻譯,故下文均以簡稱特指對應(yīng)的程序。

  2、司法途徑。指被控侵權(quán)人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起無效(*注:與專利侵權(quán)有關(guān)的案件系exclusive jurisdiction ,故此類案件初審均應(yīng)由聯(lián)邦地區(qū)法院行使管轄權(quán)),然后由該法院判斷主張權(quán)利的專利的有效性。

  3、準(zhǔn)司法途徑。指被請求人(被控侵權(quán)人)向美國國際貿(mào)易委員會(International Trade Commission,以下簡稱ITC)提起無效,由ITC判斷主張權(quán)利的專利的有效性。

 

  二、通過行政途徑提起無效(復(fù)議)

  1、新的IPR程序?qū)嵤┖?,申請人針對已授?quán)專利均可提起IPR程序挑戰(zhàn)其有效性。但需要注意的是,IPR程序可以以授權(quán)專利缺少35 U.S.C § 102條規(guī)定的新穎性、35 U.S.C § 103條規(guī)定的非顯而易見性為由提起無效,其中現(xiàn)有技術(shù)的證據(jù)類型應(yīng)只限于在先專利和公開出版物這兩種情形。另外,IPR程序只能在專利授權(quán)日起9個月后或在PGR程序結(jié)束后提起(以下第2點會介紹PGR)。

  2、新的PGR程序?qū)嵤┖螅暾埲酸槍σ咽跈?quán)的專利可提起PGR程序挑戰(zhàn)其有效性。與IPR程序不同的是,PGR大大擴(kuò)充了提起無效的理由和證據(jù)類型,除了以授權(quán)專利缺乏新穎性、非顯而易見性為由提起無效外,申請人還可以以授權(quán)專利違反了35 U.S.C § 101條規(guī)定的可專利性主題問題、35 U.S.C § 112條規(guī)定的說明書等問題提起無效,此外,證據(jù)類型除了在先專利和公開出版物外,也可以提交銷售、公開使用、在先申請(未公開)、專利不可實施等在內(nèi)的任何證據(jù)。另外,與IPR程序不同的是,PGR只能在專利授權(quán)日起9個月內(nèi)提起。

  3、CBMR一般只針對商業(yè)方法專利。基于CBMR提起無效的理由和證據(jù)類型與PGR相同,與PGR不同而與IPR相同的是提起的時間,即,申請人只能在專利授權(quán)日起9個月后或在PGR程序結(jié)束后提起。

  4、基于IPR、PGR和CBMR三種途徑發(fā)起的無效(復(fù)議),均應(yīng)向Patent Trial and Appeal Board (專利審判及上訴委員會,PTAB)提出,通常PTAB的三個專利法官(審查員,Administrative Patent Judge)會組成APJ審查組負(fù)責(zé)審理并裁決。各方對于PTAB的裁決不服,可以向The United States Court of Appeals for the Federal Circuit(聯(lián)邦巡回上訴法院,CAFC)提起訴訟,對于CAFC判決不服,還可向美國聯(lián)邦最高法院上訴。在此需要注意的是:

 ?。?)PTAB類似于我國的原專利復(fù)審委員會(PRB),現(xiàn)國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部,專職審查專利無效事務(wù);

 ?。?)CAFC審理的基于IPR、PGR和CBMR程序產(chǎn)生的無效案件衍生的訴訟類似與北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理的涉及專利無效的行政訴訟,系專屬管轄;

  (3)美國聯(lián)邦最高法院審理的源自CAFC的上訴案件,類似于2019年1月1日之后,我國最高法院(知識產(chǎn)權(quán)庭)統(tǒng)一審理的行政訴訟二審案件;

  (4)與我國專利無效行政訴訟不同的是,基于IPR、PGR和CBMR三種途徑而衍生的訴訟(指CAFC審理的訴訟案件以及美國最高法院審理的上訴案件)訴訟參與人為專利權(quán)人和無效發(fā)起人,不包括PTAB;

  (5)能夠發(fā)起IPR、PGR和CBMR程序的申請人應(yīng)當(dāng)指除專利權(quán)人之外的利害關(guān)系人,我國專利無效對于申請人并無特別限制;

 ?。?)IPR、PGR和CBMR程序的受理有一定門檻,即,PTAB經(jīng)過初步審查,只有在認(rèn)為被請求的專利至少有一項權(quán)利要求有被無效的可能性的情況下才會正式受理無效(復(fù)議)申請,初步統(tǒng)計顯示PTAB對于無效(復(fù)議)案件受理率約為60%。我國專利無效對于正式受理,除了形式要求之外,亦并無特別限制。

  5、根據(jù)USPTO(美國專利商標(biāo)局)公布的2012年9月16日至2018年12月31日美國專利無效案件數(shù)據(jù),在IPR、PGR、CBMR三種無效(復(fù)議)程序中,IPR占比最多,高達(dá)92%,合計為8917件;IPR較少,占比僅為2%,合計150件。從目前的數(shù)據(jù)觀察,IPR是上述三種無效(復(fù)議)程序中最受歡迎的方式。

  6、以下是PGR和IPR兩個程序基本流程以及所耗費時間流程圖:

   

  7、以下是IPR、PGR、CBMR三個程序?qū)Ρ缺恚?/strong>

  三、通過司法途徑提起無效

  如上所述,當(dāng)專利權(quán)人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利侵權(quán)訴訟后,被控侵權(quán)人可以直接向?qū)徖砬謾?quán)案件的法院提起無效(且這種方式以前是專利無效的主要途徑),具體為:(1)以原告主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由進(jìn)行抗辯;(2)以原告主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由,在被訴案件中提起反訴;(3)以主張權(quán)利的授權(quán)專利應(yīng)予無效為由,直接提起確認(rèn)不侵犯專利權(quán)訴訟。聯(lián)邦地區(qū)法院可就以上無效請求直接進(jìn)行審查,雖然目前我國審理專利侵權(quán)案件的法院還不能直接對主張權(quán)利的授權(quán)專利有效性進(jìn)行審查,但司法實踐中已有個案在做類似嘗試。

  如果申請人通過IPR或PGR程序針對一件已經(jīng)授權(quán)的專利提起了無效,再假設(shè)上述專利的權(quán)利人隨后向聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權(quán)訴訟,通常該在后的侵權(quán)訴訟案件會中止(初步統(tǒng)計顯示中止比例約70%),等待IPR或PGR程序的結(jié)果,除非審理法院同意專利權(quán)人請求解除中止等動議(stay consideration)。當(dāng)然有的專利侵權(quán)案件也未因有IPR或PGR而中止,法院只是采用了延緩審理的方式,例如IPR程序?qū)嵤┖蟮募衙鳎℅armin)公司專利侵權(quán)案即如此。在我國是否因無效程序而中止專利侵權(quán)訴訟是一個經(jīng)常被問及的問題,事實上,思考這個問題的現(xiàn)實意義并不大,原因是我國的無效程序進(jìn)程如此迅速(約6-8個月),可能還未待審理專利侵權(quán)案件的法院思考要不要中止之時,無效結(jié)果已作出。

  根據(jù)禁反言(Estoppel)規(guī)則,為了避免重復(fù)、沖突的無效程序,如果PTAB已針對IPR或PGR程序中授權(quán)專利作出了無效裁定,那么在聯(lián)邦地區(qū)法院的侵權(quán)訴訟以及ITC的337調(diào)查程序中,被控侵權(quán)人不能再次基于已經(jīng)提出過的理由或者本應(yīng)提出的理由(any ground raised or reasonably could have been raised)挑戰(zhàn)該專利有效性。

  對于美國聯(lián)邦地區(qū)法院初審判決不服,應(yīng)當(dāng)向CAFC提上訴,對于CAFC的判決不服,可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

  雖然通過司法途徑提起無效沒有時間限制、沒有理由限制,也沒有證據(jù)形式限制,但其最大的弊端在于由于訴訟程序冗長而導(dǎo)致無效審查費時耗力,尤其是訴訟中使用陪審團(tuán)判定可專利性問題時,由于那些由普通公眾而非專業(yè)技術(shù)人員組成的陪審團(tuán)對于專利無效中涉及技術(shù)問題一籌莫展,更加拖延了案件進(jìn)程。因此,權(quán)衡利弊后,越來越多的請求人傾向于通過IPR程序發(fā)起無效。

 

  四、通過準(zhǔn)司法途徑提起無效

  美國國際貿(mào)易委員會(ITC)可以基于專利權(quán)人的請求,根據(jù)337條款,就入境美國的貨物涉嫌侵犯在美國已授權(quán)的專利權(quán)進(jìn)行審查,在此過程中,被申請人可以以專利權(quán)人主張權(quán)利的授權(quán)專利不具備可專利性條件應(yīng)予以無效為由作為抗辯,ITC可就該無效請求直接進(jìn)行審查。當(dāng)然被申請人也可針對主張權(quán)利的授權(quán)專利向PTAB提起IPR或PGR程序,不確定的是,PTAB對于無效(復(fù)議)裁決結(jié)果是否必然為ITC所尊重和執(zhí)行。

  對于ITC的裁決(涉及無效的部分)不服,應(yīng)當(dāng)向CAFC提上訴,對于CAFC的判決不服,亦可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

 

  參考文獻(xiàn):

  1、Peter S. Menell, Mark A.Lemley, Robert P.Merges,Intellectual Property in the New Technological Age:2018

  2、Craig Allen Nard,The Law of Patent (Fourth Edition), 2017

  3、www.uspto.com

  4、宋蓓蓓、呂利強(qiáng):《美國專利無效制度的改革進(jìn)展與思考》,《電子知識產(chǎn)權(quán)》,2017

  

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