文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦
最近不少被客戶問(wèn)到,提交的美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)我能換個(gè)提交基礎(chǔ)嗎?當(dāng)然可以!但具體怎么換,有何限制條件,有何注意事項(xiàng),且看以下指南。
熟悉美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的企業(yè)都知道,提交美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)一般可基于三種提交基礎(chǔ)(filing basis):①Use in Commerce-§1(a) 實(shí)際使用,即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí),即聲明在所有指定商品上已投入實(shí)際使用;②Intent-to-Use-§1(b) 打算使用,即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí),聲明在所有指定商品上有意圖,但尚未投入實(shí)際使用;③Foreign Registration -§44(e)原屬國(guó)注冊(cè),即提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí),聲明在所有指定商品上有意圖使用,且在原屬國(guó)已獲得注冊(cè)。
修改基礎(chǔ)在申請(qǐng)的任何階段都可以提出嗎?
是的,但在不同的階段,修改程序有所不同。我們將美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的階段分解為如下圖所示:
在上圖的第①階段,即核準(zhǔn)公告前,申請(qǐng)人都可以提出申請(qǐng)基礎(chǔ)的修改,只要符合新的修改基礎(chǔ)的條件即可,本階段是沒(méi)有官費(fèi)的。
在上圖的第②階段,即核準(zhǔn)公告后,因申請(qǐng)已經(jīng)經(jīng)過(guò)官方的實(shí)質(zhì)審查,且經(jīng)過(guò)異議公示,包括申請(qǐng)基礎(chǔ)的公示,因此本階段修改基礎(chǔ)需遵循特別的請(qǐng)?jiān)赋绦颍≒etition),即由署長(zhǎng)(Director)受理請(qǐng)?jiān)福⒃撜?qǐng)?jiān)赶掳l(fā)至原審查員,由原審查員審理后再?zèng)Q定是否同意。該特別的請(qǐng)?jiān)赋绦颍≒etition)官費(fèi)為100美金。另因此前公告的信息被修改,因此在基礎(chǔ)修改被核準(zhǔn)后,將重新進(jìn)入公告程序。
在上圖的第③階段,即若申請(qǐng)商標(biāo)被第三方提出異議,那么因涉及相對(duì)方(異議方)的利益,因此該階段的基礎(chǔ)修改除了需向異議審理機(jī)關(guān)——商標(biāo)審查和上訴委員會(huì)(TTAB)提交以外,還需額外獲得異議方的同意。在焦灼的異議程序中,雖然程序上允許修改基礎(chǔ),但在實(shí)踐中,想獲得異議方同意,可不是件容易的事兒!
修改基礎(chǔ)有哪些具體的情形?
關(guān)于修改基礎(chǔ)的具體情形,我們可以從各個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)來(lái)一一說(shuō)明。
§1(a)實(shí)際使用基礎(chǔ)的修改
在以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的申請(qǐng)中,在申請(qǐng)的同時(shí)已提交使用證據(jù)。什么情況下會(huì)涉及可能需要修改基礎(chǔ)呢?一般主要是使用證據(jù)出了問(wèn)題,比如使用證據(jù)顯示的商標(biāo)標(biāo)樣不符合申請(qǐng)的圖樣,或者使用證據(jù)顯示的產(chǎn)品與申請(qǐng)的產(chǎn)品不符等。因此在使用證據(jù)不合格的情況下,申請(qǐng)時(shí)所提出的“已在指定商品上使用商標(biāo)”的聲明即沒(méi)有依據(jù),因此可以修改為“§1(b) 打算使用”,或“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”。
這種情況多半發(fā)生在公告之前,即上述圖表中的第①階段。特別需要留意的是,如果修改為“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”,需符合該基礎(chǔ)的要求,即申請(qǐng)人名義、商標(biāo)標(biāo)樣需與國(guó)內(nèi)注冊(cè)完全一致,且指定的商品不得超出基礎(chǔ)注冊(cè)的范圍。因此,多數(shù)情況下可能面臨商品的調(diào)整或刪減。
§1(b)打算使用基礎(chǔ)的修改
在以§1(b)打算使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng)正常流程中,審查員在實(shí)質(zhì)審查并初審公告后,無(wú)第三方提出異議的,官方將下發(fā)核準(zhǔn)通知,要求申請(qǐng)人六個(gè)月內(nèi)(可延長(zhǎng)至三年)提交使用聲明(Statement of use)。使用聲明被核準(zhǔn)后,該申請(qǐng)將載明當(dāng)前基礎(chǔ)(Current basis)已轉(zhuǎn)為§1(a) 實(shí)際使用,并核準(zhǔn)注冊(cè)。
那企業(yè)可能會(huì)問(wèn),能否在官方下發(fā)核準(zhǔn)通知前就更改為§1(a)實(shí)際使用,這樣加快后續(xù)審查進(jìn)度呢?可以,只需提交使用主張(Allegations of Use),符合相應(yīng)的實(shí)際使用要求(提交產(chǎn)品圖片),并相應(yīng)支付官費(fèi)。但必須把握黃金時(shí)間點(diǎn)在官方實(shí)質(zhì)審查結(jié)束,核準(zhǔn)商標(biāo)初審公告前。否則即使提交,官方也不會(huì)審查。
此外,還有一種可能的情形時(shí),企業(yè)在收到核準(zhǔn)通知后,發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)無(wú)法提交美國(guó)的使用證據(jù)的,也可以將基礎(chǔ)修改為“§44(e) 原屬國(guó)注冊(cè)”,修改要求如上所述。但需要特別留意的是,如果先行提交了使用聲明(Statement of use),但被官方下發(fā)審查意見(jiàn),而此時(shí)申請(qǐng)人希望修改基礎(chǔ)的,因該件商標(biāo)已初審公告(即上述圖表中的第②階段),此時(shí)無(wú)法在答復(fù)復(fù)審的同時(shí)修改基礎(chǔ),而需要另行提交請(qǐng)?jiān)福≒etition)申請(qǐng),同時(shí)在答復(fù)復(fù)審時(shí)告知審查員基礎(chǔ)已修改。
§44(e)原屬國(guó)注冊(cè)基礎(chǔ)的修改
以原屬國(guó)注冊(cè)為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng)中,可能也會(huì)遭遇原屬國(guó)注冊(cè)不符合要求,而面臨修改基礎(chǔ)的情形。
修改為§1(b)打算使用的基礎(chǔ)較為簡(jiǎn)單,直接提交即可,只不過(guò)將面臨后續(xù)注冊(cè)前提交使用聲明(Statement of use)的階段。
修改為1(a)實(shí)際使用的基礎(chǔ),則相對(duì)復(fù)雜一些。因“1(a)實(shí)際使用”基礎(chǔ)的要求是在“商標(biāo)申請(qǐng)日前”有所使用,因此在修改的同時(shí),需告知在美國(guó)和世界范圍內(nèi)的最早使用日期,和美國(guó)的使用證據(jù)。其中,美國(guó)的最早日期應(yīng)早于商標(biāo)的“申請(qǐng)日期”。如果美國(guó)實(shí)際使用日期晚于申請(qǐng)日,是否就沒(méi)法修改呢?“曲線救國(guó)”方案是,先將申請(qǐng)修改為“§1(b)打算使用”,再按如上“§1(b)打算使用”修改為“1(a)實(shí)際使用”的流程,即提交使用主張(Allegations of Use)的方式實(shí)現(xiàn)目的。
還有哪些申請(qǐng)基礎(chǔ)冷知識(shí)?
想必通過(guò)上述梳理,大家對(duì)美國(guó)申請(qǐng)修改基礎(chǔ)已有一定了解。文末再附送兩個(gè)和申請(qǐng)基礎(chǔ)相關(guān)的小知識(shí)點(diǎn)。
?、偕暾?qǐng)基礎(chǔ)選擇:企業(yè)一般在選擇申請(qǐng)基礎(chǔ)時(shí),習(xí)慣同一件申請(qǐng)僅申請(qǐng)一項(xiàng)基礎(chǔ)。但在實(shí)際操作中,可以在一件申請(qǐng)中,根據(jù)不同的類別,選擇不同的基礎(chǔ),或者選擇2個(gè)以上基礎(chǔ)。甚至可以在一個(gè)類別中,根據(jù)不同的商品,選擇不同的基礎(chǔ)。因此,企業(yè)可以根據(jù)本件商標(biāo)申請(qǐng)中,不同產(chǎn)品的使用情況(已使用、尚未使用)選擇不同基礎(chǔ),而不必糾結(jié)是否可以在同一件申請(qǐng)中遞交。
②申請(qǐng)基礎(chǔ)Foreign Priority -§44(d)優(yōu)先權(quán):讀過(guò)美國(guó)商標(biāo)法的朋友們會(huì)發(fā)現(xiàn),在法條第1條中還隱藏著§44(d)優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)基礎(chǔ),該申請(qǐng)基礎(chǔ)一般在要求優(yōu)先權(quán)的時(shí)候使用。但需要留意的是,該申請(qǐng)基礎(chǔ)僅為提交基礎(chǔ),無(wú)法作為“注冊(cè)基礎(chǔ)”。即在初審公告或核準(zhǔn)注冊(cè)前,該申請(qǐng)需滿足實(shí)際使用,打算使用或原屬國(guó)注冊(cè)基礎(chǔ)中的任一基礎(chǔ)。因此,一般情況下,以該基礎(chǔ)提交申請(qǐng)的,需同時(shí)搭配其他申請(qǐng)基礎(chǔ),以滿足注冊(cè)條件。在申請(qǐng)時(shí),未搭配其他基礎(chǔ)的,則默認(rèn)以原屬國(guó)注冊(cè)為基礎(chǔ),則需在注冊(cè)前相應(yīng)提交原屬國(guó)注冊(cè)證明。原屬國(guó)未注冊(cè)成功怎么辦?請(qǐng)參考以上修改基礎(chǔ)指南!