淺析商標撤銷答辯案中關(guān)于“其他不可歸責于商標注冊人的正當事由”的應(yīng)用——“ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA”商標撤銷答辯案為例

2019-12-06

  文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 林素素

 

  《商標法》第四十九條規(guī)定:“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的,任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。”

  《實施條例》第六十七條規(guī)定:下列情形屬于商標法第四十九條規(guī)定的正當理由:

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 ?。ㄋ模?strong>其他不可歸責于商標注冊人的正當事由。

  本文僅就關(guān)于“其他不可歸責于商標注冊人的正當事由”,以下方案件為例做簡要分析。

 

  一、案情簡介及裁定結(jié)果

  (一)案情簡介

  北京標市科技有限公司于2018年09月19日對意大利ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA(以下簡稱“被申請人”)的第G1041960號“ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA”商標(以下簡稱“被申請商標”)于第36類“貨幣事務(wù);不動產(chǎn)事務(wù);保險;金融事務(wù)”等服務(wù)項目上的注冊商標。

  被申請人在收到商標局下發(fā)的提供使用證據(jù)通知之后,按照要求,在期限內(nèi)向商標局提交了其于2015年09月19日至2018年09月18日期間于核定服務(wù)項目上使用被申請商標的證據(jù)材料。

  (二)裁定結(jié)果

  被申請商標予以維持注冊。

 

  二、案件具體分析

  被申請人(ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA,簡稱ABI,中文名稱意大利銀行協(xié)會)是意大利銀行的行業(yè)協(xié)會,成立于1919年,是一個自愿的非營利性組織,其目的是代表、維護和促進其會員銀行和金融中介機構(gòu)的利益。該機構(gòu)會定期發(fā)布意大利銀行不良貸款率、銀行存款總額、銀行業(yè)信貸活動、“手機銀行”年度報告等數(shù)據(jù)。

  根據(jù)被申請人的章程,被申請人的宗旨是代表、維護和促進其會員銀行和金融中介機構(gòu)的利益,其通過舉辦關(guān)于銀行業(yè)和金融問題及普遍的經(jīng)濟和社會問題的會議和辯論會,致力于在影響銀行和金融系統(tǒng)領(lǐng)域,在本國、歐洲和國際層面上進行規(guī)制改革;被申請人為其成員提供信息活動,技術(shù)援助和咨詢服務(wù),制定行為守則并努力使其成員接受上述守則,并在其他國家和國際機構(gòu)采取的相關(guān)舉措中進行合作;并代表意大利信貸和金融體系參加各類國際論壇活動。

  由被申請人的章程可看出,被申請人作為意大利銀行業(yè)的行業(yè)協(xié)會,實際上并不直接面向普通消費者開展銀行業(yè)務(wù)。此外,被申請人官網(wǎng)上亦明確指出,ABI并不介入到其成員的銀行業(yè)務(wù)中,它沒有銀行與其客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)庫,也不會收到來自當局(包括監(jiān)管部門)的任何信函。

  在答辯期間,被申請人提交了以下證據(jù)材料用以證明其于規(guī)定期限內(nèi)在核定使用服務(wù)項目上使用了被申請商標:

  1)被申請人與中國銀行業(yè)協(xié)會于2017年6月13日簽訂的諒解備忘錄及其中文翻譯;

  2)2016年10月6日,被申請人發(fā)給中國銀行業(yè)協(xié)會代表團的邀請函及其中文翻譯;

  3)被申請人官網(wǎng)打印件及中文翻譯;

  4)百度百科對被申請人的簡介打印件;

  5)關(guān)于被申請人及其業(yè)務(wù)的媒體報道打印件;

  6)被申請人參加2019年中意第三方市場合作論壇的媒體報道打印件及中文翻譯。

  此外,在答辯理由中,被申請人特別強調(diào):如被申請人官網(wǎng)所述,被申請人(意大利銀行業(yè)協(xié)會)是一家自愿的非營利性組織。作為一個自愿的銀行業(yè)協(xié)會及金融中介機構(gòu),被申請人并不介入到其成員的銀行業(yè)務(wù)中,它沒有銀行與其客戶相關(guān)的數(shù)據(jù)庫,也不會收到來自當局(包括監(jiān)管部門)的任何信函。因此,被申請人即使沒有充足的證據(jù)證明其在規(guī)定時間段內(nèi)在中國市場對被申請商標進行了《商標法》意義上的有效使用,亦應(yīng)認為其存在不使用的正當理由。

 

  三、關(guān)于本案引發(fā)的兩點思考:

  (一)關(guān)于服務(wù)商標的使用方式,服務(wù)商標的使用方式包括“使用于與服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上,包括匯款單據(jù)、發(fā)票、發(fā)貨單、提供服務(wù)的協(xié)議等”。本案中,被申請人提供了規(guī)定期限內(nèi)與中國銀行業(yè)協(xié)會簽訂的諒解備忘錄及其中文翻譯、發(fā)給同行業(yè)的中國銀行業(yè)協(xié)會代表團的邀請函及其中文翻譯,該諒解備忘錄及邀請函上均使用了被申請商標,但被申請人未能提供與上述證據(jù)材料配套的其他相關(guān)證據(jù)材料,因此并不足以維持被申請商標的注冊。

  (二)在上述證據(jù)材料稍顯不足的情況下,被申請人對其成立章程中關(guān)于其宗旨、活動方式的說明,強調(diào)了其存在不使用的正當理由,從而結(jié)合第一點最終成功維持了被申請商標在核定服務(wù)項目上的注冊。

  綜上所述,如商標權(quán)利人確無法提供有效的使用證據(jù),此種情形下,代理人可通過核查其業(yè)務(wù)范圍、政策性原因,結(jié)合《實施條例》第六十七條之規(guī)定,嘗試找出權(quán)利人不能提供有效證據(jù)的正當理由,以達到維持爭議商標注冊的目的。

 

  四、題外思考內(nèi)容:

  行業(yè)協(xié)會等組織很可能并不直接面對消費者從事行業(yè)內(nèi)具體業(yè)務(wù),而更多地致力于業(yè)內(nèi)規(guī)則制定與維護、對外同行業(yè)交流等工作。此種情形下,行業(yè)協(xié)會等組織在其所在行業(yè)所注冊的商標,可能并不會投入實際使用。因此,其注冊商標遇到他人提起的撤銷三年不使用申請時,商標權(quán)利人提供充足使用證據(jù)將可能面臨困難,此時,在現(xiàn)有證據(jù)的基礎(chǔ)上,進一步強化其作為行業(yè)協(xié)會等組織的宏觀指導性質(zhì)的論述,對維持其商標注冊亦可能起到相應(yīng)的積極作用。

 

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