文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰
目前,美國商標(biāo)的申請及注冊仍以傳統(tǒng)文字,圖形或文字與圖形的組合商標(biāo)的形式為主流。對于非傳統(tǒng)的立體商標(biāo)、聲音商標(biāo)等,則知之者甚少。然而,隨著社會的不斷發(fā)展,商標(biāo)的注冊及使用形式將必然地趨向于多樣化,因而,我們對美國現(xiàn)有非傳統(tǒng)商標(biāo)的申請及其審查略作梳理,以供各位參考了解。 美國現(xiàn)有非傳統(tǒng)商標(biāo)主要由以下五類:
美國現(xiàn)有非傳統(tǒng)商標(biāo)主要由以下五類:
1.立體商標(biāo)
2.聲音商標(biāo)
3.顏色商標(biāo)
4.動態(tài)商標(biāo)
5.氣味/味道商標(biāo)
以下,我們逐一對這些非傳統(tǒng)商標(biāo)的申請及審查要求進(jìn)行解讀。
一、立體商標(biāo)
●分類
立體商標(biāo)若以尼斯分類中商品/服務(wù)來分,可以分為:
(1)商品的立體商標(biāo):包括產(chǎn)品本身或其銷售包裝的外形。
(2)服務(wù)的立體商標(biāo):包括如餐廳的內(nèi)部形態(tài)、零售設(shè)施的外部形態(tài)或某一銷售點的展示,如服務(wù)提供商所使用或因與宣傳服務(wù)相關(guān)而使用的服裝。
立體商標(biāo)若以其功能來分,可以分為:
(1)裝飾性立體標(biāo)志外形,如麥當(dāng)勞的金色拱門標(biāo)志;
(2)商品包裝物的立體外形,如費列羅巧克力的外包裝;
(3)商品構(gòu)成的立體外形,如以下示例中蘋果的插頭及刀類立體;
●注冊要求
以下為美國已注冊立體商標(biāo):
商標(biāo)1:
注冊號:86360795
注冊人:Apple Inc.
注冊方式:主簿注冊
類別:09
商品:適用于計算機(jī),計算機(jī)外圍設(shè)備,消費電子產(chǎn)品,便攜式和手持式數(shù)字電子設(shè)備,數(shù)字媒體播放器,手持式計算機(jī),平板電腦,移動電話,電子書閱讀器,電子個人管理器,個人數(shù)字助理,電子日歷和全球定位的適配器 系統(tǒng)(GPS)設(shè)備。
狀態(tài): 已注冊
商標(biāo)2:
注冊號:4496360
注冊人:Loggerhead Tools LLC
注冊方式:副簿注冊
類別:08
商品:手動工具,即扳手
狀態(tài): 已注冊
商標(biāo)3:
注冊號:5278562
注冊人:Michal Zieba
注冊方式:副簿注冊
類別:08
商品:刀
狀態(tài): 已注冊
通過查看上述已注冊立體商標(biāo)情況,可以發(fā)現(xiàn),其中的兩件(商標(biāo)2、3),都為副簿注冊商標(biāo)(SUPPLYMENTAL REGISTER)。副簿注冊商標(biāo)是缺乏顯著性而無法在主簿進(jìn)行注冊,但依然可以起到區(qū)別來源的作用的商標(biāo)(需注意的是,副簿商標(biāo)僅可基于實際使用或原屬國注冊申請)。后續(xù),若實際使用滿五年,通過提交大量使用證據(jù)、知名度證明、廣告證明及第三方證明后,副簿注冊商標(biāo)可以轉(zhuǎn)為主簿注冊商標(biāo)。而上述直接通過主簿注冊的商標(biāo)1,蘋果公司在申請注冊時,該商品已大量投入實際使用,并且蘋果同時提交了大量的使用證據(jù),以及其他品牌的插座的外觀(可以證明蘋果公司該插頭設(shè)計較為獨特,具有與市面上其他插頭不同,具有較強(qiáng)的顯著性)。
由此,我們可以看到,立體商標(biāo)天然具有較低的顯著性(尤其是展現(xiàn)普通商品實際外觀的立體商標(biāo),如上述的刀具、電源插頭等),因此,其注冊前一般需經(jīng)過實際使用。我們歸納美國立體商標(biāo)注冊要求如下:
?。?)該類商標(biāo)的注冊,仍需要符合一般文字及圖形商標(biāo)注冊的基本要素,即,商標(biāo)需起到辨別商品來源的作用。若立體商標(biāo)僅為商品的通用外觀、由商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的外觀、功能性外觀等,則將因缺乏顯著性而被拒絕注冊。如附件商標(biāo)中,蘋果插頭的兩根電源接頭部分以及USB接口部分為功能性部分,需以虛線的形式出現(xiàn),以表明該部分不受專用權(quán)保護(hù)。
?。?)一般立體商標(biāo)固有顯著性較弱,若在申請注冊前已遞交大量使用證據(jù),說明該商標(biāo)在使用中獲得顯著特征的,可在申請同時遞交該商標(biāo)大量使用證據(jù),以及其他品牌相同產(chǎn)品的設(shè)計,以表明該立體商標(biāo)可以起到區(qū)別商品來源的目的(如上述蘋果插頭申請時,則基于大量使用提交了相應(yīng)的使用證據(jù))(裝飾性立體商標(biāo),如麥當(dāng)勞的金拱門、在餐館類服務(wù)上注冊立體魷魚等除外);
(3)若暫時無法通過使用獲得顯著特征,但仍可起到識別商品來源目的的,可嘗試通過副簿申請,獲得副簿申請注冊保護(hù)。
●關(guān)于功能性的相關(guān)要求
此外,值得一提的是,美國立體商標(biāo)的注冊還有對于立體商標(biāo)功能性的要求。并且,對于立體商標(biāo)功能性的問題,較為復(fù)雜,在理論界中,尤其是對于下述“美學(xué)功能性”的爭論較多。我們簡單介紹如下:
為保護(hù)公共利益,美國商標(biāo)局拒絕具有“功能性”的立體商標(biāo)注冊。所謂“功能性”,意指“法律上的功能性”,而非我們?nèi)粘I钪兴^的產(chǎn)品的“功能性”(在一般意義中,功能性可表示任何物品在正常運作下產(chǎn)生的作用)。 美國最高法院對于“法律意義上的功能性”的定義為:產(chǎn)品的特征若為該產(chǎn)品之使用或其目的所必須的,或會影響該產(chǎn)品的成本或品質(zhì)時,則該產(chǎn)品特征為功能性特征。(Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs.)
如前所述,關(guān)于“功能性”的規(guī)定,系為了保護(hù)社會公共利益。一般來說,具備上述“法律上的功能性”的設(shè)計,已滿足專利保護(hù)的要求,而申請了專利的設(shè)計,在滿足一定年限后,將進(jìn)入公共領(lǐng)域,供社會大眾免費使用。 而一旦申請了商標(biāo)保護(hù),則只要按期續(xù)展并提供使用證據(jù),則該設(shè)計將持續(xù)地收到商標(biāo)權(quán)的保護(hù)。
除此之外,美國立體商標(biāo)還有“美學(xué)功能性”一說。最高法院在TrafFix案件中說明:美感功能性是用于能提升商品吸引力的顏色與商品特征,這些雖無法提供實用性的優(yōu)勢,仍是個有效的法律概念。若該美學(xué)設(shè)計,能極大地吸引消費者消費,提高商品的銷售,使得商標(biāo)持有人可以獲得競爭優(yōu)勢的,即可落入“美學(xué)功能性”的范疇。相對于實用功能性,美感功能性的概念與定義多年來一直很混亂。USPTO的TMEP中采用TrafFix案件中美感功能性的見解,說明如果產(chǎn)品的顏色或特征能使產(chǎn)品有實用性優(yōu)勢,則應(yīng)保留在公共領(lǐng)域(public domain)供大眾自由使用。
需要注意的是,具有功能性的商標(biāo),在美國無論在主簿還是副簿上,都不能被注冊。
二、聲音商標(biāo)
聲音商標(biāo)僅由聲音構(gòu)成(如一段音樂,敲擊聲等)。美國專商局不要求提交聲音商標(biāo)的圖樣(TMEP §807.09)。但要求提交商標(biāo)聲音的再現(xiàn)音頻和書面說明,具體如下:
1.申請人必須提交一份音頻文件,文件中的再現(xiàn)音頻或錄音應(yīng)僅為商標(biāo)聲音本身,文件應(yīng)為.wav、.wmv、.wma、.mp3、.mpg或.avi格式,大小不得超過5MB,因為更大的文件TEAS無法容納。再現(xiàn)音頻的目的是對商標(biāo)說明作補(bǔ)充和澄清。
2.需提交一份對上述音頻的詳細(xì)說明書。若提交的聲音商標(biāo)包含音樂內(nèi)容,則還需提交該音樂內(nèi)容的樂譜。
與一般傳統(tǒng)商標(biāo)存在區(qū)別的是,若聲音商標(biāo)的申請遭遇駁回,且其駁回內(nèi)容與上傳的音頻文件有關(guān),則在USPTO下發(fā)駁回通知后,如果申請人使用TEAS進(jìn)行在線電子答復(fù),則將無法附上或發(fā)送音頻文件(因TEAS復(fù)審表格中無此選項)。因此,申請人在填寫TEAS復(fù)審表格后,需將音頻文件作為電子郵件附件直接發(fā)送至 TEAS@uspto.gov,并在郵件中清晰寫明該音頻文件應(yīng)關(guān)聯(lián)的是“申請?zhí)枮閁S. App. No. XX/XXX,XXX的申請”。需注意的是,以電子郵件附件形式提交的音頻文件大小不能超過9MB。
聲音商標(biāo)在官網(wǎng)的頁面上顯示為SENSORY MARK (SOUND),其在申請文件頁面的Mark部分為一段音軌,具體如下:
其申請頁面主要如圖:
三、單純顏色商標(biāo)
單純的顏色商標(biāo)僅由某些特定物品使用的一種或多種顏色構(gòu)成。作為商品商標(biāo),顏色可用于商品的整個表面、商品的一部分或商品包裝的整體或一部分。例如,一個顏色商標(biāo)可以包括用在沙拉碗上的紫色、用在食鏟手柄上的粉色或用在產(chǎn)品包裝整體或部分上的藍(lán)背景或粉圈。同樣,服務(wù)商標(biāo)的顏色商標(biāo)可以是宣傳與提供服務(wù)所用材料的整體或部分的顏色。例如,服務(wù)商標(biāo)的顏色商標(biāo)可以是運輸服務(wù)所用卡車車身的棕色。
顏色標(biāo)記本身并不天然地具有顯著性,因此,若非在申請時已投入實際使用多年,并已通過使用獲得顯著性,則無法直接在主注冊簿上登記(即使該顏色商標(biāo)由多種顏色混合構(gòu)成,為較為復(fù)雜的顏色商標(biāo))。但是,如果顏色是作為商品商標(biāo)或服務(wù)商標(biāo)使用,而且消費大眾把顏色視為確認(rèn)或區(qū)分商品/服務(wù)和表明商品/服務(wù)來源的記號,則顏色具有商標(biāo)功能。即,前述顏色商標(biāo),若在申請時尚未投入使用,則可以暫且申請副簿注冊,并且在后續(xù)使用滿五年,獲取顯著性后,轉(zhuǎn)為主簿注冊。
需要注意的是,功能性問題是單純顏色商標(biāo)申請過程中的重要問題,且審查較為嚴(yán)格。
舉例來說:
1.鮮艷的黃色或橘色,應(yīng)用在安全警示相關(guān)的產(chǎn)品上,具有功能性;
2.黑色應(yīng)用在舷外發(fā)動機(jī)上,具有功能性。因為在應(yīng)用在舷外發(fā)動機(jī)的各種各樣顏色中,黑色使得舷外發(fā)動機(jī)看起來更小了。因此,將使得該商標(biāo)的持有人獲得相對競爭優(yōu)勢;
3.粉色應(yīng)用在粉色外科手術(shù)敷料上,具有功能性。因為該種顏色與白種人膚色相應(yīng)和;
4.珊瑚紅應(yīng)用在耳塞上具有功能性。因為該種顏色在安全檢查時是顯眼的顏色,因此將使得申請人獲得競爭優(yōu)勢。
此外,“美學(xué)功能性”在單純顏色商標(biāo)上同樣適用。
四、動態(tài)商標(biāo)
所謂動態(tài)商標(biāo),是指以重復(fù)的動態(tài)作為特征之一的商標(biāo)。依據(jù)美國商標(biāo)指南,申請動態(tài)商標(biāo),需要提交一份詳細(xì)表述該動態(tài)商標(biāo)的商標(biāo)描述。同時,還需提供動態(tài)商標(biāo)在某一靜止時刻的圖樣;或者,申請人也可以提交動態(tài)商標(biāo)在五個不同的靜止時刻的圖樣,以充分展示該動態(tài)商標(biāo)的形態(tài)。
此外,雖然申請時的標(biāo)樣僅需為某一靜止時刻的圖樣/五個不同的靜止時刻的圖樣,但在提交使用證據(jù)時,動態(tài)商標(biāo)的使用證據(jù)需為“動態(tài)”的商標(biāo),即,需為全面展現(xiàn)該動態(tài)商標(biāo)全貌及運動的使用證據(jù)。
五、氣味/味道商標(biāo)
只要符合關(guān)于功能性的規(guī)定(如:香水的氣味及空氣清新劑的味道具有功能性而不予注冊),美國也接受氣味/味道商標(biāo)。
美國的氣味/味道商標(biāo)申請注冊較少,從我們能找到的商標(biāo)注冊來看,其在申請過程中主要以文字的方式來對擬申請的氣味/味道進(jìn)行描述。如:The mark consists of the distinctive flavor of peppermint in connection with nitroglycerin. 該商標(biāo)包括薄荷和硝酸甘油的獨特風(fēng)味。
同時,在官方主頁面,其顯示為:
綜合以上,由于美國非傳統(tǒng)商標(biāo)普遍存在“功能性審查”以及因缺乏顯著性而無法直接進(jìn)行主簿申請的問題(申請時已存在大量實際使用的除外),因此,我們認(rèn)為非傳統(tǒng)商標(biāo)的申請較之于普通文字及圖形商標(biāo)(或兩者結(jié)合),還是更為復(fù)雜與繁瑣。尤其是“功能性審查”中的“美學(xué)功能性”,其爭議較多,且學(xué)術(shù)界觀點不一。若申請人有意進(jìn)行上述美國非傳統(tǒng)商標(biāo)的申請及注冊,我們建議于申請前詳細(xì)咨詢相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn),以避免最終無法得到希望的商標(biāo)申請結(jié)果(如,顏色商標(biāo)僅能以副簿注冊申請,而無法申請主簿)。