集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 柴瑋杰
一、大致介紹
依據(jù)美國商標法15 U.S.C. 1052,商標因具有地理描述性而被拒絕注冊的條件為:(1)具有欺騙性;或(2)在1996年1月1日后,首次被申請人使用在葡萄酒及烈酒上,而其所指向的地理位置并非商品的原產(chǎn)地;或(3)僅是對商品進行了地理性描述;或(4)對商品具有欺騙性地,地理性錯誤描述。
詳細來說,依據(jù)美國商標指南,審查員在考量商標是否具有地理性描述的參考標準主要如下:
1.地理性描述的考量標準(Geographically DescriptiveMarks)
(1)商標的主要意義(primary significance of the mark)為一個眾所周知的地理位置;
?。?)商品或服務(wù)來源于上述地理位置;
?。?)消費者可能相信商品或服務(wù)來源于該地理位置(若該地理位置過于偏僻或隱蔽,公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系)。
2.欺騙性,地理性錯誤描述的考量標準(Geographically DeceptivelyMisdescriptive Marks)
?。?)商標的主要意義為一個眾所周知的地理位置;
?。?)商品/服務(wù)并非源自商標中指向的地理位置;
?。?)消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置(若該地理位置過于偏僻或隱蔽,公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系);
(4)消費者的前述誤信,將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定,起較為重要的影響。
3.欺騙性,地理性描述的考量標準(Geographically Deceptive Marks)
?。?)商標的主要意義為一個眾所周知的地理位置;
(2)商品/服務(wù)并不源自商標中指向的地理位置;
?。?)消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置(若該地理位置過于偏僻或隱蔽,公眾可能無法將商品/服務(wù)與該地理位置建立聯(lián)系);
?。?)消費者的前述誤信,將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定,起較為重要的影響。
從上述考量標準可見,在美國審查實踐中,對“欺騙性,地理性錯誤描述”的考量標準(Geographically Deceptively Misdescriptive Marks)及“欺騙性,地理性描述”的考量標準(Geographically Deceptive Marks)是完全相同的。這是由NAFTA執(zhí)行法案(NAFTA Implementation Act)開始確立的新標準。也就是說,在NAFTA執(zhí)行法案之前,“欺騙性,地理性錯誤描述”及“欺騙性,地理性描述”并非適用完全相同的裁量標準。
在NAFTA執(zhí)行法案對美國商標法作出修改之前,實踐中,要成立一件商標對商品具有欺騙性,地理性錯誤描述,并不必然要求證明該“錯誤性描述”對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定,起較為重要的作用。也即,曾經(jīng)欺騙性,地理性錯誤描述的組成要件為:
?。?)商標的主要意義分為一個眾所周知的地理位置;
(2)商品/服務(wù)并不源自商標中指向的地理位置;
?。?)消費者可能會認為商品/服務(wù)源自商標中指向的地理位置。
而若要構(gòu)建“欺騙性,地理性描述”,則還需要額外證明“欺騙性”,即消費者的誤信,將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定,起重要的影響。
基于以上,筆者認為,在NAFTA執(zhí)行法案(NAFTA Implementation Act)之前,“欺騙性,地理性錯誤描述”的側(cè)重點在商標對產(chǎn)品來源的“錯誤的地理描述”,而“欺騙性,地理性描述”的側(cè)重點在其錯誤的地理描述對消費者產(chǎn)生了“欺騙性”。成立“欺騙性,地理性描述”的標準要高于“欺騙性,地理性錯誤描述”。
在目前的審查實踐中,兩者已無顯著的區(qū)別。
二、實踐中的各種問題
1. 何為地理性描述
(1)以昵稱、地理位置的形容詞形式(如:BAIKALSKAYA在俄語中意為“來自BAIKAL的”)、地圖或該地理位置的輪廓(如: 中國國界線的大公雞輪廓)形式出現(xiàn)的商標,都可被認為是對所指向的商標具有地理描述性;
?。?)虛構(gòu)的地名。商標的確指向某一現(xiàn)實中存在的地理位置,并不必然的使該商標具有地理描述性。舉例來說,申請人虛構(gòu)的餐館,游樂園的名稱,即使在現(xiàn)實中真實存在,也不會被認為具有地理描述性。(如:“17 MILE DRIVR”雖為現(xiàn)實中存在的地名且指向了申請人商品及服務(wù)的來源,但該地理位置為商標申請人私人擁有,且其地名也為商標所有人虛構(gòu),因此,“17 MILE DRIVR”不具商標法意義上的地理描述性)。
?。?)過于偏僻、隱蔽的地理位置。若商標所指向的地理位置過于偏僻和隱蔽,無法為相關(guān)商品的美國消費者所熟知,那么,由于消費者無法建立其商品/服務(wù)與該商標的聯(lián)系,商標將失去地理描述性。
2.何為主要意義(primary significance)
簡要來說,商標中的地名需能被相關(guān)美國消費者所辨識。如:在In reNewbridge Cutlery Co., 776 F.3d 854, 113 USPQ2d 1445 (Fed. Cir. 2015) 一案中,官方認為,并無充分的證據(jù)可證明,Newbridge, Ireland 是可被相關(guān)美國消費者所辨識的地理位置;在 In re SocieteGenerale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed.Cir. 1987)一案中,VITTEL不被認為為可被相關(guān)美國消費者辨識的化妝品產(chǎn)地。
當(dāng)商標中涉及的地名同時具有其他含義時,對主要意義(primary significance)的判斷就變得尤為重要。舉例來說,在Inre Int'l Taste Inc., 53 USPQ2d 1604, 1605–06 一案中,HOLLYWOOD 雖然作為地理位置具有知名度,然而,其同樣為娛樂行業(yè)的常用代名詞,由于無法判斷兩者孰輕孰重,因此,下發(fā)了有利于申請人的判決;在 In re Urbano, 51 USPQ2d 1776, 1780一案中,官方認為“SYDNEY 2000”指代2000年悉尼奧運會的意味大于其作為地理位置的悉尼市,因此,不認為商標中的“SYDNEY”具有地理描述性。
此外,若商標同時具有地理位置及人名的含義。那么,一般來說,作為人名的含義要勝過作為地理位置的含義。
3. 作為商品/服務(wù)的非地理性特征
雖然包含作為地理位置的名詞/形容詞,然而,其整體指代商品/服務(wù)的某一特征或風(fēng)格的商標,也不應(yīng)認為具有地理描述性。比如,“Boston Baked Beans”、“Swiss cheese”、“Early American design”,其多作為形容產(chǎn)品的風(fēng)味,特色,而非用來指代產(chǎn)品的產(chǎn)地。
4.作為地理位置的名詞與其他詞語組合使用
若地理位置的名詞與其他詞語的組合創(chuàng)造了一個新的,任意的,想象的,暗示性的整體含義,則該整體詞匯不會被認為具有地理性描述而被下發(fā)駁回。如: 在T血衫和汗衫上申請的商標“Paris Beach Club”,官方認為,由于巴黎沒有海灘,也沒有湖或海洋,因此,PARIS + BEACH 合成了一個沒有實際含義的,不能連貫的詞匯,并不實際指向任何現(xiàn)實中的地理位置。結(jié)合巴黎以知名女裝聞名,而題述商標的商品主要為汗衫,因此,官方認為題述商標僅為一種幽默的表達,消費者也不會認為汗衫等服飾來源自巴黎。
然而,需要注意的是,當(dāng)作為地理位置的名詞與其他詞語組合使用作為商標時,若整體對消費者具有誤導(dǎo)性,則即使放棄了對該地理位置的專用權(quán),仍為“欺騙性,地理性錯誤描述”或“欺騙性,地理性描述”,依然會被審查員下發(fā)駁回。如: NEW YORK WAYS GALLERY, 用于非紐約生產(chǎn)的包包,錢包等,即使放棄了NEW YORK的專用權(quán),仍對消費者構(gòu)成“欺騙性,地理性錯誤描述”,并因而被駁回注冊。
5. 建立商品/服務(wù)與地理位置的聯(lián)系
無論是以商標具有“地理描述性”、“欺騙性,地理性錯誤描述”還是“欺騙性,地理性描述”為由拒絕商標的注冊,審查員都需要建立商品/服務(wù)與地理性描述的聯(lián)系。也將,成立上述三種駁回,需要公眾有認為商品/服務(wù)有來源于商標中的地理位置的可能。
一般來說,相較于建立商品與地理位置的聯(lián)系,要建立服務(wù)與地理位置的聯(lián)系更為困難。聯(lián)邦巡回法院上訴法院對于相關(guān)問題的建議如下:
由于當(dāng)消費者接受服務(wù)時,他必然已經(jīng)注意自己所處的地理位置。也就是說,相較于消費者接受服務(wù)時實際所處的位置,其實商標中所蘊含的地理位置信息并不那么容易造成消費者的誤信?;诖耍瑑H僅證明該地理位置以相關(guān)服務(wù)聞名是不夠的,審查員必須證明消費者會在(餐廳)服務(wù)與該地理位置之間建立有意義的聯(lián)系。如:若一位身在紐約的消費者可能相信某餐廳的食物是從巴黎進口的,或廚師可能在巴黎地區(qū)受過訓(xùn)練,那么,該種服務(wù)與地理位置的聯(lián)系可能可以成立。
6. 對地理名詞的任意使用
若該地理位置與所申請的商品/服務(wù)毫無聯(lián)系,消費者不會認為該商標指向了商品/服務(wù)的來源,則商標應(yīng)被視作任意商標(arbitrary mark)。如:用ALASKA商標銷售香蕉;用COLORADO 商標銷售棒棒糖,由于銷售的商品與地理位置毫無關(guān)系,消費者也不會認為香蕉就產(chǎn)自阿拉斯加,棒棒糖產(chǎn)自科羅拉多,因此,不認為上述ALASKA、COLORADO商標具有地理描述性。
7. 何為重要影響 (Materiality)
如之前所述,在判斷商標是否構(gòu)成“欺騙性,地理性錯誤描述”還是“欺騙性,地理性描述”時,審查員必須證明消費者對于服務(wù)/商品來源于商標所指向地點的誤信,將對消費者是否購買商品/服務(wù)的決定,起較為重要(material)的影響。
要在商標申請的產(chǎn)品上證明上述重要影響(Materiality),必須有足夠的證據(jù)證明:
?。?)商標所指向的地名以該項商品聞名;
?。?)商標所申請的產(chǎn)品乃是該地的主要產(chǎn)品;或
?。?)商標所申請的產(chǎn)品與該地主要/傳統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)聯(lián);或為前述產(chǎn)品的延伸。
8. 關(guān)于是否可轉(zhuǎn)副簿注冊/或通過實際使用獲得顯著性
?。?)地理描述性商標: 一般情況下,可轉(zhuǎn)申請附簿注冊,待使用滿足五年后,再轉(zhuǎn)主簿注冊/ 也可通過實際使用獲得顯著性;
?。?)欺騙性,地理性錯誤描述商標:除非商標在1993年NAFATA執(zhí)行法案正式頒布前實際投入商業(yè)使用,否則不可轉(zhuǎn)附簿注冊,也不可通過使用獲得顯著性;
(3)欺騙性,地理性描述商標:不可轉(zhuǎn)副簿注冊,也不能通過實際使用獲得顯著性。