文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水

　　本文案例爭議的焦點(diǎn)主要是區(qū)別技術(shù)特征是什么，并且如何判斷權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識(shí)。

　　一、案情

　　本案涉及申請(qǐng)日為2014年2月4日、發(fā)明名稱為“用于在層系統(tǒng)中重新制造擴(kuò)散器的方法”的PCT發(fā)明專利申請(qǐng)（以下稱為本申請(qǐng)），其申請(qǐng)?zhí)枮?01480011972.9，優(yōu)先權(quán)日為2013年3月6日，進(jìn)入國家階段的日期為2015年9月1日。

　　在實(shí)審階段，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的實(shí)質(zhì)審查部門（以下簡稱實(shí)審部門）以本申請(qǐng)權(quán)利要求1-6不符合專利法第22條第3款的規(guī)定為由，于2016年10月8日發(fā)出了駁回決定，駁回了本申請(qǐng)。駁回決定引用對(duì)比文件如下：CN 102587999A（下稱對(duì)比文件1），公開日期為2012年7月18日。

　　駁回決定針對(duì)答復(fù)第一次復(fù)審?fù)ㄖ獣峤坏臋?quán)利要求，其中獨(dú)立權(quán)利要求1如下：

　　“1. 一種重新制造具有靠外的擴(kuò)散器（13）的在由金屬的襯底（4）和至少一個(gè)層（7’’，10’’）構(gòu)成的層系統(tǒng)中的貫通孔（18’）的方法，其中首先將在所述襯底（4）的厚度上具有橫截面的貫通孔（18）引入到所述襯底（4）中；其中隨后才將所述襯底（4）用靠內(nèi)的金屬層（7’’）和/或靠外的陶瓷層（10’’）覆層；并且隨后在最后的加工步驟中，將擴(kuò)散器（13）引入到所述層（7’’，10’’）和所述襯底（4）中；其中首次為所述擴(kuò)散器（13）移除所述襯底（4）的擴(kuò)散器部分（15）中的附加的材料；其中所述擴(kuò)散器部分（15）為所述貫通孔（18）在表面（16’）上的擴(kuò)寬部，并且其中所述擴(kuò)散器（13）為所述貫通孔（18）的上部部分的不對(duì)稱的擴(kuò)寬部?！?

　　本申請(qǐng)附圖3

　　7’’-層；10’’-層；13-擴(kuò)散器；15-擴(kuò)散器部分；16’-表面；18-孔；18’-貫通孔

　　對(duì)比文件1附圖2

　　100-襯底；102-第二壁表面；104-第一壁表面；120-貫通孔；122-計(jì)量孔；124-冷卻孔出口；126-翼狀槽；200-熱障涂層；204-表面

　　駁回決定指出：權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1以及公知常識(shí)不具有創(chuàng)造性。具體而言，對(duì)比文件1公開了一種用于提供膜冷卻制品的方法（參見對(duì)比文件1說明書[0016]-[0033]段，附圖1至6），其具體公開了以下內(nèi)容：用于提供膜冷卻制品的方法應(yīng)用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)組件的加工制造中，且該方法用于制造重建具有靠外的擴(kuò)散器的在由金屬的襯底100和至少一個(gè)熱障涂層200構(gòu)成的層系統(tǒng)中的貫通孔的方法，在金屬的襯底100上形成圓柱形通孔，將熱障涂層200進(jìn)行覆蓋，并將擴(kuò)散器引入到熱障涂層200和襯底100中，在襯底100中具有擴(kuò)散器部分，且擴(kuò)散器部分為通孔在襯底100上表面的擴(kuò)寬部，而擴(kuò)散器為通孔的上部部分的不對(duì)稱的擴(kuò)寬部（權(quán)利要求1的重新制造具有靠外的擴(kuò)散器的在由金屬的襯底和至少一個(gè)層構(gòu)成的層系統(tǒng)中的貫通孔的方法，其中首先將在所述襯底的厚度上具有橫截面的貫通孔引入到所述襯底中；其中隨后才將所述襯底用靠內(nèi)的金屬層和/或靠外的陶瓷層覆層）；其中在襯底100的上表面附近，加工時(shí)已經(jīng)開設(shè)有在表面的擴(kuò)寬部；熱障涂層200可為具有不同成分的兩層或多層，且在一些情況下可為連結(jié)涂層，接著是陶瓷頂層涂層。例如，MCrAlY（其中M為Fe，Co，Ni或組合）或其它材料層可作為連結(jié)涂層施加，接著是陶瓷頂層涂層；其中所述擴(kuò)散器部分為所述貫通孔120在表面上的擴(kuò)寬部126，并且其中所述擴(kuò)散器為所述貫通孔120的上部部分的不對(duì)稱的擴(kuò)寬部226。該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：在最后的加工步驟中，將擴(kuò)散器引入到所述層和所述襯底中；其中首次為所述擴(kuò)散器移除所述襯底的擴(kuò)散器部分中的附加的材料；基于該區(qū)別特征本發(fā)明技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是：對(duì)襯底進(jìn)行加工。對(duì)于該區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)上述技術(shù)問題時(shí)，由于對(duì)比文件1的技術(shù)方案中已經(jīng)說明了在鋪設(shè)熱障涂層200前對(duì)襯底100的上表面開設(shè)擴(kuò)寬部的技術(shù)方案，在對(duì)比文件1技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)置襯底100的上表面擴(kuò)寬部的加工時(shí)機(jī)是本領(lǐng)域常用技術(shù)手段；在該對(duì)比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合上述本領(lǐng)域常用技術(shù)手段以獲得該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的，因此該權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因而不具備創(chuàng)造性。

　　申請(qǐng)人針對(duì)上述駁回決定，于2016年11月18日向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提交了復(fù)審請(qǐng)求書，沒有對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。申請(qǐng)人在復(fù)審請(qǐng)求書中認(rèn)為：

　　本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1要求保護(hù)一種重新制造具有靠外的擴(kuò)散器（13）的在由金屬的襯底（4）和至少一個(gè)層（7’’，10’’）構(gòu)成的層系統(tǒng)中的貫通孔（18’）的方法，其中首先將在所述襯底（4）的厚度上具有橫截面的貫通孔（18）引入到所述襯底（4）中；其中隨后才將所述襯底（4）用靠內(nèi)的金屬層（7’’）和/或靠外的陶瓷層（10’’）覆層；并且隨后在最后的加工步驟中，將擴(kuò)散器（13）引入到所述層（7’’，10’’）和所述襯底（4）中；其中首次為所述擴(kuò)散器（13）移除所述襯底（4）的擴(kuò)散器部分（15）中的附加的材料；其中所述擴(kuò)散器部分（15）為所述貫通孔（18）在表面（16’）上的擴(kuò)寬部，并且其中所述擴(kuò)散器（13）為所述貫通孔（18）的上部部分的不對(duì)稱的擴(kuò)寬部。

　　對(duì)比文件1（CN102587999A）公開了一種提供膜冷卻制品的方法。

　　對(duì)照本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求1，對(duì)比文件1沒有公開本申請(qǐng)的獨(dú)立權(quán)利要求1中的如下技術(shù)特征：在最后的加工步驟中，將擴(kuò)散器（13）引入到所述層（7’’，10’’）和所述襯底（4）中；其中首次為所述擴(kuò)散器（13）移除所述襯底（4）的擴(kuò)散器部分（15）中的附加的材料。

　　對(duì)比文件1教導(dǎo)的是一種再次敞開計(jì)量孔的方法，其用于舊構(gòu)件的翻新或再處理。也就是說，冷卻孔120的翼狀槽126（擴(kuò)寬部）在施加熱障涂層200之前就已經(jīng)存在于原有制品100中。這類似于本申請(qǐng)圖2中所示的現(xiàn)有技術(shù)。

　　而本申請(qǐng)涉及的是一種重新制造具有擴(kuò)散器的貫通孔的方法，其用于新構(gòu)件。從圖3可知，首先在襯底4中加工出貫通孔18，此時(shí)在襯底4中并不具有擴(kuò)散器部分15；然后進(jìn)行覆層；最后制造擴(kuò)散器13，即首次為所述擴(kuò)散器13移除所述襯底4的擴(kuò)散器部分15中的附加的材料。也就是說，在覆層前在襯底4中并不具有擴(kuò)散器部分15。

　　通過本申請(qǐng)的方法可以減少必須移除的覆層材料、更快地制造擴(kuò)散器以及使層相互間的和/或與襯底的中間層接合承受明顯更小的應(yīng)力。

　　從對(duì)比文件1的圖2中可知，由于在覆層前已經(jīng)存在擴(kuò)寬部126，因此在覆層時(shí)，熱障涂層材料也沉積在該擴(kuò)寬的區(qū)域中，這使得在隨后再次敞開帶有擴(kuò)寬部的計(jì)量孔時(shí)必須移除更多的熱障涂層材料。而借助本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案，可有效地解決上述技術(shù)問題。

　　此外，由于對(duì)比文件1的方法是針對(duì)舊構(gòu)件的翻新或再處理，其能夠以一個(gè)步驟將原先已經(jīng)存在的帶有擴(kuò)寬部的計(jì)量孔再次敞開。而本申請(qǐng)的方法涉及的是新構(gòu)件的加工，其在覆層前后以兩個(gè)步驟重新制造貫通孔和擴(kuò)散器。因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對(duì)上述技術(shù)問題時(shí)，不可能有動(dòng)機(jī)從對(duì)比文件1中獲得任何啟示來獲得本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案。

　　綜上所述，本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1是非顯而易見的，相對(duì)于對(duì)比文件1的現(xiàn)有技術(shù)具有突出的實(shí)質(zhì)性的特點(diǎn)。

　　進(jìn)而，利用本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1限定的技術(shù)方案，由于其所具有的上述突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的技術(shù)目的，具有明顯的技術(shù)效果。因此本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1具有顯著的進(jìn)步。

　　由此可見，本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案可以滿足本領(lǐng)域的需求，同時(shí)對(duì)比文件1并沒有涉及本申請(qǐng)的發(fā)明要點(diǎn)，也沒有解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不可能從對(duì)比文件1中獲得任何技術(shù)啟示來獲得本申請(qǐng)的技術(shù)方案，與對(duì)比文件1相比，本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1的技術(shù)方案不僅具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，而且具有顯著的進(jìn)步，因此本申請(qǐng)獨(dú)立權(quán)利要求1具有專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

　　隨后，專利復(fù)審委員于2017年5月8日發(fā)出了復(fù)審決定書，撤消了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2016年10月8日作出的駁回決定。該復(fù)審決定的要點(diǎn)為：如果一項(xiàng)權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比存在區(qū)別技術(shù)特征，則該權(quán)利要求具備新穎性；如果沒有足夠證據(jù)表明該區(qū)別技術(shù)特征為本領(lǐng)域的公知常識(shí)，同時(shí)現(xiàn)有技術(shù)也未給出使用該區(qū)別技術(shù)特征解決相應(yīng)的技術(shù)問題的啟示，并且該區(qū)別技術(shù)特征為該權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案帶來了有益的技術(shù)效果，則該權(quán)利要求具備創(chuàng)造性。

　　二、專利代理人評(píng)析

　　本案爭議焦點(diǎn)主要是區(qū)別技術(shù)特征是什么，并且如何判斷權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征是否為公知常識(shí)。

　　在駁回決定中實(shí)審部門認(rèn)為該案的區(qū)別技術(shù)特征“對(duì)襯底進(jìn)行加工”是公知常識(shí)，其理由是，本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)需要可以進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)定。而申請(qǐng)人認(rèn)為該案的區(qū)別技術(shù)特征是“在最后的加工步驟中，將擴(kuò)散器（13）引入到所述層（7’’，10’’）和所述襯底（4）中；其中首次為所述擴(kuò)散器（13）移除所述襯底（4）的擴(kuò)散器部分（15）中的附加的材料”，它不是公知常識(shí)。

　　在本案中，實(shí)審部門忽略的對(duì)比文件1和本申請(qǐng)的方法針對(duì)不同的工件，并且對(duì)襯底進(jìn)行擴(kuò)散部的加工順序是不同的。實(shí)質(zhì)上，實(shí)審部門將本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的各個(gè)特征機(jī)械地割裂開來，沒有從整體上理解對(duì)比文件1和本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的技術(shù)方案，從而低估的本申請(qǐng)的創(chuàng)造性，犯了“事后諸葛亮”的錯(cuò)誤，因此得出了錯(cuò)誤的結(jié)論。

　　通過該案能夠給我們的一些啟示是，雖然實(shí)審部門在認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征時(shí)，好像站在本領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度上，結(jié)合本領(lǐng)域的基本原理進(jìn)行了分析，并通過相應(yīng)的邏輯分析來確定區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)。但是，專利代理人一定不能輕易地接受實(shí)審部門的意見，而是要仔細(xì)分析，推敲實(shí)審部門的分析是否合理，是否存在證據(jù)。如果專利代理人發(fā)現(xiàn)實(shí)審部門只是簡單地分析，推論某一區(qū)別技術(shù)特征為公知常識(shí)時(shí)，那么專利代理人需要進(jìn)行詳細(xì)地分析，找出與已有對(duì)比文件相應(yīng)技術(shù)特征的區(qū)別，著重論述它們具有不同的功能，實(shí)現(xiàn)不同的效果，甚至可以要求審查員進(jìn)行舉證，從而為申請(qǐng)人爭取到更大的利益。