文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 莊恒玲

　　《中華人民共和國專利法》第二十二條第三款規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實用新型具有實質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。在《專利審查指南》（2010）的第二部分第四.3關(guān)于發(fā)明創(chuàng)造性的審查中描述到：“判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見?！蓖瑫r，在該部分中還給出了判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見的“三步法”，即：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；（3）以及判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。特別地，在該部分中還強(qiáng)調(diào)了“判斷過程中 ，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）的啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機(jī)改進(jìn)該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護(hù)的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術(shù)存在這種技術(shù)啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質(zhì)性特點(diǎn)”。

　　從上面的內(nèi)容不難看出，創(chuàng)造性的判斷中涉及關(guān)于“技術(shù)啟示”、“動機(jī)”等的判斷，而判斷的主體是“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”。因此，這不可避免地會在創(chuàng)造性的判斷中引入主觀性因素。為了使創(chuàng)造性的主觀判斷盡可能地客觀化，各個國家在其相關(guān)專利法規(guī)及審查規(guī)章中都做了盡可能詳細(xì)的說明和解釋。盡管如此，專利實踐中，在創(chuàng)造性的爭辯方面打“持久戰(zhàn)”對于專利從業(yè)人員來說仍然是見怪不怪的事情，而爭論的焦點(diǎn)往往落在是否給出了相關(guān)的技術(shù)啟示。

　　筆者認(rèn)為，根據(jù)如上面摘錄的專利審查指南中給出的相關(guān)判斷標(biāo)準(zhǔn)，判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出相關(guān)的技術(shù)啟示包含以下四方面的含義：

　?。?）主體是本領(lǐng)域的技術(shù)人員；

　?。?）面對發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；

　?。?）有動機(jī)對最接近的現(xiàn)有技術(shù)做出“改進(jìn)”；

　?。?）改進(jìn)得到了要求保護(hù)的發(fā)明。

　　在實際判斷過程中，應(yīng)當(dāng)牢牢地把握住這四個要素。忽略了任何一個要素都容易導(dǎo)致偏離客觀化而更加偏向于主觀化。

　　下面就結(jié)合筆者遇到的一個創(chuàng)造性爭辯的案例來做進(jìn)一步的解釋。

　　在一次審查意見中引用了兩篇對比文件（即，對比文件1和對比文件2）來評價某申請（以下簡稱本申請）的創(chuàng)造性。在審查意見中認(rèn)為：本申請的獨(dú)立權(quán)利要求1與最接近的對比文件（假設(shè)為對比文件1）之間的區(qū)別技術(shù)特征為A；基于該區(qū)別技術(shù)特征A，獨(dú)立權(quán)利要求1實際要解決的技術(shù)問題為技術(shù)問題T；在對比文件2中公開了區(qū)別技術(shù)特征A，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于對比文件2公開的內(nèi)容有動機(jī)對對比文件1和對比文件2進(jìn)行結(jié)合以獲得獨(dú)立權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案。

　　上述的意見也是涉及創(chuàng)造性的審查意見中常見的意見類型。當(dāng)遇到此類案例時，通常首先要分析審查意見中關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否正確，如果經(jīng)分析確認(rèn)審查意見中對區(qū)別技術(shù)特征以及實際解決的技術(shù)問題的分析是正確的，則可以考慮從上述的幾方面來尋找突破點(diǎn)。

　　首先，判斷對比文件1是否存在所要解決的技術(shù)問題

　　《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1提到“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)”。也就是說，此處提到的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”應(yīng)當(dāng)是在審查意見中認(rèn)可的最接近的現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題。在上面摘錄的審查指南的相關(guān)內(nèi)容中用了“這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時”這樣的表述，其中的“面對”一詞即意味著所述的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是最接近的現(xiàn)有技術(shù)也存在的技術(shù)問題。

　　因此，審查意見中基于區(qū)別技術(shù)特征A所確定的發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題T應(yīng)當(dāng)也是對比文件1所面臨的技術(shù)問題。通過分析發(fā)現(xiàn)，對比文件1所公開的技術(shù)內(nèi)容根本不存在審查意見中所確定的技術(shù)問題T，即，審查意見中的結(jié)論說明缺少了上述的第（1）方面的因素。 其次，判斷本領(lǐng)域的技術(shù)人員有沒有對對比文件1和2進(jìn)行結(jié)合的“動機(jī)”

　　在確定有沒有“動機(jī)”時，首先要提到進(jìn)行判斷的主體——本領(lǐng)域的技術(shù)人員。根據(jù)專利審查指南的規(guī)定，本領(lǐng)域的技術(shù)人員只是一種假設(shè)的“人”，他不具有創(chuàng)造能力。因此，在判斷過程中，應(yīng)當(dāng)站在“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度來進(jìn)行分析判斷。如果超越了“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”（即缺失了上面的第（1）方面的因素），往往容易導(dǎo)致偏離客觀化的結(jié)論。

　　針對上述案例，經(jīng)仔細(xì)閱讀對比文件1所公開的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)，對比文件1公開了與本申請的區(qū)別技術(shù)特征A完全相反的技術(shù)特征A’，也就是說，技術(shù)特征A和技術(shù)特征A'是針對同一結(jié)構(gòu)采用的不同的技術(shù)手段，二者不能并存。特別地，經(jīng)閱讀對比文件1還發(fā)現(xiàn)其技術(shù)特征A’為對比文件1用來解決其預(yù)期要解決的主要的技術(shù)問題T’的發(fā)明點(diǎn)。

　　在這種情況下，在將對比文件1和2結(jié)合之后，如果簡單地用技術(shù)特征A替換技術(shù)特征A’，則結(jié)合所得到的技術(shù)方案已經(jīng)無法實現(xiàn)對比文件1所要實現(xiàn)的目的了。那么，本領(lǐng)域的技術(shù)人員將對比文件2公開的技術(shù)特征A應(yīng)用到對比文件1中的“動機(jī)”何在呢？

　　對于此種情形，在美國的專利實踐中存在“frustration of purpose”這樣的說法。也就是說， 如果所做的修改使得修改后的技術(shù)方案無法實現(xiàn)最接近的現(xiàn)有技術(shù)的預(yù)期目，則不存在進(jìn)行此種修改的動機(jī)或者教導(dǎo)。中國目前沒有關(guān)于此種情形的明確說法，因此，在此案例中就是否存在“動機(jī)”方面，申請人和審查員都各持己見。然而，我們都知道，中國的專利法和專利審查指南在用詞方面也是很講究的，其用詞都力求清楚準(zhǔn)備地表達(dá)出其要表達(dá)的含義。仔細(xì)閱讀前面引述的內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn)，審查指南中使用了“改進(jìn)”這樣的表達(dá)。不難理解的是，“改進(jìn)”應(yīng)當(dāng)是在原有技術(shù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上做進(jìn)一步的改善，此種改進(jìn)應(yīng)當(dāng)是在保證仍實現(xiàn)其預(yù)期目的的基礎(chǔ)上做出的。這樣看來，審查指南中的上述內(nèi)容的本意也意在排除偏離原來的預(yù)期目的的修改的。

　　從這個角度來說，由于對比文件1和2的結(jié)合實際上是對對比文件1進(jìn)行了實質(zhì)性的“修改”，而不是“改進(jìn)”，因此，審查意見中認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員有對對比文件1和2進(jìn)行結(jié)合的動機(jī)的說法是不合理的。即，此處缺少了前面提到的第（3）方面的因素。

　　因此，在實踐中，當(dāng)遇到類似的創(chuàng)造性駁回意見時，要結(jié)合對比文件所公開的內(nèi)容仔細(xì)地分析審查意見中的結(jié)論是否存在不合理之處。從上面的四個方面一一地尋找突破點(diǎn)。在分析過程中還要注意盡量獨(dú)立于審查意見中的分析進(jìn)行客觀的分析，不要被審查意見中的某些意見誤導(dǎo)。

　　長期以來，各國在如何使創(chuàng)造性判斷中的主觀判斷盡可能客觀化方面都做出了很多的努力。然而，由于案件事實的千差萬別，很難在該方面做出明確具體的規(guī)定。因此，需要在專利實踐中進(jìn)行不斷的探索和分析總結(jié)。而這需要專利從業(yè)人員以及審查當(dāng)局方面的共同努力：基于案件事實，結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定以及相關(guān)專利實踐，做出盡可能合理的結(jié)論。