文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 杜燕霞

　　在國(guó)外進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，是否需要提前進(jìn)行檢索呢？不少企業(yè)有這樣的困惑。首先，檢索的成本太高，國(guó)外律師的檢索費(fèi)和提交一件注冊(cè)申請(qǐng)的代理費(fèi)差不多。其次，對(duì)于公司的核心商標(biāo)而言，哪怕檢索出在先商標(biāo)，也必須申請(qǐng)，從而認(rèn)為商標(biāo)檢索的意義不大。于是，不少企業(yè)選擇了直接提交注冊(cè)申請(qǐng)，等待官方的審查結(jié)果。既然如此，那么商標(biāo)檢索是否真的有必要呢？

　　在討論檢索的意義前，我們首先要明確下什么是商標(biāo)檢索。商標(biāo)檢索，通常也稱(chēng)為商標(biāo)查詢，是指在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前，對(duì)商標(biāo)注冊(cè)和使用進(jìn)行的可行性的評(píng)估。有過(guò)商標(biāo)注冊(cè)經(jīng)歷的企業(yè)都明白，商標(biāo)是有門(mén)檻的，需要滿足顯著性、區(qū)分性（足以與其他在先商標(biāo)區(qū)分開(kāi)來(lái)，排除致使在來(lái)源混淆的可能性）等要求，因此在選擇某個(gè)標(biāo)識(shí)作為商標(biāo)之前，需要對(duì)其是否滿足商標(biāo)基本要求、能否注冊(cè)成功、可否投放市場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估。這一評(píng)估過(guò)程，便是本文旨在討論的商標(biāo)檢索。

　　既然商標(biāo)檢索是評(píng)估商標(biāo)注冊(cè)和使用的可行性的，那么商標(biāo)檢索結(jié)果揭示的，就是商標(biāo)注冊(cè)和使用的風(fēng)險(xiǎn)，即商標(biāo)注冊(cè)不能的風(fēng)險(xiǎn)和使用不能的風(fēng)險(xiǎn)。字面來(lái)講，注冊(cè)不能的風(fēng)險(xiǎn)是指商標(biāo)存在駁回風(fēng)險(xiǎn)、異議風(fēng)險(xiǎn)等，可能致使商標(biāo)無(wú)法成功注冊(cè)。使用不能的風(fēng)險(xiǎn)是指，商標(biāo)無(wú)法投入使用，或者一旦使用則存在侵犯他人合法權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。在法律上，由于不同國(guó)家對(duì)商標(biāo)注冊(cè)要件進(jìn)行了不同的規(guī)定，因此注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)在不同國(guó)家體現(xiàn)出不同特征。例如，在中國(guó)、日本、韓國(guó)等有在先權(quán)利審查的國(guó)家，審查員有權(quán)引證在先商標(biāo)來(lái)駁回在后申請(qǐng)，那么商標(biāo)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)既可能來(lái)自商標(biāo)顯著性問(wèn)題，又可能存在在先注冊(cè)/申請(qǐng)商標(biāo)的障礙。而在歐盟以及歐盟多數(shù)成員國(guó)內(nèi)，由于審查員不會(huì)依職權(quán)進(jìn)行在先權(quán)利審查，因此若商標(biāo)通過(guò)絕對(duì)理由審查后，公告期內(nèi)無(wú)人異議的，則商標(biāo)可以核準(zhǔn)注冊(cè)。因此，在這些國(guó)家中，注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于商標(biāo)的顯著性要求和第三方的異議。第三方是否會(huì)提出異議，則與該企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況、商標(biāo)使用現(xiàn)狀、以及商標(biāo)保護(hù)策略密切相關(guān)。整體而言，由于不少商標(biāo)是防御注冊(cè)的，或者并未投入使用的，因此商標(biāo)異議的可能性是遠(yuǎn)低于審查員駁回的可能性的。同樣的，使用風(fēng)險(xiǎn)也因?yàn)楦鲊?guó)不同法律制度的不同而有較大差異。例如，美國(guó)、加拿大等商標(biāo)權(quán)源于使用的國(guó)家，哪怕使用注冊(cè)商標(biāo)，也可能會(huì)侵犯他人未注冊(cè)的、因在先使用而產(chǎn)生的商標(biāo)權(quán)。由于各國(guó)商標(biāo)法律制度直接決定了商標(biāo)注冊(cè)和使用的風(fēng)險(xiǎn)，那么這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就需要結(jié)合著各國(guó)商標(biāo)法律制度來(lái)進(jìn)行，商標(biāo)檢索的對(duì)象和范圍是有所差異的。換句話說(shuō)，不同法律制度下，商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源是不同的。因此，用國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，或者同一標(biāo)準(zhǔn)去判斷商標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，顯然是不合理的。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)管理非常重要的課題，那么企業(yè)是否可以承受商標(biāo)不進(jìn)行檢索的風(fēng)險(xiǎn)呢？我們需要看看不進(jìn)行商標(biāo)檢索而帶來(lái)的后果。首先，商標(biāo)注冊(cè)不能的不利后果是企業(yè)投入了時(shí)間和費(fèi)用，但最終未能成功注冊(cè)商標(biāo)。由于這些基本上是經(jīng)濟(jì)上的指標(biāo)，而不同企業(yè)的在經(jīng)濟(jì)上的承受力是不同的，因此很難得出一個(gè)確定的結(jié)論。其次，使用不能的不利后果是商標(biāo)雖得以注冊(cè)，但不能使用，或者一旦使用即侵犯他人權(quán)利。商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任中，除了停止使用外，還有消除影響，賠償損失等。無(wú)論對(duì)于各種規(guī)模的企業(yè)而言，這種后果都是不容忽視的。因?yàn)槌私?jīng)濟(jì)損失外，還將破壞企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力、精心積累的商譽(yù)。

　　雖然，不同企業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)承受能力有較大的差異，但從企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策角度而言，每件商標(biāo)的選擇、設(shè)計(jì)、啟用都是資源投入，也是創(chuàng)意者寶貴的勞動(dòng)成果，商標(biāo)順利注冊(cè)是企業(yè)有序經(jīng)營(yíng)的有力保障。此外，避免侵權(quán)、避免資源閑置和浪費(fèi)，也是企業(yè)良好經(jīng)營(yíng)的訴求。因此，對(duì)于企業(yè)而言，申請(qǐng)前進(jìn)行商標(biāo)檢索的必要性不言而喻。

　　其實(shí)，商標(biāo)檢索，除了可以排查注冊(cè)不能和使用不能的風(fēng)險(xiǎn)外，還有一些很重要、但卻常被忽視的作用。例如，商標(biāo)檢索報(bào)告可以證明在后商標(biāo)注冊(cè)人的主觀善意，因?yàn)闄z索可以證明其對(duì)他人的在先商標(biāo)盡到了必要的注意義務(wù)，特別是在沒(méi)有相對(duì)理由審查的國(guó)家中，此意義尤為重要。此外，商標(biāo)檢索可以使得申請(qǐng)人在盡早獲得注冊(cè)/使用障礙后獲得解決問(wèn)題的先機(jī)。部分國(guó)家的審查周期非常長(zhǎng)，例如巴西、委內(nèi)瑞拉等國(guó)家，若申請(qǐng)后2-3年才發(fā)現(xiàn)有在先商標(biāo)，那么還將花費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)清除權(quán)利障礙。同時(shí)，值得注意的是，這些在先商標(biāo)可能已經(jīng)經(jīng)過(guò)了可以爭(zhēng)議的時(shí)間限制。

　　事實(shí)上，越來(lái)越多的企業(yè)重視起商標(biāo)檢索。根據(jù)筆者經(jīng)歷，企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)檢索的比例在逐年提升。以筆者公司代理的案件來(lái)看，2015年查詢比例是11.3%，2016年為12.5%，2017年已經(jīng)提升至15%。商標(biāo)注冊(cè)前進(jìn)行檢索，已成為一種趨勢(shì)。

　　既然商標(biāo)檢索的意義重大，那么是否有辦法有效降低檢索成本呢？商標(biāo)檢索成本分為兩部分，一部分是數(shù)據(jù)庫(kù)的費(fèi)用，另一部分是律師或代理人提供法律意見(jiàn)的費(fèi)用。就前者而言，目前不少國(guó)家和國(guó)際性組織正在致力于此。例如，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局開(kāi)發(fā)的http://www.wipo.int/branddb/en和歐洲知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的https://www.tmdn.org/tmview/welcome，他們旨在通過(guò)匯總各國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)提供“一站式”查詢服務(wù)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)都是免費(fèi)開(kāi)放的，因此數(shù)據(jù)庫(kù)的成本已經(jīng)逐漸在降低。另一方面，隨著競(jìng)爭(zhēng)壓力，各國(guó)代理律師和代理人的服務(wù)費(fèi)用也在逐步的壓縮，提供專(zhuān)業(yè)但收費(fèi)合理的法律服務(wù)成為一種必然。

　　商標(biāo)檢索的重要性在日益凸顯，相信越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)會(huì)使用這種利器，為民族品牌的振興之路鋪平道路。