文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦

　　摘要

　　美國商標申請中，對于商標中不具有顯著性的要素，要求放棄商標專用權，主要情形包括缺乏顯著性的單個詞匯、缺乏顯著性的組合詞匯和缺乏顯著性的圖形等。對于是否需放棄專用權、如何放棄專用權取決于顯著性的判斷，本文即主要介紹了美國商標放棄專用權的制度特點和實踐應用。

　　在美國商標申請中，不少國內企業(yè)都會遇到審查員下發(fā)放棄專用權的審查意見。大多數(shù)國內企業(yè)在遇到此類駁回時，都會心里打個疑問，為什么要求放棄該部分的專用權？是否應該同意審查員意見？放棄后，是否會對我的商標權利造成影響呢？針對企業(yè)的上述疑問，筆者結合工作中的實例，簡單介紹一二。

　　其實，對于商標中要求放棄專用權的要素，國內企業(yè)并不陌生。中國《商標法》第五十九條便有對此的相關規(guī)定[1]。美國《商標法》對此的相關規(guī)定在第6條，即審查員有權要求申請人放棄可注冊商標中不可注冊部分的專用權。所謂“不可注冊部分”，即通常所說的缺乏顯著性部分，如系通用名稱，或對指定商品具有描述性等。故，一言以蔽之，要求放棄專用權的情況，通常發(fā)生在商標在整體上具有顯著性，但部分缺乏顯著性，而不得注冊的部分。

　　通常，若商標中某部分被放棄專用權，則意味著他人可以在相同或類似的商品/服務上，使用與該商標放棄專用權的部分相同或近似的表述。由此，企業(yè)在判斷是否應同意放棄專用權時，所需考慮的即是否可以容忍上述情形的存在。以下，我們可以通過具體的示例，進行較為直觀的理解。

　　情形一：缺乏顯著性的單個詞匯

　　對于單個詞匯是否缺乏顯著性，而需要放棄專用權的問題，較為容易判斷，而鮮有爭議。如，“Better with drones”商標在無人機相關的產(chǎn)品和服務上，“drones”為通用名稱，需放棄專用權?！癦S Power”商標在第07類動力設備產(chǎn)品上，“Power”具有描述性，需放棄專用權。

　　值得注意的是，具有直接描述性的對象，包含商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點。其中，“其他特點”這一兜底表述可以涵蓋有關產(chǎn)品和服務的任何特點。如“Yummy cool chain”商標中，“chain”一詞通常對第30類“糖果”產(chǎn)品并沒有直接的描述性。但是，若該類產(chǎn)品的形態(tài)為“chain”的形態(tài)，即鏈狀，該單詞“chain”仍需放棄專用權。

　　對于中文商標而言，審查員一般會參考申請人提供的英文翻譯，再進行是否要求放棄專用權的判斷。如“貴煙”、“蘇煙”商標在煙類產(chǎn)品上，“煙”譯為“tobacco”，為通用名稱，需放棄專用權。

　　此外，該情形存在一種特例，即，若商標中缺乏顯著性的部分與其他具有顯著性的部分已構成了整體詞匯而不可分割，那么該缺乏顯著性的部分也無須放棄專用權。如“LIGHT N' LIVELY”商標使用在“低卡路里蛋黃醬”產(chǎn)品上，美國商標上訴委員為即認為該商標“LIGHT N' LIVELY”為密不可分的部分，而無需放棄“LIGHT”的專用權。該情況與上述情況的區(qū)別即在于，該缺乏顯著性的部分在商標整體中是否為不可分離的。主要判斷依據(jù)在于該缺乏顯著性部分與其他部分在物理上和含義上的聯(lián)系等[2]。但該判斷有一定的模糊性，審查員對此有一定主觀認知和自由裁量。而對申請人而言，是否放棄該部分單獨的專用權，均不影響商標的整體保護，因此對申請人的影響不大。

　　情形二：缺乏顯著性的組合詞匯

　　在組合詞匯是否應放棄專用權的問題上，情況會稍微復雜一些。簡單來說，判斷標準仍是該組合，即詞匯的組合方式是否具有顯著特征。若組合詞匯在語法上或用語習慣上為統(tǒng)一表達，如“Shoe factory”，則該部分需統(tǒng)一放棄專用權，而不能分別放棄“shoe”和“factory”。再如“GT GLASS TECHNOLOGY”中，“GLASS TECHNOLOGY”亦為常用的表達組合，不能分開單獨放棄。

　　中文商標同理。如中文中有一些固定搭配，這些搭配整體上若對指定商品缺乏顯著性，則應放棄專用權。如“益信藥業(yè)”、“川味王”商標中，“藥業(yè)”和“川味”本為中文中的固有詞匯，故需要在05類藥類產(chǎn)品，和30類調味品產(chǎn)品上各自放棄專用權。

　　那是否存在可以單獨放棄的情形呢？當然，若商標的單個詞匯缺乏顯著性，但該組合方式本身是具有顯著性的，那么申請人可以分開放棄各部分的專用權。在這種情況下，一方面申請人臆造的該組合方式可以享受商標專用權的保護，另一方面也兼顧了市場中其他經(jīng)營者使用單個描述性詞匯的自由。如“SNAP ON 3000 AIRMATIC”商標指定家具五金類產(chǎn)品，其中“SNAP ON”和“3000”分別描述了指定商品的特征和型號，因其具有獨立性，并非統(tǒng)一詞匯，故可以分別放棄。再如“ROI FESTIVAL”商標，“ROI”與“FESTIVAL”分別意為“投資回報率”的英文縮寫和“節(jié)日、盛會”，在第36類金融服務上缺乏顯著特征，但“ROI FESTIVAL”的組合方式具有臆造性，而可以單獨放棄各部分的專用權。

　　情形三：缺乏顯著性的圖形

　　對于商標中的圖形，則可以簡單分為以下兩種情形。

　　若圖形部分系對文字的圖像化設計，如“”、“”。而文字本身對指定商品是缺乏顯著性的，那此時審查員一般會要求對該圖形本身的文字，作放棄專用權處理，即放棄“Paris”、“Wool”在指定商品上的專用權。

　　但若圖形部分僅為圖形，并非任何文字的設計，而該圖形系指定商品/服務的通用圖形，或對指定商品/服務具有直接描述性，或僅為裝飾性圖案，而不能起到區(qū)分商品來源作用的，該部分圖形也需放棄專用權。

　　申請人放棄某部分的專用權后，即視為默認該放棄專用權的部分顯著性較弱。但這不妨礙在后續(xù)的爭議案件中，商標所有權人可以主張，該放棄專用權的部分經(jīng)長期大量的使用，已獲得第二含義而具有顯著特征。此外，在進行商標近似比對過程中，放棄專用權的部分雖然顯著性較弱，但仍不妨礙整體比對原則的適用。因為一般消費者在購買商品/服務時，對商標仍是整體識別，而并不知曉商標權利人是否放棄了專用權。

　　此外，美國商標放棄專用權制度較為靈活，申請人可以自愿提前放棄，以避免后續(xù)審查意見而發(fā)生額外費用。同時，若商標中該部分僅對個別指定商品/服務缺乏顯著性，申請人可以聲明僅在該個別指定商品/服務放棄，而在剩余項目上繼續(xù)享有商標專用權。

　　總的來說，放棄專用權制度是在商標專用權和其他市場經(jīng)營者正當使用權之間的制度平衡。企業(yè)在商標申請時，可以從商標顯著性、商標重要程度、市場現(xiàn)存使用狀態(tài)以及其他市場經(jīng)營者的使用需求等角度判斷是否需放棄專用權，從而盡可能避免答復審查意見的額外費用。同時，在審查員不當要求放棄專用權時，也可據(jù)理力爭，以保護商標權益。

　　注釋

　　[1] 中國《商標法》第五十九條：注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。

　　[2] 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 19:66 (4th ed.), Page 2.