文/北京市集佳律師事務(wù)所 范相玉

　　專利權(quán)是行政機(jī)關(guān)就某一發(fā)明創(chuàng)造授予給申請(qǐng)人的獨(dú)占性權(quán)利，這種獨(dú)占性體現(xiàn)在：任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品或使用其專利方法。專利權(quán)人行使其權(quán)利時(shí)，既可以通過(guò)私力救濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)，也可以以公力救濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)，就前者而言，可以自己或委托律師發(fā)送侵權(quán)警告函，如果訴諸公力，可通過(guò)向行政機(jī)關(guān)請(qǐng)求處理侵權(quán)糾紛或向法院提起專利侵權(quán)訴訟。從以上方式可以看出，處于強(qiáng)勢(shì)地位的專利權(quán)人有多種方式實(shí)現(xiàn)自己的權(quán)利，那么是不是說(shuō)專利權(quán)人就可以任性地行使自己的權(quán)利了呢？當(dāng)然不是，法律賦予民事主體一項(xiàng)權(quán)利的同時(shí)，也會(huì)讓他承擔(dān)與之相適應(yīng)的義務(wù)，在專利權(quán)的保護(hù)上也是如此，因此，法律對(duì)權(quán)利人如何行使專利權(quán)進(jìn)行了限定，專利權(quán)人不得濫用專利權(quán)，這種限定體現(xiàn)在私力救濟(jì)權(quán)利的行使上，也體現(xiàn)在公力救濟(jì)的行使上，以下詳細(xì)展開：

　　一、專利權(quán)人私力救濟(jì)的限制

　　專利權(quán)人私力救濟(jì)的方式一般而言是指發(fā)送警告函、律師函，另外， 在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，專利侵權(quán)訴訟往往被當(dāng)做市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的工具，而且會(huì)與輿論宣傳配合以起到營(yíng)銷甚至是壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的作用，但這些行為都應(yīng)當(dāng)在合理、合法的范圍內(nèi)，受到一定的限制，由于性質(zhì)上均帶有私力性質(zhì)，出于體例安排的方便，將輿論宣傳的限制和發(fā)送警告函、律師函的限制在此一并闡述：

　　1.發(fā)送警告函、律師函的限制

　　雖然目前我國(guó)法律并未對(duì)專利維權(quán)活動(dòng)中發(fā)送警告函、律師函進(jìn)行具體規(guī)定，但是從既有判決，尤其是最高人民法院的判決來(lái)看，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函應(yīng)當(dāng)盡到合理的審慎義務(wù)，否則可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，從深圳市理邦精密儀器股份有限公司與深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司商業(yè)詆毀糾紛（以下簡(jiǎn)稱“理邦訴邁瑞案”）、石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會(huì)社確認(rèn)不侵害專利權(quán)、損害賠償糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“雙環(huán)訴本田案”）以及北京速邁醫(yī)療科技有限公司與北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司等確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛（以下簡(jiǎn)稱“速邁訴水木案”）等既判案例來(lái)看，對(duì)于專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函的審慎義務(wù)的要求呈現(xiàn)趨緊的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這些要求表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

　　1）發(fā)送的范圍和對(duì)象

　　根據(jù)發(fā)送對(duì)象的不同，審慎義務(wù)的要求也不盡相同，一般而言，專利維權(quán)活動(dòng)中的警告函、律師函發(fā)送范圍包括：涉嫌侵權(quán)主體、涉嫌侵權(quán)主體的客戶或潛在客戶、不特定的社會(huì)公眾，雙環(huán)訴本田案中法院認(rèn)為，相比較于對(duì)涉嫌侵權(quán)主體，專利權(quán)人對(duì)其客戶或潛在客戶發(fā)函的審慎義務(wù)要更高1。

　　另外，發(fā)函范圍越廣，侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。

　　2）發(fā)函應(yīng)當(dāng)處于正當(dāng)?shù)木S權(quán)目的

　　在此類糾紛中，發(fā)函人的主觀方面也是一個(gè)重要的考量方面，如果發(fā)函人并不是在明知對(duì)方侵權(quán)可能性不大、并未掌握充分證據(jù)或并未進(jìn)行充分論證的情況下，為了刻意打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而且最終被法院判定為不侵權(quán)的情況下，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函被認(rèn)定為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或商業(yè)詆毀的可能性較大，例如在“速邁訴水木案”中，法院認(rèn)為：“北京速邁醫(yī)療公司在未對(duì)涉案產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進(jìn)行充分了解的情況下，僅憑拍攝的產(chǎn)品外觀圖片即向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司發(fā)出警告函，并且向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司多家客戶發(fā)出函件，必然會(huì)降低北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司在客戶群體中的信譽(yù)，北京速邁醫(yī)療公司存在過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”2。

　　3）發(fā)函時(shí)權(quán)利人的權(quán)利狀態(tài)

　　行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)以權(quán)利有效為前提，專利權(quán)是否處于有效狀態(tài)是考察權(quán)利人發(fā)函正當(dāng)性的重要因素，如果專利權(quán)處于失效狀態(tài)（包括終止、保護(hù)期限屆滿、被放棄、宣告無(wú)效），一般認(rèn)為，對(duì)于專利權(quán)的狀態(tài)權(quán)利人應(yīng)當(dāng)是應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注的，權(quán)利人在已經(jīng)失去權(quán)利基礎(chǔ)情況下，其所實(shí)施的發(fā)函維權(quán)行為易被認(rèn)定為具有不正當(dāng)?shù)刂\求市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的惡意，從而構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　4）所發(fā)函件內(nèi)容

　　專利維權(quán)活動(dòng)中的侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容直接影響到收函人對(duì)是否侵權(quán)的判斷，尤其是對(duì)于那些對(duì)專利侵權(quán)判斷這種專業(yè)性很強(qiáng)的問(wèn)題并不熟悉的人士而言，函件內(nèi)容會(huì)極大左右其商業(yè)判斷和決策，因此，函件內(nèi)容是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的重要考察因素。由于我國(guó)法律對(duì)專利維權(quán)活動(dòng)中的警告函、律師函的內(nèi)容并未做具體規(guī)定，因此，對(duì)于侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容的審慎義務(wù)需要根據(jù)案情具體判斷，從既有案例來(lái)看，這樣的內(nèi)容的審慎義務(wù)呈現(xiàn)趨嚴(yán)、趨詳細(xì)、趨專業(yè)的發(fā)展方向。

　　在理邦訴邁瑞案中，法院認(rèn)為，“由于專利侵權(quán)警告畢竟是權(quán)利人謀求解決專利侵權(quán)爭(zhēng)議的單方意愿，且由于專利權(quán)本身在效力上的相對(duì)不確定性及侵權(quán)判斷的專業(yè)性，尤其是不確定性必然伴隨無(wú)能為力，法律不能強(qiáng)人所難，因此不能苛求侵權(quán)警告內(nèi)容完全確定和毫無(wú)疑義”3，也就是說(shuō)，法院認(rèn)為，雖然理想化的角度而言，專利權(quán)人在警告函中應(yīng)當(dāng)充分披露據(jù)以判斷構(gòu)成侵權(quán)的必要信息，但是鑒于專利侵權(quán)判斷的專業(yè)性和不確定性，法律也不能強(qiáng)求專利權(quán)人給出確定無(wú)疑的信息。

　　在比理邦訴邁瑞案晚出現(xiàn)的雙環(huán)訴本田案中，法院雖然也持有相似的觀點(diǎn)，但是同時(shí)認(rèn)為，雖然不要求發(fā)函人對(duì)涉嫌侵權(quán)人的行為構(gòu)成侵權(quán)達(dá)到確定性的程度，但是，“侵權(quán)警告信中僅記載了涉案專利權(quán)的名稱、涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品名稱以及受函客戶涉嫌侵權(quán)的性質(zhì)，沒(méi)有披露主張構(gòu)成外觀設(shè)計(jì)相近似的具體理由或進(jìn)行必要的侵權(quán)比對(duì)，也沒(méi)有披露其與雙環(huán)股份公司均已向法院尋求司法救濟(jì)等其他有助于經(jīng)銷商客觀合理判斷是否自行停止被警告行為的事實(shí)。”4，據(jù)此，法院認(rèn)為警告人在警告函中未記載足夠的信息，致使雙環(huán)公司受損，存在過(guò)錯(cuò)，警告人的行為并非專利法賦予的正當(dāng)?shù)木S權(quán)方式，而是有悖于鼓勵(lì)和保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)方式。

　　從上述兩個(gè)案例，我們可以明顯看出最高人民法院對(duì)于侵權(quán)警告函內(nèi)容的審慎義務(wù)要求趨嚴(yán)的變化，當(dāng)然，這和我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度逐漸完善、市場(chǎng)主體以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的水平提高相適應(yīng)的，同時(shí)也對(duì)今后警告函的內(nèi)容有很大的指導(dǎo)意義，為了符合專利權(quán)人的審慎義務(wù)，侵權(quán)警告函可以包含如下內(nèi)容：

　　1）專利權(quán)人的身份，包括權(quán)利來(lái)源的途徑

　　2）專利的具體情況，包括專利的名稱、類型、有效期、專利權(quán)利要求的內(nèi)容，并將公告授權(quán)的專利文件（包括專利證書、權(quán)利要求書、說(shuō)明書、附圖）附隨于警告函后

　　3）被警告人侵權(quán)行為的具體情況，包括產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、價(jià)格等

　　4）被指控產(chǎn)品特征的簡(jiǎn)要?dú)w納，并與專利權(quán)利要求進(jìn)行比對(duì)，以明確被控產(chǎn)品落入了專利權(quán)的保護(hù)范圍

　　5）糾紛各方已采取的救濟(jì)途徑

　　6）告知被警告人必須立即停止侵犯專利權(quán)的行為，并闡明被警告人所將要承擔(dān)的法律責(zé)任以及所依據(jù)的法律規(guī)定。5

　　2.輿論宣傳的限制

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的今天，知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專利侵權(quán)訴訟以及侵權(quán)警告函、律師函往往用來(lái)和輿論宣傳想配合，提高企業(yè)知名度，獲取更高的輿論評(píng)價(jià)，從而占據(jù)更有利的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，如果這種輿論宣傳均以事實(shí)為基礎(chǔ)，且專利侵權(quán)訴訟或警告行為也是出于維護(hù)正當(dāng)權(quán)利的目的，這樣的宣傳造勢(shì)屬于合法的范圍之內(nèi)，但是如果尺度掌握的不好，也會(huì)面臨不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或商業(yè)詆毀的問(wèn)題。

　　1）在法院的侵權(quán)訴訟判決尚未作出時(shí)即公開宣稱被告侵權(quán)。

　　在深圳市創(chuàng)客隆電子有限公司、深圳市朗琴音響技術(shù)有限公司商業(yè)詆毀糾紛案6中，法院認(rèn)為，在法院尚未判決侵權(quán)的情況下，創(chuàng)客隆公司徑直在其官方旗艦店上散布朗琴公司侵犯了其音箱專利權(quán)的虛偽事實(shí)，足以造成消費(fèi)者誤認(rèn)，損害了朗琴公司的商譽(yù)，創(chuàng)客隆公司的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀。

　　2）對(duì)外宣傳中帶有侮辱、貶低性的語(yǔ)言

　　在上海圣敏餐飲管理有限公司與揚(yáng)州市龍卷風(fēng)餐飲企業(yè)管理有限公司、李彩章商業(yè)詆毀糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“圣敏訴龍卷風(fēng)案”）中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“睜眼說(shuō)瞎話”、“圣敏無(wú)能人，不懂知識(shí)產(chǎn)權(quán)，越做越被動(dòng)。只知坑人、圣敏必死”、“騙錢”、“聲明也是胡言亂語(yǔ)”、“圣敏活不了多久了”等內(nèi)容7。明顯帶有侮辱、貶低性的語(yǔ)言，最終被法院認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)詆毀。

　　3）將兩家公司做傾向性的對(duì)比

　　在圣敏訴龍卷風(fēng)案中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“這鍋比圣敏鍋好多了”、“我們有圣敏無(wú)法比擬的成本優(yōu)勢(shì)，我們只需要收圣敏一半的費(fèi)用就能發(fā)展的很好，品牌還比圣敏響”、“上海的專利是用圖紙申請(qǐng)的，我們使用實(shí)物申請(qǐng)，法律效力不一樣”、“實(shí)物外形專利法律效力強(qiáng)、圖紙外形專利法律效力弱”等。法院認(rèn)為，這些對(duì)比說(shuō)明既不全面也缺乏依據(jù)，無(wú)疑會(huì)貶低圣敏公司的專利、加盟費(fèi)及配套設(shè)施，同時(shí)抬高自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終被法院認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)詆毀8。

　　二、專利權(quán)人公力救濟(jì)的限制

　　專利權(quán)人維護(hù)其專利權(quán)的公力救濟(jì)方式包括申請(qǐng)行政機(jī)關(guān)處理和提起專利侵權(quán)訴訟兩種方式，但是，如果在過(guò)程中存在濫用專利權(quán)的情況，可能會(huì)引起惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟和不侵權(quán)抗辯的后果。

　　1.惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟

　　在司法實(shí)踐中，一般認(rèn)為，惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟屬于惡意訴訟中的而一種，惡意訴訟，通常是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益為目的而故意提起一個(gè)在事實(shí)上和法律上無(wú)根據(jù)之訴，并致使相對(duì)人在訴訟中遭受損失的行為。認(rèn)定某種具體的訴訟行為屬于惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，至少應(yīng)當(dāng)滿足以下構(gòu)成要件：1、一方當(dāng)事人以提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的方式提出了某項(xiàng)請(qǐng)求，或者以提出某項(xiàng)請(qǐng)求相威脅。2、提出請(qǐng)求的一方當(dāng)事人具有主觀上的惡意。3、具有實(shí)際的損害后果。4、提出請(qǐng)求的一方當(dāng)事人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與損害后果之間具有因果關(guān)系。

　　這其中最關(guān)鍵的一點(diǎn)，是如何認(rèn)定行使專利權(quán)的一方主觀上的惡意，在遠(yuǎn)東水泥訴四方如鋼案中，法院認(rèn)為：所謂惡意，是指提出請(qǐng)求的一方當(dāng)事人明知其請(qǐng)求缺乏正當(dāng)理由，以有悖于權(quán)利設(shè)置時(shí)的目的的方式，不正當(dāng)?shù)匦惺乖V訟權(quán)利，意圖使另一方當(dāng)事人受到財(cái)產(chǎn)或信譽(yù)上的損害?！姆饺玟摴緹o(wú)效程序中在主動(dòng)放棄和修改涉案專利權(quán)利要求后，在侵權(quán)訴訟中又基于此部分權(quán)利要求向遠(yuǎn)東水泥公司提起專利侵權(quán)訴訟，主觀上明顯具有惡意。在袁利中與通發(fā)公司損害賠償案中，法院認(rèn)為，涉案實(shí)用新型專利雖然已經(jīng)被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，形式上具有合法性，但是由于技術(shù)方案早已被國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所公開，明顯不符合新穎性的要求，且專利權(quán)人作為從事該行業(yè)多年的專業(yè)人士，對(duì)于該專利符合專利法授權(quán)實(shí)質(zhì)條件是明知的，其利用我國(guó)專利制度對(duì)于實(shí)用新型專利不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的規(guī)定將國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)里的現(xiàn)有技術(shù)申請(qǐng)獲得專利權(quán)，其主觀狀態(tài)應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是缺乏誠(chéng)實(shí)信用的，其申請(qǐng)并獲得專利權(quán)的行為本身應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是惡意申請(qǐng)。袁利中故意以他人受到損害為目的，以惡意申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定自始無(wú)效的專利權(quán)對(duì)通發(fā)公司提起專利侵權(quán)訴訟，致使通發(fā)公司在訴訟中遭受損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。

　　從法院的上述觀點(diǎn)，不難看出，在認(rèn)定是否構(gòu)成惡意上，專利權(quán)的狀態(tài)是否有效或者是否惡意申請(qǐng)取得的，以及權(quán)利人對(duì)于其專利權(quán)狀態(tài)的主觀認(rèn)識(shí)，是主要的考量因素。因此，當(dāng)事人在申請(qǐng)專利以及提起專利侵權(quán)訴訟是之前要做好評(píng)估工作，尤其是對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利和實(shí)用新型專利，一方面要排查專利是否存在被認(rèn)定為惡意申請(qǐng)取得的專利的情形，另一方面，在提起侵權(quán)訴訟之前，也要核實(shí)清楚專利權(quán)的狀態(tài)，是否存在未交費(fèi)終止、期限屆滿，以及所主張的權(quán)利要求是否存在已經(jīng)在無(wú)效程序中進(jìn)行了修改。

　　2.濫用專利權(quán)抗辯

　　雖然我國(guó)的專利法及其司法解釋并未明確將濫用專利權(quán)作為一個(gè)侵權(quán)抗辯的事由，但是已經(jīng)有地方性的司法指導(dǎo)文件將濫用專利權(quán)作為抗辯理由之一，例如北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第126條規(guī)定：被訴侵權(quán)人提供證據(jù)證明涉案專利為專利權(quán)人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。并在127條進(jìn)一步規(guī)定了惡意取得專利權(quán)的情形：

　　惡意取得專利權(quán)，是指將明知不應(yīng)當(dāng)獲得專利保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利并獲得了專利權(quán)的行為，包括下述情形：

　　1）將申請(qǐng)日前專利權(quán)人明確知悉的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)方案申請(qǐng)專利并取得專利權(quán)的；

　　2）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定參與人，將在上述標(biāo)準(zhǔn)的起草、制定等過(guò)程中明確知悉的他人技術(shù)方案申請(qǐng)專利并取得專利權(quán)的；

　　3）將明知為某一地區(qū)廣為制造或使用的產(chǎn)品申請(qǐng)專利并取得專利權(quán)的；

　　4）采用編造實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、虛構(gòu)技術(shù)效果等手段使涉案專利滿足專利法的授權(quán)條件并取得專利權(quán)的；

　　5）將域外公開的專利申請(qǐng)文件所披露的技術(shù)方案在中國(guó)申請(qǐng)并獲得專利權(quán)的。

　　也就是說(shuō)，被訴侵權(quán)人如果提供證據(jù)證明涉訴的專利權(quán)是通過(guò)上述情形惡意取得的專利權(quán)，法院可以直接判定不侵權(quán)，另外，被訴侵權(quán)人還可以據(jù)此向法院提出惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，要求對(duì)方賠償損失。

　　三、小結(jié)

　　總而言之，在專利糾紛中，專利權(quán)人不能任性地拿著專利權(quán)隨意開展維權(quán)活動(dòng)，無(wú)論是私力救濟(jì)中發(fā)送警告函、還是與維權(quán)活動(dòng)配合的宣傳推廣，還是公力救濟(jì)中的侵權(quán)訴訟和行政執(zhí)法，亦或是專利侵權(quán)訴訟中的抗辯，專利權(quán)的行使都應(yīng)當(dāng)受到一定的限制，如果把握不好，維權(quán)活動(dòng)不僅達(dá)不到維護(hù)自己權(quán)益的效果，反而有可能導(dǎo)致陷入不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或者惡意訴訟的泥潭，這一專利法領(lǐng)域的新發(fā)展不僅為企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)水平提出了更高的要求，也為知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。

　 注釋：
　 1.（2014）民三終子第7號(hào)
　 2.（2017）京民終9號(hào)
　 3.（2015）民申字第191號(hào)
　 4.（2014）民三終字第7號(hào)
　 5.立方律師事務(wù)所微信公眾號(hào)：慎用知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告函——從本田與雙環(huán)專利糾紛案說(shuō)起
　 6.（2016）粵民終1716號(hào)
　 7.（2016）蘇民終723號(hào)
　 8.（2016）蘇民終723號(hào)