文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朝魯門

　　一、前言

　　在化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)中經(jīng)常有使用參數(shù)特征來表征產(chǎn)品的情況。關(guān)于參數(shù)特征，審查指南第二部分第二章3.2.2節(jié)中指出：當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于參數(shù)特征表征。審查指南第二部分第十章4.3節(jié)中進(jìn)一步指出：允許用物理-化學(xué)參數(shù)來表征化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求的情況是：僅用化學(xué)名稱或者結(jié)構(gòu)式或者組成不能清楚表征的結(jié)構(gòu)不明的化學(xué)產(chǎn)品；參數(shù)必須是清楚的。由此可見，參數(shù)特征是在不能用結(jié)構(gòu)和/或組成清楚表征其化學(xué)產(chǎn)品的情況下才能被采用，而另一方面，也可以將這種不能用結(jié)構(gòu)和/或組成清楚表征的情況衍伸理解為不能清楚體現(xiàn)其產(chǎn)品專利性尤其是新創(chuàng)性。因此，本文中通過分析參數(shù)特征表征的權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定以及具體案例，探討了化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)中如何在其權(quán)利要求采用參數(shù)特征來體現(xiàn)其新創(chuàng)性，以便在今后的專利申請(qǐng)過程中更有針對(duì)性地靈活使用參數(shù)特征這一特殊的表征手段。

　　二、參數(shù)特征表征權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定及分析

　　1、參數(shù)特征表征的權(quán)利要求的新穎性

　　審查指南第二部分第三章3.2.5中規(guī)定：對(duì)于包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性的審查，應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。

　　第二部分第十章5.3中規(guī)定：對(duì)于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對(duì)由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開的產(chǎn)品進(jìn)行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。

　　 由此可見，在采用參數(shù)特征體現(xiàn)新穎性時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：（1）如果該參數(shù)特征隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該產(chǎn)品具有新穎性；（2）如果根據(jù)其無法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明它們?cè)诮Y(jié)構(gòu)和/或組成上的不同。實(shí)踐中，尤其在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查過程中，對(duì)于參數(shù)特征表征的權(quán)利要求，審查員通常采用的做法是“推定”。因此，作為專利申請(qǐng)人在采用參數(shù)特征表征權(quán)利要求時(shí)應(yīng)在最初開始就具有針對(duì)這種“推定”準(zhǔn)備“舉證”的意識(shí)，應(yīng)在說明書中對(duì)采用的參數(shù)特征的測(cè)定方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及表征意義等進(jìn)行相應(yīng)的詳細(xì)記載。

　　2、參數(shù)特征表征的權(quán)利要求的創(chuàng)造性

　　關(guān)于參數(shù)特征表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性，審查指南中沒有明確的規(guī)定，實(shí)踐中仍按照通常的三步法進(jìn)行判斷的情況較多。而且，參數(shù)特征與產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成特征有著必然關(guān)系，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和組成決定其性能及對(duì)應(yīng)參數(shù)，因此，不能將參數(shù)特征和結(jié)構(gòu)和/或組成特征分割考慮，而應(yīng)具體分析參數(shù)特征與結(jié)構(gòu)和/或組成特征之間的關(guān)系，進(jìn)一步分析參數(shù)特征所隱含的結(jié)構(gòu)和/或組成，綜合考慮確定與其關(guān)聯(lián)的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題及其效果。

　　因此，對(duì)于專利申請(qǐng)人而言，為了清楚體現(xiàn)發(fā)明的創(chuàng)造性，在權(quán)利要求中應(yīng)該采用能夠隱含表征結(jié)構(gòu)和/或組成與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品不同這樣的參數(shù)特征，并且，該隱含表征的結(jié)構(gòu)和/或組成應(yīng)該是解決所要解決的技術(shù)課題的關(guān)鍵。關(guān)于該點(diǎn)可參照下面的具體案例分析。

　　三、案例分析

　　關(guān)于參數(shù)特征表征權(quán)利要求的新穎性，在審查指南中有較為明確的規(guī)定，因此就不再舉出具體案例進(jìn)行分析。而關(guān)于參數(shù)特征對(duì)權(quán)利要求的創(chuàng)造性的影響，審查指南中沒有明確的規(guī)定，實(shí)踐中仍存在許多操作上的困惑，因此，下面舉出一個(gè)具體案例，以對(duì)該問題進(jìn)行探討。

　　案例：

　　該專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1（以下稱為案例發(fā)明）中請(qǐng)求保護(hù)一種陶瓷電子部件，是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時(shí)煅燒而得的；所述磁性體部由鐵氧體陶瓷組合物形成，所述鐵氧體陶瓷組合物的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量在規(guī)定范圍，并且進(jìn)一步限定了該陶瓷電子部件的電阻率為規(guī)定值以上。

　　該案例發(fā)明中以“結(jié)構(gòu)+組成+制造方法+參數(shù)（電阻率）”的方式進(jìn)行了限定。

　　根據(jù)其說明書的記載，將金屬線材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際的燒結(jié)溫度選擇金屬線材的熔點(diǎn)以下的溫度，然而，作為這樣的金屬線材使用Cu時(shí)，在這樣的燒結(jié)溫度下并不存在同時(shí)滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件。因此，一直以來未能將Cu應(yīng)用于實(shí)際的產(chǎn)品中，而是使用Ag。而案例發(fā)明中基于Mn2O3比Fe2O3優(yōu)先被還原，可在Fe2O3被還原前完成燒結(jié)，并且，Mn2O3即使還原也不會(huì)引起電阻率的下降這樣的發(fā)現(xiàn)，確立了鐵氧體材料中的Fe2O3和Mn2O3的摩爾含量，從而實(shí)現(xiàn)了將Cu金屬線材應(yīng)用于實(shí)際的同時(shí)煅燒制造陶瓷電子部件中。

　　相對(duì)于此，對(duì)比文件1中公開了一種陶瓷電子部件，其磁性部分由鐵氧體組成，并且所公開的鐵氧體主成分中的Fe換算成Fe2O3以及Mn換算成Mn2O3的摩爾含量與案例發(fā)明的規(guī)定范圍部分重疊。另外，其金屬線材為Pd或Ag-Pd合金。

　　因此，案例發(fā)明與對(duì)比文件1 公開的技術(shù)內(nèi)容相比，其區(qū)別在于(1)是將以Cu為主成分的金屬線材和磁性體部同時(shí)煅燒而得的；(2) 陶瓷電子部件的電阻率為規(guī)定值以上?；谏鲜鰠^(qū)別可確定案例的相對(duì)于對(duì)比文件1實(shí)際解決的技術(shù)問題是將Cu線材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際如何使其電阻率為規(guī)定值以上。

　　另一方面，對(duì)比文件2中針對(duì)上述將Cu線材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造陶瓷電子部件之際不存在同時(shí)滿足防止Cu金屬線材的氧化以及防止鐵氧體材料的Fe2O3的還原的氧分壓條件的問題公開了“在Cu導(dǎo)體不氧化的氧分壓下進(jìn)行煅燒→發(fā)生鐵氧體的Fe被還原的問題→在煅燒后的降溫過程中在含氧氣氛下進(jìn)行熱處理從而使被還原的Fe再次氧化→氧化過程中元件表面部分的Cu被氧化→通過滾筒研磨除去表面的氧化膜”的處理方法，從而防止了陶瓷電子部件的電阻率下降。即，該對(duì)比文件2給出了在對(duì)比文件1中應(yīng)用上述區(qū)別（1）的啟示，并且從其公開的可防止陶瓷電子部件的電阻率下降這一事實(shí)可以預(yù)期通過其公開的處理方法能夠?qū)?duì)比文件1中應(yīng)用上述區(qū)別（1）的產(chǎn)品控制為電阻率在規(guī)定值以上，即，基于上述與對(duì)比文件1的區(qū)別（1）以及參數(shù)特征區(qū)別（2）其創(chuàng)造性難以得到認(rèn)可。

　　由以上分析可知，該案例所要解決的技術(shù)課題是在將Cu金屬線材和磁性體部同時(shí)煅燒而制造的陶瓷電子部件中使金屬線材不發(fā)生氧化以及鐵氧體材料的Fe2O3不發(fā)生還原，由此防止陶瓷電子部件的電阻率的下降，控制為上述參數(shù)特征的電阻率為規(guī)定值以上。換言之，該參數(shù)特征所隱含的結(jié)構(gòu)是未氧化的金屬線材以及鐵氧體材料中的未還原的Fe2O3，而這樣的結(jié)構(gòu)顯然與經(jīng)上述對(duì)比文件2的處理方法的最終產(chǎn)品中的相應(yīng)結(jié)構(gòu)相同且?guī)淼男Ч彩欠乐固沾呻娮硬考碾娮杪实南陆?，因此基于該參?shù)特征的創(chuàng)造性難以得到認(rèn)可。另一方面，如上所述，本案例發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)實(shí)際上是發(fā)現(xiàn)Mn2O3對(duì)解決上述課題的作用，通過確立鐵氧體材料中的Mn2O3與Fe2O3的含量，從而解決了該課題。然而，其權(quán)利要求中不論是組成上還是所采用的參數(shù)特征上均沒有體現(xiàn)出基于其發(fā)明點(diǎn)的與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的區(qū)別，進(jìn)而導(dǎo)致了其創(chuàng)造性難以得到認(rèn)可的情況。

　　因此，對(duì)基于參數(shù)特征來體現(xiàn)創(chuàng)造性的發(fā)明而言，采用參數(shù)特征之際首先應(yīng)該考慮該參數(shù)特征能否體現(xiàn)基于發(fā)明點(diǎn)的與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成上的區(qū)別，以防止即使在審查過程中基于對(duì)比文件重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題及其效果之際也不會(huì)與發(fā)明所要解決的課題出現(xiàn)太大出入從而導(dǎo)致申請(qǐng)人的發(fā)明點(diǎn)無法得到充分考量的問題。

　　四、結(jié)尾

　　以上通過簡(jiǎn)單分析參數(shù)特征表征的權(quán)利要求新創(chuàng)性的相關(guān)規(guī)定以及具體案例探討了化學(xué)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)基于參數(shù)特征體現(xiàn)其新創(chuàng)性時(shí)應(yīng)考慮的因素，然而實(shí)踐中出于現(xiàn)有技術(shù)的掌握程度、專利申請(qǐng)自身的發(fā)明高度以及申請(qǐng)專利的目的等等各種原因，參數(shù)特征的采用本身存在復(fù)雜的問題，希望通過本文能對(duì)專利申請(qǐng)人今后的專利申請(qǐng)過程中更有針對(duì)性地靈活使用參數(shù)特征這一特殊的表征手段起到參考作用。