文/集佳知識產權代理有限公司 劉佳

　　摘要：本文根據(jù)審查指南中創(chuàng)造性的“三步法”判斷方式，結合處理審查意見過程中的具體體會，對如何分析現(xiàn)有技術是否給出了轉用發(fā)明的技術啟示進行了討論。在此基礎上，以一個具體案例作為示例，對討論得出的技術啟示分析方式進行適用，以期為轉用發(fā)明的創(chuàng)造性評價和答復提供可行的思路。

　　關鍵詞：轉用發(fā)明、應用場景轉用、技術啟示、創(chuàng)造性

　　對于專利案件所要保護的技術方案來說，具備創(chuàng)造性是其能夠獲得授權并維持有效的重要條件。因此，在專利實務中，涉及創(chuàng)造性的專利事務十分常見。筆者發(fā)現(xiàn)，在處理審查意見的過程中許多專利案件（下稱本申請）的創(chuàng)造性判斷都涉及到了轉用發(fā)明，即，本申請與對比文件屬于不同的應用場景，并且，在剝離了應用場景之后，本申請與最接近的現(xiàn)有技術具有相似的技術手段。對于上述不同應用場景間的轉用，對本申請與最接近的現(xiàn)有技術剝離了應用場景之后，通常兩者采用的技術手段看起來較為相似，因此，審查意見通常認為這種應用場景之間的轉用是容易想到的，從而認定最接近的現(xiàn)有技術給出了本申請的技術啟示以及本申請不具備創(chuàng)造性。但筆者認為，若本申請與最接近的現(xiàn)有技術兩者在剝離應用場景之后采用的技術手段僅僅是相似而實際上仍存在區(qū)別，那么最接近的現(xiàn)有技術并不一定能夠給出技術手段在應用場景之間轉用的技術啟示，因而本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術有可能是非顯而易見的，也即，本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術有可能具備創(chuàng)造性。

　　一、審查指南針對技術啟示的相關說明

　　審查指南規(guī)定[1]，判斷本申請要求保護的技術方案相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，通?？梢园凑找韵氯齻€步驟來進行：

　?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術；

　?。?）確定本申請的區(qū)別特征和本申請實際解決的技術問題；

　?。?）判斷本申請要求保護的技術方案對本領域技術人員來說是否顯而易見。 其中，步驟（3）中對顯而易見的判斷，是要確定現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決本申請實際要解決的技術問題的技術啟示，這種啟示會使本領域技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得本申請要求保護的技術方案。

　　從上述規(guī)定可以看出，對本申請是否顯而易見的判斷，即在于，判斷本領域技術人員在面對本申請的技術問題時是否有動機改進最接近的現(xiàn)有技術并獲得本申請的技術方案。而這種改進的動機必須是由現(xiàn)有技術給出技術啟示。這種技術啟示具體在于，將該區(qū)別特征應用到最接近的現(xiàn)有技術以解決本申請技術問題。由此可見，現(xiàn)有技術只有在同時具備以下兩個條件的情況下才能夠給出這種技術啟示：

　　條件一：現(xiàn)有技術采用了本申請的區(qū)別技術特征，即公開了本申請的區(qū)別技術特征本身；

　　條件二：現(xiàn)有技術采用本申請的區(qū)別技術特征的目的是為了解決本申請的技術問題，即在現(xiàn)有技術中本申請的區(qū)別技術特征的作用是為了解決本申請的技術問題。

　　具體地，本領域技術人員在面對最接近的現(xiàn)有技術時，如果存在一種現(xiàn)有技術公開了本申請的區(qū)別技術特征并且其作用是為了解決本申請的技術問題，本領域技術人員就能夠從中了解到該區(qū)別技術特征本身以及該區(qū)別特征可以用于解決本申請的技術問題，因此就有動機為了解決本申請的技術問題而將該區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術上，從而顯而易見地得到本申請的技術方案。反之，本領域技術人員在面對最接近的現(xiàn)有技術時，如果并不存在任何現(xiàn)有技術公開了本申請的區(qū)別技術特征或者即使公開了本申請的區(qū)別技術特征但其作用并不是為了解決本申請的技術問題，本領域技術人員就無法了解到該區(qū)別技術特征本身或者即使能夠了解該區(qū)別技術特征本身但無法了解到該區(qū)別技術特征可以用于解決本申請的技術問題，因此就沒有動機為了解決本申請的技術問題而將該區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術上，從而無法顯而易見地得到本申請的技術方案。

　　二、關于轉用發(fā)明是否存在技術啟示的思考

　　筆者發(fā)現(xiàn)，對于許多涉及轉用發(fā)明的專利案件來說，雖然本申請與最接近的現(xiàn)有技術看起來采用的技術手段十分相似，但實際上，本申請與最接近的現(xiàn)有技術不僅僅存在應用場景的區(qū)別，兩者在剝離應用場景之后采用的技術手段也存在區(qū)別（以下將這種區(qū)別簡稱為技術手段的區(qū)別）。換言之，僅將最接近的現(xiàn)有技術從其自身的應用場景轉用到本申請的應用場景上，所形成的轉用方案通常與本申請的技術方案之間依然存在區(qū)別技術特征。例如，本申請的技術方案ABC應用于場景a，最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’應用于場景b。技術方案A’B’D’從場景b轉用到場景a形成轉用方案ABD，本申請的技術方案ABC相對于該轉用方案ABD來說仍然具有區(qū)別技術特征C。

　　由于本申請與最接近的現(xiàn)有技術之間實際上存在兩個區(qū)別技術特征，即應用場景的區(qū)別和技術手段的區(qū)別，因此，本領域技術人員需要在現(xiàn)有技術給出的技術啟示下對最接近的現(xiàn)有技術進行兩次改進，才能得到本申請的技術方案。

　　第一步改進在于，將最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’從其自身的應用場景b轉用到本申請的應用場景a，形成一個轉用方案ABD。

　　第二步改進在于，將本申請的技術方案ABC相對于該轉用方案ABD的區(qū)別技術特征C應用到該轉用方案ABD上，形成本申請的技術方案ABC。

　　需要說明的是，只有現(xiàn)有技術既給出了第一步改進的技術啟示也給出了第二步改進的技術啟示，本領域技術人員才有動機完成完整的改進過程，從而得到本申請的技術方案，此時，本申請的技術方案相對于對比文件才是顯而易見的。

　　對于第一步改進來說，筆者認為，最接近的現(xiàn)有技術在滿足以下條件的情況下才能夠給出技術啟示：最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’在場景b下解決的技術問題與轉用方案ABD在場景a下解決的技術問題相似，或者說，最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’在場景b下產生的技術效果與轉用方案ABD在場景a下達到的技術效果相似。具體地，如果最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’在場景b下解決的技術問題與轉用方案ABD在場景a下解決的技術問題相似，則這種轉用在本領域技術人員看來是具有技術意義（即能夠解決技術問題或能夠帶來技術效果）的改進，本領域技術人員就有動機為了解決場景a下的技術問題而將場景b下的技術方案A’B’D’轉用到場景a，從而得到轉用方案ABD。如果最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’從場景b轉用到場景a而形成的轉用方案ABD無法解決與在場景b下最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’相似的技術問題，則這種轉用在本領域技術人員看來是沒有技術意義（即不能解決技術問題也不能帶來技術效果）的，因而本領域技術人員就不會有動機將場景b下的技術方案A’B’D’轉用到場景a，從而得到轉用方案ABD。 對于第二步改進來說，筆者認為，一方面要求本領域技術人員已經在最接近的現(xiàn)有技術的啟示下完成了第一步改進，另一方面要求現(xiàn)有技術（通常是除了最接近的現(xiàn)有技術之外的其他現(xiàn)有技術）公開了技術手段上的區(qū)別特征C以及區(qū)別特征C的作用是為了解決本申請的技術問題，在上述兩方面要求都滿足的情況下本領域技術人員才能夠得到第二步改進的技術啟示，才有動機為了解決本申請的技術問題將區(qū)別特征C應用到轉用方案ABD上以替換掉特征D，從而得到本申請的技術方案ABC。

　　可以理解的是，本申請的技術方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’之所以看起來十分相似，通常不僅是因為兩者采用的技術手段相似，而且也是因為技術方案ABC在場景a下解決的技術問題與技術方案A’B’D’在場景b下解決的技術問題相似，也即，本申請的技術問題與最接近的現(xiàn)有技術的技術問題本身通常也是十分相似的。在這種情況下，若本申請的技術方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’既存在應用場景的區(qū)別又存在技術手段的區(qū)別，而區(qū)別技術特征C又是在本申請的應用場景a下解決本申請技術問題的必要手段，則第一步改進所得到的轉用方案ABD在場景a下通常是無法解決本申請的技術問題。又由于本申請的技術問題與最接近的現(xiàn)有技術的技術問題本身就是相似的技術問題，可見，轉用方案ABD在場景a下通常無法解決與在場景b下技術方案A’B’D’相似的技術問題，因此，最接近的現(xiàn)有技術實際上并沒有給出第一步改進的技術啟示，這使得本領域技術人員沒有動機將最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’從場景b轉用到場景a而得到轉用方案ABD，從而也就沒有動機完成整個改進過程，此時，本申請的技術方案ABC就是非顯而易見的。

　　由此可見，針對轉用發(fā)明的審查意見，一種可行的答復思路在于，借助于區(qū)別技術特征C在解決本申請技術問題中所起的作用，闡述為何轉用方案ABD在場景a下無法解決與最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’在場景b下相似的技術問題以及轉用方案ABD在場景a下無法達到與最接近的現(xiàn)有技術A’B’D’在場景b下相似的技術效果，從而說明最接近的現(xiàn)有技術沒有給出將場景b下的技術方案轉用到場景a的技術啟示。

　　三、關于具體案例的適用

　　下面以一個具體案例來說明上述答復思路如何使用。

　　本申請涉及的一個權利要求所要保護的技術方案如下：“一種單輥破碎機防堵控制方法，包括：步驟1、檢測單輥破碎機的運行電流，判斷運行電流是否大于所述單輥破碎機的過負荷基準電流，如是，進行維持時間計時；步驟2、判斷維持時間是否大于設定時間，如是，控制單輥破碎機排除堵轉故障；其中，所述過負荷基準電流大于所述單輥破碎機的滿載電流且小于所述單輥破碎機的額定電流”。

　　作為最接近的現(xiàn)有技術，對比文件公開了其發(fā)明目的在于當電動機出現(xiàn)短路、斷相、過載過流、堵轉、三相過載等故障時實現(xiàn)對電動機的快速保護。并且，對比文件還公開了，為了實現(xiàn)電動機的堵轉故障保護，可以將電動機的工作電流與一個預設的負載設定值進行比較來判斷電動機是否處于堵轉狀態(tài)并在判斷出電動機處于堵轉狀態(tài)時切斷電動機的電源以實現(xiàn)電動機的堵轉保護。

　　通過對比可知，本申請的權利要求與對比文件相比既存在應用場景的區(qū)別又存在技術手段上的區(qū)別。應用場景的區(qū)別在于，本申請的權利要求是針對單輥破碎機堵轉的防堵控制，對比文件是針對電動機堵轉的防堵控制，電動機與單輥破碎機是兩種不同的設備。技術手段上的區(qū)別在于，本申請的權利要求是基于單輥破碎機的過負荷基準電流對單輥破碎機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)進行判斷，單輥破碎機的過負荷基準電流大于單輥破碎機的滿載電流且小于單輥破碎機的額定電流，對比文件是基于一個預設的負載設定值對電動機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)進行判斷，預設的負載設定值沒有被提及與電動機自身的電流參量有關系。

　　從兩者的區(qū)別來看，本領域技術人員需要對最接近的現(xiàn)有技術進行兩次改進，才能得到本申請的技術方案：

　　第一步改進在于，將對比文件針對電動機的防堵手段“基于一個預設的負載設定值來判斷電動機的堵轉狀態(tài)”轉用到單輥破碎機的防堵上，得到轉用方案“基于一個預設的負載設定值來判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”；

　　第二步改進在于，將轉用方案“基于一個預設的負載設定值來判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”中用于判斷堵轉狀態(tài)的閾值由預設的負載設定值改進成單輥破碎機的過負荷基準電流。

　　對于第一步改進具體來說，對比文件給出的技術啟示在于“基于一個預設的負載設定值來判斷電動機的堵轉狀態(tài)”，本領域技術人員將這一技術啟示轉用到“對單輥破碎機的防堵控制”上所得到的轉用方案在于“基于一個預設的負載設定值來判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)”，而不是本申請權利要求中的“基于單輥破碎機的過負載基準電流來判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)，其中，單輥破碎機的過負載基準電流大于其滿載電流且小于其額定電流”。

　　在本申請的權利要求中，考慮到單輥破碎機堵轉時其電機并未發(fā)生堵轉，采用大于滿載電流且小于額定電流的過負荷基準電流與運行電流進行比較來確定單輥破碎機的堵轉狀態(tài)，從而才能正確識別單輥破碎機是否發(fā)生堵轉的狀態(tài)，實現(xiàn)在單輥破碎機發(fā)生堵轉時自動對單輥破碎機進行防堵控制。也正是由于單輥破碎機與電動機不同，單輥破碎機堵轉時其電機并未發(fā)生堵轉，所以，負載設定值雖然能夠反映出電動機是否處于堵轉狀態(tài)，但卻根本無法反映出單輥破碎機是否處于堵轉狀態(tài)，因此，當采用負載設定值來判斷單輥破碎機的堵轉狀態(tài)時，即使單輥破碎機已發(fā)生堵轉，運行電流也不會超過負載設定值?？梢姡鲜鲛D用方案會導致單輥破碎機的堵轉狀態(tài)判斷錯誤，使得因無法正確識別單輥破碎機的堵轉狀態(tài)而造成無法排除單輥破碎機的堵轉故障。

　　因此，即使將對比文件“針對電動機的防堵控制”的技術方案轉用到“針對單輥破碎機的防堵控制”上，所得到的轉用方案也無法實現(xiàn)在單輥破碎機發(fā)生堵轉時自動對單輥破碎機進行防堵控制，也就是說，轉用方案既不能解決與對比文件相似的技術問題也不能產生與對比文件相似的技術效果，因此，本領域技術人員沒有動機去將對比文件針對電動機的防堵手段轉用到針對單輥破碎機的防堵控制上，即沒有動機實施上述第一步改進，更無法完成完整的兩次改進，從而無法得到本申請的權利要求所要保護的技術方案。因此，本申請的權利要求是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。

　　參考文獻：

　　[1] 2010版專利審查指南. 北京：知識產權出版社，2009.9