企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風險防控及訴訟應(yīng)對

2023-11-17

  文/北京市集佳律師事務(wù)所 戈曉美

 

  企業(yè)出海的知識產(chǎn)權(quán)風險問題,是個老生常談的話題,也是個常談常新的話題。世紀之交我國DVD企業(yè)出海時曾在知識產(chǎn)權(quán)方面遭遇慘痛教訓(xùn),二十幾年過去了,我國企業(yè)的技術(shù)實力和自主研發(fā)水平顯著提升,企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護意識和保護水平大幅提高。與此同時,世界經(jīng)濟和貿(mào)易發(fā)生深刻變化,以美國為首的西方國家以知識產(chǎn)權(quán)問題作為主要發(fā)力點,不斷加強對我國企業(yè)的打壓態(tài)勢,企業(yè)在進入國際市場時面臨著嚴峻的知識產(chǎn)權(quán)風險和應(yīng)對考驗,企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風險防控及訴訟應(yīng)對工作的重要性不言而喻。

  

  一、中國企業(yè)出海面臨的新環(huán)境

 ?。ㄒ唬┲R產(chǎn)權(quán)日益成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和國際競爭力的核心要素

  日本早在2002年就提出了知識產(chǎn)權(quán)立國的戰(zhàn)略,當時日本政府對于世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律進行了總結(jié),認識到靠資源和靠設(shè)備的時代已經(jīng)過去了,當今時代要靠知識產(chǎn)權(quán),重視知識產(chǎn)權(quán)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。由此,日本完成了從“貿(mào)易立國”、“科技立國”到“知識產(chǎn)權(quán)立國”的戰(zhàn)略升級。

  我國在2008年提出《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》,在2021年又提出了《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要(2021-2035年)》,旨在統(tǒng)籌推進知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè),全面提升知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護、管理和服務(wù)水平,這標志著我國從知識產(chǎn)權(quán)大國到知識產(chǎn)權(quán)強國的轉(zhuǎn)變。

  2023年1月5日,美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022保護美國知識產(chǎn)權(quán)法案》,該法案規(guī)定總統(tǒng)應(yīng)當將其認為可能或已經(jīng)對美國的國家安全、外交政策或經(jīng)濟穩(wěn)定構(gòu)成重大威脅的外國個人和實體列入報告,實施制裁,不以企業(yè)向法院對外國個人和實體提出民事或刑事指控為前提,這意味著美國商業(yè)秘密保護體系進一步被加強,并逐漸傾向于運用更加迅速、靈活的行政手段,多角度制裁商業(yè)秘密侵權(quán)行為,以維護美國本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

  (二)幾個主要國家和地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)保護特點

  在美國,需要特別注意NPE(Non-Practicing Entity),據(jù)統(tǒng)計顯示,2022年美國地區(qū)法院近60%的訴訟由NPE發(fā)起。NPE,即非專利實施主體,是指本身不進行生產(chǎn)經(jīng)營,專門依靠購買專利和專利訴訟獲利的商業(yè)模式,也叫專利蟑螂。德國和法國都是歐盟重要的成員國,尤其在全球展覽業(yè)領(lǐng)域占據(jù)重要角色,對展會知識產(chǎn)權(quán)保護力度是非常強的。荷蘭的海牙法院,是審理復(fù)雜專利侵權(quán)訴訟案件的一個重要法院。英國是世界上最早給予知識產(chǎn)權(quán)保護的國家,它的知識產(chǎn)權(quán)保護制度非常完備,對侵權(quán)行為的打擊力度也是非常大的。還有2023年6月1日開始啟用的歐洲統(tǒng)一法院,這意味著專利權(quán)人可以通過一個訴訟在所有成員國范圍內(nèi)主張禁令,將大大降低專利法律保護的復(fù)雜性和成本。

  由此可見,美國和歐洲這些發(fā)達國家地區(qū),對于知識產(chǎn)權(quán)的保護都是非常強的,對于侵權(quán)行為的打擊力度也是非常大的。

  

  二、企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風險防控

 ?。ㄒ唬?企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風險類型

  專利權(quán)的本質(zhì)在于以公開換保護,也即企業(yè)以專利的形式公開技術(shù)方案,國家給予其合法的壟斷權(quán)。未經(jīng)專利權(quán)人的授權(quán),他人不能制造、銷售、許諾銷售、進口、使用侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品或者專利方法。一旦被認定為侵權(quán)行為,最直接的后果是:被控侵權(quán)人將被要求停止生產(chǎn)、銷售行為,下架侵權(quán)產(chǎn)品,面臨高額的損害賠償;在展會上的話還可能被要求撤展和扣押展品和人員;專利侵權(quán)的間接后果是損害企業(yè)的商譽和信譽,損害企業(yè)形象。

  知識產(chǎn)權(quán)的風險類型主要包括這四個方面:

  第一是展會,歐盟執(zhí)法部門常常會針對我國展臺進行大面積的檢查,我國企業(yè)曾多次在海外參展時因知識產(chǎn)權(quán)問題遭遇重創(chuàng)。例如展會前展品被沒收,展會進行中展臺被查封,參展人員被抓,參展企業(yè)被組織方拒絕參展。

  第二是直接的侵權(quán)訴訟,除了前面提到的一旦被認定侵權(quán)了,有停產(chǎn)、停售和巨額賠償?shù)暮蠊?。臨時禁令的情況需要特別注意,臨時禁令是指在訴前或訴中程序中,法院應(yīng)權(quán)利人的請求而發(fā)出的要求侵權(quán)行為人停止制造、銷售、許諾銷售、進口等行為的臨時性命令。臨時禁令的特點在于快速、突襲,因其快捷有效的特點,經(jīng)常被權(quán)利人采用。

  第三是海關(guān)扣押,目前大部分國家都實行知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護制度。海關(guān)基于權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)備案,可以對過境的有侵權(quán)嫌疑的貨物采取強制扣押。

  第四是知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)貿(mào)易調(diào)查。知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易調(diào)查是一種準司法調(diào)查程序,當前國際上與知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易相關(guān)的貿(mào)易調(diào)查主要有:美國“337調(diào)查”、特別301調(diào)查以及歐盟的對相關(guān)不公平貿(mào)易措施的調(diào)查等。以337調(diào)查為例,這是美國一種特有制度,是進入美國海外市場必須重點關(guān)注的風險,其后果可能導(dǎo)致企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品、乃至全行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品都無法進入美國市場。

  (二)企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風險防控措施

  企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的風險防控,核心在于以下兩個方面:

  一是要進行專利風險排查工作,即FTO。

  專利信息是完全公開的,因此專利的侵權(quán)風險是可預(yù)知的,這使得企業(yè)可以提前排查侵權(quán)風險并提前做好風險應(yīng)對處置預(yù)案。FTO全稱Free to Operate,即專利的自由實施,是指技術(shù)實施人在不侵犯他人專利權(quán)的情況下自由實施。FTO的工作步驟包括確定檢索主題和檢索范圍、專利檢索、技術(shù)標引、風險定級、風險排除五個步驟。FTO工作的本質(zhì)就是通對專利情報信息的分析,提前排查專利風險并消除專利風險的過程。我們建議,在一開始,在產(chǎn)品的研發(fā)階段,企業(yè)的IPR就要介入,就要開始避免知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán),最晚要在產(chǎn)品上市前徹底排查。

  二是主動的專利布局及反布局。

  最好的防御是進攻。進行專利的分析和布局尤為重要,要在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域進行專利布局,通過對自有技術(shù)的專利布局,可以從被動化為主動,發(fā)展出未來能制衡競爭對手的專利。特別是要重視以對抗競爭對手為目標的專利布局,也就是,對標競爭對手的核心產(chǎn)品和研發(fā)方向進行專利布局。一旦競爭對手挑起知識產(chǎn)權(quán)糾紛,一方面,企業(yè)應(yīng)當積極應(yīng)訴,另一方面,企業(yè)要主動找機會反制對方,以達到互相制衡的目的。

  

  三、企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)對

  (一)我國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)糾紛概況

  我國企業(yè)在美國知識產(chǎn)權(quán)糾紛一直處于高發(fā)態(tài)勢。以下分享一下《2022年中國企業(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)查報告》中的幾個數(shù)據(jù):中企在美知識產(chǎn)權(quán)訴訟新立案共986起,環(huán)比增長14.39%;在美糾紛共涉及中國企業(yè)9569家次,較上年增長75.06%;98.16%的中國企業(yè)為被告;專利訴訟平均判賠額382.1萬美元;專利訴訟審結(jié)平均周期480天。由此可見,一旦在美國卷入專利侵權(quán)訴訟,就意味著加入了一場耗時耗資的“馬拉松”,如果產(chǎn)品被判定專利侵權(quán),還可能會面臨高額的侵權(quán)賠償、喪失市場、損害企業(yè)形象與損失業(yè)務(wù)機會等一系列蝴蝶效應(yīng)。

 ?。ǘ┪覈髽I(yè)在美知識產(chǎn)權(quán)訴訟應(yīng)對策略

  第一,沉著冷靜,耐心周旋,擅于借助外力。

  自亂陣腳、舉手投降不可取,置之不理是最壞的應(yīng)對。例如,如果企業(yè)對收到的律師函置之不理,可能會迫使權(quán)利人申請臨時禁令或者提起訴訟。如果未來被法院認定侵權(quán)成立,侵權(quán)人將會因故意侵權(quán)承擔懲罰性賠償責任。再例如,如果不按時應(yīng)訴,則法院作出缺席判決,結(jié)果往往是被告敗訴,還需要承擔因訴訟產(chǎn)生的費用。建議企業(yè)在海外遭遇侵權(quán)訴訟時,首先應(yīng)當積極配合當?shù)厮痉ㄐ姓块T的協(xié)調(diào)處理,同時要積極尋找一切維權(quán)途徑,盡力降低企業(yè)損失。

  知識產(chǎn)權(quán)糾紛是專業(yè)性較強的領(lǐng)域,建議企業(yè)在遭遇侵權(quán)糾紛時,一定要尋求專業(yè)律師的幫助。日常在可能涉及知識產(chǎn)權(quán)海外糾紛的重點國家和地區(qū)要維護一些合作伙伴關(guān)系,必要時可以向當?shù)鼗蛘呶覈嘘P(guān)部門派駐的知識產(chǎn)權(quán)工作站等機構(gòu),例如行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心等尋求維權(quán)協(xié)助。另外,企業(yè)還應(yīng)組建專門的知識產(chǎn)權(quán)團隊,知識產(chǎn)權(quán)糾紛的應(yīng)對需要知識產(chǎn)權(quán)團隊與企業(yè)的技術(shù)部門、市場部門、行政部門、財務(wù)部門、公關(guān)部門一起,與外部專業(yè)律師一起協(xié)同工作,并肩作戰(zhàn)。

  第二,熟悉知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則,真正的尊重知識產(chǎn)權(quán)。

  程序方面,被控侵權(quán)人可以從對方訴訟主體資格、管轄權(quán)異議、訴訟時效等方面進行抗辯;實體方面,可以從專利無效抗辯、不侵權(quán)抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、權(quán)利用盡抗辯、先用權(quán)抗辯等方面積極應(yīng)訴。如企業(yè)日常知識產(chǎn)權(quán)工作到位的話,企業(yè)所遭遇的訴訟所依據(jù)的權(quán)利基礎(chǔ)很可能是在前期FTO工作中排查出來的風險專利,此處的專利無效抗辯也可以是前述FTO排查分析工作中已經(jīng)事前準備好的證據(jù)材料。

  另外,如果企業(yè)自身有一定的知識產(chǎn)權(quán)積累,則可以考慮針對對方的產(chǎn)品提出反制訴訟。從對國家司法制度的熟悉程度來考慮,建議反制訴訟地在中國進行。提起反制訴訟,一方面能夠向?qū)Ψ奖砻鞣e極應(yīng)戰(zhàn)的態(tài)度,更重要的是給對方施加壓力,迫使對方走向談判桌,謀求和解。

  世界各國的知識產(chǎn)權(quán)制度看起來相似,實際上也有很多不同,呈現(xiàn)明顯的地域特征。因此,在企業(yè)出海時,還需要對當?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)法律制度、執(zhí)法形式、司法程序、以及執(zhí)法案例、司法判例等資料進行調(diào)研了解。真正地去熟悉知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則,才能最大程度地運用知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則,從而能夠為企業(yè)爭取更多的競爭優(yōu)勢。

  

  四、企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)建議

  綜合上述分析,對我國企業(yè)出海在知識產(chǎn)權(quán)工作方面提出如下合規(guī)建議:

 ?。ㄒ唬﹪栏癜凑諊H通行的規(guī)則參與競爭

  尊重知識產(chǎn)權(quán)、尊重創(chuàng)新是國際市場通行的競爭規(guī)則。只有真正的去尊重競爭對手的知識產(chǎn)權(quán)、尊重供應(yīng)商的知識產(chǎn)權(quán)、尊重客戶的知識產(chǎn)權(quán),才能更好地去參與國際競爭。另一方面,相信專利是可以被挑戰(zhàn)、可以被規(guī)避的,從而更好的去運用知識產(chǎn)權(quán)制度

  (二)踏實做好日常的知識產(chǎn)權(quán)

  尊重知識產(chǎn)權(quán)的同時也要運用好知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則。日常的知識產(chǎn)權(quán)工作包括專利的布局、包括專利侵權(quán)風險排查、風險預(yù)警工作、對于排查出的風險專利的處置工作,例如專利穩(wěn)定性分析工作、技術(shù)規(guī)避工作、專利無效準備工作,還包括針對競爭對手的專利反布局工作。日常的知識產(chǎn)權(quán)工作是未雨綢繆,能夠為企業(yè)在未來的戰(zhàn)場上提供強有力的戰(zhàn)斗武器。

 ?。ㄈ┱_認識知識產(chǎn)權(quán)訴訟

  訴訟有代價,但是一旦被訴,應(yīng)當沉著冷靜地積極應(yīng)對,必要時候需要提起反制訴訟。應(yīng)當認識到,知識產(chǎn)權(quán)訴訟的目的是為市場服務(wù),是幫助企業(yè)解決糾紛的一種手段,一個工具。專利的價值在于運用,如果一項專利能夠被用于訴訟,是實現(xiàn)了專利的價值。

  

  

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