文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 何佳
2023年6月21日,加拿大專利規(guī)則修正案發(fā)布,該修正案調(diào)整了小實(shí)體的定義,并對(duì)商標(biāo)、專利和外觀設(shè)計(jì)的官費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行了上調(diào)。據(jù)悉,該修改案于2024年1月1日生效。
小實(shí)體判定標(biāo)準(zhǔn)的變化
如果申請(qǐng)人滿足“小實(shí)體”標(biāo)準(zhǔn),官費(fèi)可享受50%的折扣。
目前,小實(shí)體的條件是:
(a) 就專利申請(qǐng)而言,除PCT國(guó)家階段申請(qǐng)或分案申請(qǐng)外,申請(qǐng)人在申請(qǐng)日當(dāng)日擁有50 名或以下員工的實(shí)體,或者是大學(xué),除了
(i) 由大學(xué)以外的擁有50 名以上員工的實(shí)體直接或間接控制的實(shí)體,或
(ii) 已向雇員人數(shù)超過(guò)50人的大學(xué)以外的實(shí)體轉(zhuǎn)讓、許可或有義務(wù)轉(zhuǎn)讓或許可所要求的發(fā)明的任何權(quán)利或利益的實(shí)體;
(b) 就國(guó)際申請(qǐng)而言,在該國(guó)家階段進(jìn)入日,該申請(qǐng)的申請(qǐng)人在該日雇員人數(shù)不超過(guò)50人或?yàn)榇髮W(xué)的實(shí)體,但(a)(i)或(ii)項(xiàng)所述實(shí)體除外;和
(c) 就分案申請(qǐng)而言,本規(guī)定的適用要求在原申請(qǐng)中得到滿足。
自2024年1月1日起,上述實(shí)體規(guī)模從員工50人以下的實(shí)體擴(kuò)大到員工100人以下的實(shí)體。
從某種意義上說(shuō),這些變化似乎具有追溯性。也就是說(shuō),如果申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)或進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)擁有超過(guò)50但少于100名員工,且在改法之前未滿足小實(shí)體條件,那么在2024年1月1日或之后,仍然可以開始支付申請(qǐng)或?qū)@械男?shí)體費(fèi)用。
舉例來(lái)說(shuō),假設(shè)擁有75名員工的申請(qǐng)人于2023年8月8日提交加拿大專利申請(qǐng)或進(jìn)入加拿大國(guó)家階段,則不滿足小實(shí)體條件(申請(qǐng)人員工人數(shù)超過(guò)50人),此時(shí)申請(qǐng)費(fèi)必須按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)體費(fèi)用支付。但自2024年1月1日起,根據(jù)新規(guī)定,提交申請(qǐng)時(shí)已滿足小實(shí)體條件(即申請(qǐng)人在2023年8月8日的員工人數(shù)少于100人),因此未來(lái)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)有可能按照小實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付。
在支付小實(shí)體費(fèi)用之前必須提交“小實(shí)體聲明”,因此上例中的申請(qǐng)人必須在2024年1月1日或之后提交小實(shí)體聲明,以便將來(lái)按照小實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用。
對(duì)于小實(shí)體申報(bào)之前按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)體支付的費(fèi)用,無(wú)法退還。因此,在上述示例中,即申請(qǐng)人無(wú)權(quán)獲得改法之前2023年8月8日支付的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)體申請(qǐng)費(fèi)50%的退款。
總而言之,小實(shí)體定義變更的影響是自2024年1月1日起,如果原申請(qǐng)人在提交申請(qǐng)時(shí)員工人數(shù)少于100人(且滿足其他小實(shí)體條件),一旦提交小實(shí)體聲明,就可以開始支付小實(shí)體費(fèi)用。
需要特別注意的是,小實(shí)體的地位依附于專利申請(qǐng)或?qū)@旧?,而不是申?qǐng)人或?qū)@麢?quán)人,并且僅在申請(qǐng)?zhí)峤换蜻M(jìn)入國(guó)家階段時(shí)確定一次。如果申請(qǐng)時(shí)是小實(shí)體的申請(qǐng)人,后來(lái)?yè)碛辛顺^(guò)99名員工或?qū)⑸暾?qǐng)轉(zhuǎn)讓給擁有超過(guò)99名員工的公司,則仍然可以在專利有效期內(nèi)按照小實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用。相反,如果一家大型跨國(guó)公司提交專利申請(qǐng)并隨后將專利申請(qǐng)或?qū)@D(zhuǎn)讓給發(fā)明人,則發(fā)明人必須在專利有效期內(nèi)按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)體的標(biāo)準(zhǔn)支付費(fèi)用,因?yàn)槠湓谏暾?qǐng)日當(dāng)日并不滿足小實(shí)體條件。
可以提早繳納的費(fèi)用
為節(jié)省成本,申請(qǐng)人和專利權(quán)人可能希望在2024年1月1日費(fèi)用上漲之前支付即將到期的費(fèi)用,可以合理提前支付的費(fèi)用至少包括:
維持費(fèi)——2023年可以支付任意年度的維持費(fèi)。
審查費(fèi)——如果加拿大(PCT)申請(qǐng)日在2019年10月30日之前,則必須在申請(qǐng)日起五年內(nèi)繳納審查費(fèi)。如果加拿大(PCT)申請(qǐng)日為2019年10月30日或之后,則必須在申請(qǐng)日起四年內(nèi)繳納審查費(fèi)。無(wú)論那種情況,實(shí)審費(fèi)均可以提前支付。
分案申請(qǐng)——在提交分案申請(qǐng)時(shí),應(yīng)繳納從第二年起所有逾期未繳納的維持費(fèi)。在大多數(shù)情況下,請(qǐng)求實(shí)審的截止日期為提交申請(qǐng)后的三個(gè)月內(nèi)。因此,提交分案申請(qǐng)時(shí)可能應(yīng)付的官費(fèi)很高。如果最終考慮提交分案申請(qǐng),那么在2023年提交分案申請(qǐng)將降低成本。
2024年官費(fèi)將提高36%
這次調(diào)整將是加拿大20年來(lái)首次全面調(diào)整官費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。此次調(diào)整旨在將大部分官費(fèi)提高25%,但小實(shí)體費(fèi)用不作調(diào)整。然而,由于考慮到通貨膨脹,根據(jù)單獨(dú)的立法,實(shí)際上繳納給加拿大知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 (CIPO) 的許多費(fèi)用每年都是變化的,并且最近的通貨膨脹率很高,因此2024年的實(shí)際費(fèi)用增幅將高達(dá)36%。
常見費(fèi)用的調(diào)整如下:
注:上表中所列的官費(fèi)項(xiàng)目?jī)H為費(fèi)用調(diào)整的一部分,不是所有官費(fèi)調(diào)整的費(fèi)用明細(xì)。
如果在2024年1月1日之前支付,2024年或之后到期的費(fèi)用可以按照2023年的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)收取。