文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星
多項引用權(quán)利要求（multiple dependent claim）在美國專利實(shí)踐下有獨(dú)特之處，涉及到權(quán)利要求項數(shù)和附加費(fèi)的判斷問題。美國的實(shí)踐與中國或其他國家相比存在著差異，如果不注意，可能會引起形式上的問題（35 USC 112(e)）或?qū)е骂~外的附加官費(fèi)。
從事出口專利案的代理人想必都熟悉USPTO關(guān)于新申請附加官費(fèi)涉及以下主要三種情況：
1）超出3項的獨(dú)立權(quán)利要求；
2）權(quán)利要求總數(shù)超出20項；
3）多項引用權(quán)利要求（multiple dependent claim）。
事實(shí)上，在一些情況下，如何判斷權(quán)利要求總項數(shù)以及是否有多項引用權(quán)利要求的存在，并不是一個非常簡單的問題。而對這一問題的認(rèn)識和理解，可能關(guān)系到代理人能否為申請人提供合理的旨在規(guī)避附加官費(fèi)的主動修改建議。
本文關(guān)注后兩種情況，即關(guān)于權(quán)利要求總數(shù)的計算和多項引用權(quán)利要求的判斷。
為了便于理解和進(jìn)一步討論，有必要先了解一下美國關(guān)于多項引用權(quán)利要求的定義、撰寫形式要求、費(fèi)用計算方式和審查程序。
1.關(guān)于multiple dependent claim的定義和理解
首先，根據(jù)美國專利法細(xì)則37 CFR 1.75的定義，“multiple dependent claim”首先是指一種dependent claim，它以擇一方式引用一個以上的在先獨(dú)立權(quán)利要求或從屬權(quán)利要求。
需要注意的是對這里的“dependent claim”的含義，不能簡單地理解為“從屬權(quán)利要求”，在MPEP的多數(shù)語境下，應(yīng)該理解為“有引用關(guān)系的權(quán)利要求”。例如，在mpep/s607已經(jīng)特別提到，“For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application.” 也就是說，出于費(fèi)用目的，只要對其他權(quán)利要求有引用關(guān)系，這樣的權(quán)利要求就屬于“dependent claim”。因此，即便是對一項獨(dú)立權(quán)利要求而言，只要它引用了超過一項權(quán)利要求，在考慮費(fèi)用時即屬于“multiple dependent claim”。
2.撰寫形式要求
a.擇一引用形式
根據(jù)上述定義，非擇一引用形式是不被允許的。因此，下面例1是允許的，而例2是不被允許的：
例1．Claim 3. The device according to claim 3 or 4, further comprising… (√)
例2．Claim 3. The device according to claims 3 and 4, further comprising… (×)
在例1中，通過連詞or實(shí)現(xiàn)擇一方式；當(dāng)然，還可以表達(dá)為以下方式：“according to any one of claims 3 and 4”，
“according to any one of claims 3 to 4”，
“according to any one of the preceding claims”，等等。
b.不允許引用一組以上的權(quán)利要求
例3．The method according to claim 3, comprising expressing the antibody according to claim 5 in the host cell according to claim 6. (×)
例4．A device according to claims 1, 2, 3, or 4, made by a process of claims 5, 6, 7, or 8. (×)
例3中同時引用了權(quán)利要求5的抗體和權(quán)利要求6的宿主細(xì)胞，例4中引用了權(quán)利要求1/2/3/4的裝置，同時引用了權(quán)利要求5/6/7/8的方法。
在這些權(quán)利要求中，均引用了兩組以上的不同特征，這是不允許的。這里所謂的“組”，應(yīng)理解為基于權(quán)利要求的主題而言。
c.不允許作為任何其他多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)
即所謂的不允許“多引多”，這一規(guī)定是與中國、歐洲以及韓國等許多其他國家的規(guī)定一致的（但請注意日本是允許“多引多”的）。
d.不允許引用在后的權(quán)利要求
引用在后的權(quán)利要求同樣是不可接受的，例如：
例5．Claim 3. A device as in either claim 6 or claim 8, in which … (×)
3．多項引用權(quán)利要求的效果
根據(jù)35 U.S.C. 112，每一項權(quán)利要求中通過引用被納入的限定條件或要素必須被分別考慮。因此，多項引用權(quán)利要求在法律效果上視同為多個單一引用的權(quán)利要求的技術(shù)方案的集合。
例如，在限制要求（RR）實(shí)踐中，引用多個權(quán)利要求的每個實(shí)施方案以與單個引用權(quán)利要求相同的方式均被考慮。因此，多項引用權(quán)利要求的技術(shù)方案之間可能需要進(jìn)行限制。此外，多項引用權(quán)利要求的某些實(shí)施方案可能會被撤回，而其他實(shí)施方案則可能根據(jù)其實(shí)際情況進(jìn)行考慮。
4．多項引用權(quán)利要求的費(fèi)用計算
首先需要明確的是，就從屬權(quán)利要求而言，在確定附加官費(fèi)時需要考慮的是是否存在多項引用以及權(quán)利要求總數(shù)。對于存在多項引用現(xiàn)象和總數(shù)超出20項的權(quán)利要求，需要計算附加官費(fèi)。
根據(jù)MPEP的規(guī)定，對于有引用關(guān)系的權(quán)利要求（無論是單項引用還是多項引用）來說，需要注意以下：
(A)在確定單一引用的權(quán)利要求（即，不直接或間接引用多項權(quán)利要求的）時，應(yīng)僅考慮所引用權(quán)利要求的編號。
(B)在確定多項引用權(quán)利要求或單一引用權(quán)利要中所包含的實(shí)施方案（包括對直接或間接引用的多項引用權(quán)利要求的引用）時，每個實(shí)施方案均應(yīng)通過其所涉及的權(quán)利要求的編號來確定，以最高、必要的程度具體標(biāo)識每個實(shí)施方案。
(C)當(dāng)多項引用權(quán)利要求或單一引用權(quán)利要中所包括的所有實(shí)施方案（包括對直接或間接引用的多項引用權(quán)利要求的引用）接收到拒絕理由或意見或要求時，可僅考慮有引用關(guān)系的權(quán)利要求的數(shù)目。
為了更直觀地說明上述要求，以MPEP中給出的實(shí)例來說明：
在上表中給出的權(quán)利要求引用關(guān)系中，在判斷時每個權(quán)利要求的每個方案都必須單獨(dú)被對待。對于其中存在的多項引用權(quán)利要求（上表中的權(quán)利要求4、6和7），當(dāng)其接到拒絕理由、限制要求或?qū)彶閱T的其他要求或意見時，可僅針對單個權(quán)利要求提出。例如，對于權(quán)利要求4引用權(quán)利要求2的方案、權(quán)利要求4引用權(quán)利要求3的方案，當(dāng)遇到反對理由時，可僅在反對理由中針對權(quán)利要求4提出。
另外，在計算權(quán)利要求項數(shù)時，上述權(quán)利要求的項數(shù)為“1+1+1+2+1+3+3”即12項。其中，權(quán)利要求4相當(dāng)于2項權(quán)利要求，權(quán)利要求6和7各自相當(dāng)于2項權(quán)利要求。值得注意的是權(quán)利要求7，其表面上僅引用權(quán)利要求6一項權(quán)利要求，但由于權(quán)利要求6又引用了權(quán)利要求2、3和5，因此導(dǎo)致權(quán)利要求7在費(fèi)用計算上是與權(quán)利要求6一樣的，均按3項權(quán)利要求計算。
4.1 PTO/SB/07表的使用
USPTO提供了PTO/SB/07表（“多項引用權(quán)利要求費(fèi)用計算表”）來幫助計算多項引用權(quán)利要求的費(fèi)用。該表格由專利申請?zhí)幚磙k公室(OPAP)放置在申請文件中，其中多項引用權(quán)利要求是以提交的申請文件作為基礎(chǔ)，或者以答復(fù)OPAP要求提交權(quán)利要求的通知而提交的文本作為基礎(chǔ)。如果在提交申請時或者為答復(fù)OPAP要求提交權(quán)利要求的通知而提交的權(quán)利要求中并未包含多項引用權(quán)利要求，但后來通過修改增加了多項引用權(quán)利要求，則TC（技術(shù)中心）的工作人員會將表格放入申請文件中。如果申請中有不止一項的多項引用權(quán)利要求，則出于費(fèi)用計算目的，將在PTO/SB/07表中計算獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的總數(shù)，然后將權(quán)利要求總數(shù)和獨(dú)立權(quán)利要求數(shù)目放在PTO/SB/06表中用于計算最終費(fèi)用。
4.2 費(fèi)用計算前的形式審核
要計算費(fèi)用，需要確認(rèn)形式上的多項引用權(quán)利要求哪些是符合撰寫要求的（即“適合的多項引用權(quán)利要求”），哪些是不符合撰寫要求的（即“不適合的多項從引用權(quán)利要求”），然后才可做出判斷并進(jìn)行標(biāo)記。
(a)適合的多項引用權(quán)利要求（符合撰寫要求的）
35 USC 41(a)規(guī)定，出于計算費(fèi)用目的，以適合的多項引用形式提出的權(quán)利要求不得視為單一的引用的權(quán)利要求。因此，多項從屬權(quán)利要求被認(rèn)為具有它所引用的權(quán)利要求的數(shù)目。任何直接或間接引用多項引用權(quán)利要求的適合權(quán)利要求也被視為具有其所引用的多項引用權(quán)利要求中所引用的權(quán)利要求的數(shù)目。
(b) 不適合的多項引用權(quán)利要求（不符合撰寫要求的）
如果多項引用權(quán)利要求均不是適合的形式，則無需支付37 CFR 1.16(j)下規(guī)定的多項引用權(quán)利要求費(fèi)用。但是，如果至少有一項多項引用權(quán)利要求是適合的，則需要支付多項引用權(quán)利要求費(fèi)。也就是說，37 CFR 1.16(j)規(guī)定的“有”或“無”的問題，只要存在多項引用情況（當(dāng)然是適合的），則收取固定費(fèi)用。
如果有任何多項引用權(quán)利要求是不適合的，則OPAP會指出并標(biāo)記出這樣的情況（在PTO/SB/07表中“Dep.”項下用“①”標(biāo)出）。通常，不適合的多項引用權(quán)利要求包括非擇一引用、多項引多項等。在計算費(fèi)用時，這些不符合要求的多項引用權(quán)利要求的費(fèi)用會按僅一項權(quán)利要求來計算，這樣可簡化費(fèi)用計算。
此外，任何引用不適合的多項引用權(quán)利要求的權(quán)利要求也會被認(rèn)為是不適合的，并被作為一項權(quán)利要求來計算費(fèi)用。
下面以MPEP中給出的實(shí)例來具體說明費(fèi)用計算方法：
在上面例子中，權(quán)利要求1和9是獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2-3和5-6各自是從屬權(quán)利要求，權(quán)利要求4引用權(quán)利要求2或3，在費(fèi)用上計算為兩項權(quán)利要求；權(quán)利要求5-6均直接或間接引用權(quán)利要求4，在費(fèi)用上也各自計算為兩項權(quán)利要求；權(quán)利要求7和8涉及“多項引用多項”，屬于不符合要求的多項引用權(quán)利要求（即前述所謂的“不適合的多項引用權(quán)利要求”），因此會被標(biāo)記為“①”；權(quán)利要求10引用了獨(dú)立權(quán)利要求1或9，因此在費(fèi)用上按兩項權(quán)利要求計算；權(quán)利要求11被標(biāo)記為“①”是因為其非擇一引用的方式（引用“權(quán)利要求1和9”，而不是“1或9”）。
總之，上述權(quán)利要求包括2項獨(dú)立權(quán)利要求和13項從屬權(quán)利要求，共計15項權(quán)利要求。從而，獨(dú)立權(quán)利要求的數(shù)目和總權(quán)利要求數(shù)可隨后被填入PTO/SB/06表并被用于費(fèi)用計算。
根據(jù)上述例子可知，在計算權(quán)利要求總項數(shù)時，一個多項引用的權(quán)利要求會按照其中引用的權(quán)利要求項數(shù)為準(zhǔn)。
另外，針對上述TC人員標(biāo)記了“①”的權(quán)利要求，實(shí)審審查員會被提醒，從而可在后續(xù)OA中指出該撰寫形式問題。
總之，上述規(guī)定和程序做法一個基本思路就是：對于不符合撰寫要求的多項引用（包括非擇一、多引多），USPTO做出標(biāo)記并暫時按一項計算。這不禁讓人生出疑問：如此做法是否會讓申請人規(guī)避本該繳納的附加官費(fèi)？事實(shí)上，這是不會發(fā)生的，因為在實(shí)審前的程序中，這些不符合撰寫要求的權(quán)利要求在邏輯上相當(dāng)于是被認(rèn)為不清楚的，已被標(biāo)記出來，在實(shí)審階段審查員會在OA中指出這些問題。申請人在答復(fù)時做出修改，須克服所指出的問題，修改后USTPO會重新考慮引修改導(dǎo)致的權(quán)利要求項數(shù)和多項引用權(quán)利要求情況，不會導(dǎo)致申請人逃避附加官費(fèi)的情況發(fā)生。
4.3對于有引用關(guān)系權(quán)利要求的初步處理
出于收費(fèi)目的，對于一項權(quán)利要求是否為“有引用關(guān)系的權(quán)利要求”（注：MPEP中使用的術(shù)語“dependent claim”，很多情況下可能不宜將其簡單理解為“從屬權(quán)利要求”，也不宜用中文語境下的“從屬權(quán)利要求”一詞來對其進(jìn)行描述。為避免此理解誤區(qū)，下文中均采用術(shù)語“有引用關(guān)系的權(quán)利要求”來表述）的初步判斷是由不同于審查員的工作人員做出的。此時，有必要將每一項引用另一項權(quán)利要求的權(quán)利要求實(shí)際視為有引用關(guān)系，而不用確定是否確實(shí)存在真正的引用關(guān)系。
然而，最初接受權(quán)利要求作為有引用關(guān)系的權(quán)利要求并不排除審查員隨后認(rèn)為該權(quán)利要求并不是適當(dāng)?shù)挠幸藐P(guān)系的權(quán)利要求的可能。也就是說，為收費(fèi)目的，初步將所有形式上有引用關(guān)系的權(quán)利要求均暫時按適合的有引用關(guān)系權(quán)利要求考慮，而不必考慮其是否符合撰寫形式要求。
4.4 測試是否是適合的有引用關(guān)系的權(quán)利要求
根據(jù)35 U.S.C.112(d)，有引用關(guān)系的權(quán)利要求應(yīng)滿足以下條件：
(i) 引用在前的權(quán)利要求，以及
(ii) 對所要求保護(hù)主題的進(jìn)一步具體限定。
根據(jù)上述規(guī)定，要判斷一項權(quán)利要求是否是適當(dāng)?shù)挠幸藐P(guān)系的權(quán)利要求，它應(yīng)當(dāng)包括其所引用的權(quán)利要求的每一個特征（限定條件），并對所要求保護(hù)的主題做進(jìn)一步限定。對主題的進(jìn)一步限定包括兩種方式：增加一個或多個額外要素；和/或?qū)λ龣?quán)利要求中的一個或多個要素做進(jìn)一步限定。
在這方面，之前的MEPE曾提出了測試一項適合的有引用關(guān)系的權(quán)利要求（是否包括其所引用的權(quán)利要求的全部限定條件）的一種方法是所謂的侵權(quán)試驗（infringement test）。類似全面覆蓋原則，如果所檢查的權(quán)利要求省略了在先權(quán)利要求的任何要素，或者所檢查的權(quán)利要求包含了彼此互斥的特征，這些情況下都不可能成為適合的有引用關(guān)系的權(quán)利要求。
例如，如果權(quán)利要求1記載了要素A、B和C的組合，則引用了權(quán)利要求1且其中C被省略或由D代替的權(quán)利要求將不是適當(dāng)?shù)膹膶贆?quán)利要求，即使它進(jìn)一步限定了其他元素，因為這樣的權(quán)利要求已不再包含所引用的權(quán)利要求1的全部限定條件。再比如，在后權(quán)利要求雖然聲稱可包含在先權(quán)利要求中的全部要素A、B和C，但在后權(quán)利要求中要素A和B是互斥的（擇一存在），這種情況下在后權(quán)利要求也不可能成為適合的從屬權(quán)利要求。
另外，有些情況下所檢查的權(quán)利要求如果僅能寫成獨(dú)立權(quán)利要求的形式，而不可能在形式上寫成引用關(guān)系的權(quán)利要求的形式。例如，兩個權(quán)利要求涉及不同的主題。
此外，MPEP還規(guī)定，有時候一項有引用關(guān)系的權(quán)利要求在其他方面看都是適合的，但是其可能涉及不同的發(fā)明，甚至可能需要單獨(dú)的檢索來確定，這種導(dǎo)致單一性方面涉及另外發(fā)明的權(quán)利要求并不會導(dǎo)致形式上不滿足。例如，權(quán)利要求1涉及一種馬庫什式（I）化合物，權(quán)利要求5涉及一種對權(quán)利要求1的通式（I）中的若干變量做了進(jìn)一步限定后的式（II）化合物，有可能式（I）相對于式（II）已經(jīng)有了較大的變化，例如母核結(jié)構(gòu)明顯不同（盡管式（II）仍在式（I）的范圍內(nèi)），此時審查員可能認(rèn)為其涉及不同類型的發(fā)明，因而導(dǎo)致單一性問題。這種情況下并不認(rèn)為不滿足權(quán)利的撰寫形式要求。
特別要注意的是，當(dāng)獨(dú)立權(quán)利要求和與其有引用關(guān)系的權(quán)利要求屬于不同的法定類別時，這一事實(shí)本身并不會使后者不適合。舉例來說，如果權(quán)利要求1記載了一種特定產(chǎn)品，則涉及以特定方式制造權(quán)利要求1產(chǎn)品的方法的權(quán)利要求將是適當(dāng)?shù)挠幸藐P(guān)系的權(quán)利要求，因為它進(jìn)一步限定了與制造權(quán)利要求1產(chǎn)品的方法有關(guān)的特征。類似地，如果權(quán)利要求1記載了制造產(chǎn)品的方法，則涉及通過權(quán)利要求1的方法制造的產(chǎn)品的權(quán)利要求也可以是適當(dāng)?shù)挠幸藐P(guān)系的權(quán)利要求。另一方面，如果權(quán)利要求1記載了一種制造特定產(chǎn)品的方法，如果該產(chǎn)品可以通過權(quán)利要求1中記載的方法以外的方法制造，則涉及權(quán)利要求1中的產(chǎn)品的權(quán)利要求將不是適當(dāng)?shù)挠幸藐P(guān)系的權(quán)利要求，因此它不包括權(quán)利要求1的所有限定條件（制造方法）。
在審查有引用關(guān)系的權(quán)利要求時，審查員應(yīng)確定該權(quán)利要求是否符合35 U.S.C.112(d)，它要求所審查的權(quán)利要求包含對同一申請中在先權(quán)利要求的引用，對所要求保護(hù)的主題做進(jìn)一步限定，并包括在先權(quán)利要求的所有限定。如果該權(quán)利要求不符合35 U.S.C.112(d)，審查員會拒絕。盡管35 U.S.C.112(d)涉及形式問題，但不符合35 U.S.C.112(d)可使權(quán)利要求無法獲得授權(quán)。
4.5 關(guān)于多項引用權(quán)利要求（multiple dependent claim）的附加費(fèi)
首先，如前面提到的，這里的“dependent claim”應(yīng)該理解為“有引用關(guān)系的權(quán)利要求”。出于費(fèi)用目的，只要對其他權(quán)利要求有引用關(guān)系，這樣的權(quán)利要求就屬于“dependent claim”。因此，即便是對獨(dú)立權(quán)利要求而言，只要它引用了超過一項權(quán)利要求，仍屬于需要繳納該附加費(fèi)的情況。
為了便于理解USPTO關(guān)于從屬權(quán)利要求的上述規(guī)定，在此筆者通過以下實(shí)例進(jìn)行說明：
a.符合MPEP撰寫要求的從屬權(quán)利要求可有不同表達(dá)方式
MPEP并不限制從屬權(quán)利要求對在先權(quán)利要求引用的表達(dá)方式，例如下面這些表達(dá)方式都是允許的：
The chair of claim 1, wherein …
The chair according to claim 1, wherein …
A chair as claimed in claim 1, wherein …
The chair as in claim 1, in which …
而且，建立對在先權(quán)利要求引用關(guān)系的表述用語也不一定要在權(quán)利要求的前序部分，例如前面例3。
b.關(guān)于引用多項在先權(quán)利要求的獨(dú)立權(quán)利要求
例6. A method for producing the anti-TIGIT antibody according to any one of claims 1-4 or the anti-TIGIT/anti-PD-L1 antibody according to any one of claims 5-11, comprising
expressing the antibody in the host cell according to claim 16, and
isolating the antibody from the host cell.
此例本身是獨(dú)立權(quán)利要求，在計算權(quán)利要求項數(shù)時本項權(quán)利要求會被計算為4+7=11項。因此為節(jié)省費(fèi)用考慮，可能還是有必要建議申請人進(jìn)行主動修改。
例7.
28.A pharmaceutical composition, comprising a crystalline form of fluvatinib or a crystalline form of fluvatinib mesylate and a pharmaceutically acceptable adjuvant, wherein the crystalline form is selected from the group consisting of:
the crystalline form of fluvatinib according to claim 2,
the crystalline form of fluvatinib mesylate according to claim 6, and
the crystalline form obtained according to the method of claim 15.
29.A method of treating a tumor, comprising administering the composition according to claim 28 to a subject in need thereof.
此例在計算權(quán)利要求總項數(shù)時，權(quán)利要求28被視為3項權(quán)利要求，權(quán)利要求29因其引用權(quán)利要求28也被視為3項權(quán)利要求。
還需要注意的是，除了在申請?zhí)峤浑A段外，后續(xù)任何主動的修改、答復(fù)OA所做的修改（無論修改是否entered ）所導(dǎo)致的權(quán)利要求引用關(guān)系變化，都將被納入考慮，從而可能導(dǎo)致需要補(bǔ)交權(quán)利要求附加費(fèi)用。
另外，對于在答復(fù)限制要求（“RR”）之后未選擇的那些權(quán)利要求（nonelected或withdrawn），對這些權(quán)利要求的后續(xù)修改仍在可能需要繳納附加費(fèi)的考慮內(nèi)，除非將其刪除。另外，對于答復(fù)中刪除的權(quán)利要求，之前繳納的費(fèi)用是不會被退費(fèi)的。另外，對于提出修改的權(quán)利要求，如果修改未被納入考慮（“not entered”），則因此修改而繳納的附加費(fèi)不會被退費(fèi)。當(dāng)然，在計算后續(xù)修改中的費(fèi)用時，未被納入考慮的權(quán)利要求不會被納入。
參考文獻(xiàn)
1.美國專利審查指南MPEP.608.01(n)
2.35 USC 112 (d)
3.美國申請繳費(fèi)時從屬權(quán)利要求的認(rèn)定，劉瑾 http://m.casinoplaycl.com/html/report/21024633-1.htm