文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

　　根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)可以用于美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)中用以識(shí)別物品、產(chǎn)品、服務(wù)或組織，包括商品商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、集體商標(biāo)以及證明商標(biāo)。但是，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利的保護(hù)客體是體現(xiàn)在物品中或應(yīng)用于物品的視覺(jué)特征，其保護(hù)主題通常是與物品配置、或物品的形狀、或引用于物品表面的裝飾或物品表面裝飾與配置的結(jié)合。商標(biāo)是用以識(shí)別和區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，并不是外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利的常見(jiàn)保護(hù)主題。但，美國(guó)外觀專(zhuān)利法中不排斥對(duì)商標(biāo)以外觀專(zhuān)利的形式獲得保護(hù)。

　　根據(jù)美國(guó)外觀審查指南第15.55.01小節(jié)所述，商標(biāo)不能在外觀設(shè)計(jì)名稱(chēng)中單獨(dú)使用，也不能和類(lèi)型“TYPE”一詞結(jié)合使用。在個(gè)別情況下，商標(biāo)可以使用在說(shuō)明書(shū)中。若商標(biāo)在外觀設(shè)計(jì)圖樣中使用時(shí)，應(yīng)在說(shuō)明書(shū)中寫(xiě)上一句聲明，注明形成外觀專(zhuān)利保護(hù)范圍中的商標(biāo)元素以及擁有該商標(biāo)的所有權(quán)人的名稱(chēng)，通常按照以下格式聲明：

　　“The [the trademark material] forming part of the claimed design is a registered trademark of [the trademark owner].”

　　美國(guó)外觀審查指南還規(guī)定禁止以貶損的方式在外觀專(zhuān)利中使用商標(biāo)。

　　除此之外，當(dāng)商標(biāo)并不作為外觀專(zhuān)利的保護(hù)部分，而在原始提交申請(qǐng)中的照片或線條圖中又保護(hù)了商標(biāo)時(shí)，應(yīng)在說(shuō)明書(shū)中或照片上包括免責(zé)聲明，聲明該商標(biāo)不作為所要求保護(hù)的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的一部分。

　　如何在外觀專(zhuān)利侵權(quán)案件中評(píng)估其圖樣中顯示出的商標(biāo)？哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v. Seirus）一案給予了啟示。

　　在哥倫比亞運(yùn)動(dòng)服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v.Seirus）一案中，美國(guó)聯(lián)邦巡回法院先在2019年11月13日的裁決中提出要考慮被訴外觀設(shè)計(jì)中的商標(biāo)存在問(wèn)題，并在2020年3月5日否決了哥倫比亞后續(xù)提出的全體法官?gòu)?fù)審請(qǐng)求。

　　Columbia Sportswear v.Seirus基本案情，如下：

　　哥倫比亞擁有第D657,093號(hào)的美國(guó)外觀專(zhuān)利權(quán)，該外觀專(zhuān)利是一種用于服裝和鞋類(lèi)物品的熱反射材料的波浪形外觀設(shè)計(jì)。在案件中，哥倫比亞訴稱(chēng)賽魯斯在其各種產(chǎn)品（包括靴子和夾克衫）中都在相似的材料中采用了類(lèi)似波浪形的外觀設(shè)計(jì)，該行為侵犯了其外觀專(zhuān)利權(quán)（具體見(jiàn)下圖）。

　　在初審判決中，地區(qū)法院認(rèn)可了哥倫比亞提出賽魯斯產(chǎn)品侵權(quán)的理由，隨后陪審團(tuán)判決賽魯斯賠償哥倫比亞超過(guò)300萬(wàn)美元的賠償金。地區(qū)法院在簡(jiǎn)易判決中駁回了賽魯斯的訴訟觀點(diǎn)，即第D657,093號(hào)的美國(guó)外觀專(zhuān)利與被訴產(chǎn)品圖案之間存在顯著差異。賽魯斯指出兩種圖案在波浪厚度、間距和方向均存在差異，以及其商標(biāo)在整個(gè)圖案中的顯著存在。關(guān)于賽魯斯的觀點(diǎn)，地區(qū)法院進(jìn)行了駁回，并提出在侵權(quán)分析中應(yīng)完全忽略商標(biāo)的存在。

　　在上訴程序中，聯(lián)邦巡回法院駁回了地區(qū)法院作出的簡(jiǎn)易判決，并撤銷(xiāo)了關(guān)于侵犯該外觀專(zhuān)利權(quán)的裁定。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，地區(qū)法院不恰當(dāng)?shù)亟鉀Q了本應(yīng)由陪審團(tuán)決定的與侵權(quán)事實(shí)相關(guān)的爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題。這些問(wèn)題包括對(duì)于一般觀察者而言，波浪的厚度、間距以及方向的差異是否有不同的影響。根據(jù)聯(lián)邦巡回法院的觀點(diǎn)，賽魯斯產(chǎn)品設(shè)計(jì)的元素是否給予一般觀察者一種不同于哥倫比亞設(shè)計(jì)的不同視覺(jué)影響應(yīng)該由陪審團(tuán)判斷。

　　同時(shí)，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為地區(qū)法院不考慮商標(biāo)在外觀設(shè)計(jì)中的影響是不恰當(dāng)?shù)?。?lián)邦巡回法院駁回了地區(qū)法院在判決中提出的禁止在判斷侵權(quán)時(shí)考慮裝飾性商標(biāo)、其擺放的位置以及其表面特征的觀點(diǎn)。聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為地區(qū)法院的這一觀點(diǎn)是與判斷“一般觀察者是否會(huì)發(fā)現(xiàn)整體外觀設(shè)計(jì)的效果一致”的事實(shí)不一致。

　　聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，商標(biāo)的擺放位置是判斷外觀專(zhuān)利侵權(quán)的一項(xiàng)重要因素，特別是當(dāng)商標(biāo)是被訴外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利的內(nèi)部組成部分時(shí)。根據(jù)該項(xiàng)判決，潛在侵權(quán)者可能會(huì)通過(guò)在涉嫌侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)中放置商標(biāo)以來(lái)避免侵權(quán)。該案究竟會(huì)在今后的訴訟中有何影響，還需要時(shí)間來(lái)證明。需要注意的是，判斷美國(guó)外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利侵權(quán)是一個(gè)事實(shí)問(wèn)題，該事實(shí)取決于一般觀察者基于外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利、現(xiàn)有技術(shù)以及被訴侵權(quán)的外觀設(shè)計(jì)的整體視覺(jué)印象。