美國臨時專利申請概述

2022-10-21

  文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 張妍

 

  一種特殊的專利申請形式

  根據(jù)烏拉圭回合協(xié)議法案(Uruguay Round Agreements Act),自1995年6月8日以來,美國專利商標局(USPTO)提供了一種機制,其能夠使申請人快速且以低費用提交申請,即臨時專利申請(臨時申請)??梢詫⑴R時申請視為一個簡化申請,因為在美國專利法35 U.S.C.§111(b)中規(guī)定,申請臨時申請僅需提供說明書和必要的附圖,而對于是否提供權(quán)利要求書則無要求。這就意味著無需準備正式、完整的專利申請文本,對于所要提供的說明書甚至不必拘泥于正式的說明書格式(簡單的技術(shù)交底書也可申請),并且可以接受英文以外的說明書內(nèi)容。

  臨時申請的“臨時”即體現(xiàn)在:不需要有正式的專利權(quán)利要求書、宣誓或聲明,無需提供任何信息披露(現(xiàn)有技術(shù))聲明,并且不會經(jīng)過實質(zhì)審查,從而不會直接獲得授權(quán)。

 

  臨時專利申請的作用

  眾所周知,優(yōu)先權(quán)的效力在于能夠使他人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)就相同主題提出的專利申請不具備專利性,從而不損害享有該優(yōu)先權(quán)的專利申請的新穎性和創(chuàng)造性。美國專利法35 U.S.C. 119(e)指出,臨時申請為申請人提供了一個優(yōu)先權(quán),其期限為自提交臨時申請之日起12個月。另外,根據(jù)巴黎公約,在他國(即美國之外的其他國家)遞交專利申請時,也可以要求美國臨時申請的優(yōu)先權(quán)。這12個月的期限不能延長,但超出12個月并在14個月內(nèi)可以通過聲明和支付一定的費用來請求恢復(fù)。

  在這12個月的期限內(nèi),提交臨時申請的申請人可以通過以下兩種方式進行后續(xù)正式的專利申請,否則臨時專利申請將在12個月后被視為放棄:1)提交一件相應(yīng)的非臨時申請,該申請要求了在先提交的臨時專利申請的優(yōu)先權(quán),其中相應(yīng)的非臨時申請必須包含該臨時申請的內(nèi)容或?qū)υ撆R時申請進行修改之后的內(nèi)容;2)提交轉(zhuǎn)換請求書,將臨時專利申請直接轉(zhuǎn)換為非臨時專利申請。在實務(wù)中,第一種方式更適合于大多數(shù)情況,第二種方式用的較少。例如,對于某個具有潛在醫(yī)藥價值的藥物分子,在其活性數(shù)據(jù)和相關(guān)實驗數(shù)據(jù)暫未得到的情況下,可以通過提交臨時申請的方式搶占優(yōu)先權(quán)日,在12個月內(nèi)補充數(shù)據(jù)、完善發(fā)明、尋找投資方、規(guī)劃專利布局等流程之后,以要求臨時申請的優(yōu)先權(quán)的方式提交一件更為完善的正式申請。在這12個月內(nèi),可以提出多個相關(guān)的臨時申請不斷地為發(fā)明增添內(nèi)容,而不必擔(dān)心在此期間公開的內(nèi)容會損害該專利申請的新穎性和創(chuàng)造性。這一策略非常適合用于復(fù)雜、重要且競爭激烈的技術(shù)上。但需要注意的是,臨時申請與其隨后提出的相應(yīng)非臨時申請之間必須有至少一名共同的發(fā)明人。隨后提出的相應(yīng)非臨時申請所要求保護的主題必須在臨時申請中得到支持。

  臨時申請還具有保密性高的優(yōu)點。如果申請人在規(guī)定期限內(nèi)提交了已要求臨時申請的正式申請,或者已通過提交轉(zhuǎn)換請求書將臨時專利申請直接轉(zhuǎn)換成了非臨時專利申請,則在優(yōu)先權(quán)日起18個月后,當正式申請被公開時,臨時申請才會作為優(yōu)先權(quán)文件而被公開。此外,若該正式申請最終得到授權(quán),其20年的專利有效期是從正式申請的申請日起算,而不是以提交臨時申請之日起算。也就是說,臨時申請不會占用專利20年的有效期。 在臨時申請的申請日之后,不得對臨時申請進行任何實質(zhì)上的修改。由于其不是正式的專利申請文件,臨時申請也無權(quán)要求任何外國申請的優(yōu)先權(quán)或任何在先提交的美國申請的優(yōu)先權(quán)。外觀設(shè)計申請不得要求臨時申請的優(yōu)先權(quán)。

  綜上所述,美國臨時專利申請具有靈活、手續(xù)簡單、費用低、保密性高等優(yōu)點。對于還需完善具體細節(jié),復(fù)雜、重要且競爭激烈的技術(shù),或還不確定經(jīng)濟效益的發(fā)明創(chuàng)造,這項制度能夠提供一個臨時的12個月的保護期,以便發(fā)明人在此保護期內(nèi)進一步補充完善發(fā)明、搶占優(yōu)先權(quán)、確定發(fā)明創(chuàng)造的市場價值,然后再提出正式的專利申請。然而,該項制度也存在一定的風(fēng)險,例如,在后提出的相應(yīng)非臨時申請所要求保護的主題得不到臨時申請說明書的支持。但總的來說,臨時專利申請是一種較好的申請選項,可以作為企業(yè)專利戰(zhàn)略的一部分。

 

  參考文獻:

  【1】田悅寧《美國臨時專利申請制度簡介》

  

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