文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 秦曉君
一、重復(fù)授權(quán)概述
當(dāng)審查員認(rèn)為被審查的申請(qǐng)中要求保護(hù)的發(fā)明或其明顯的變型和另一個(gè)專利或者共同待決申請(qǐng)中要求保護(hù)的發(fā)明或其明顯的變型相同，而該被審查的申請(qǐng)與該另一個(gè)專利或者共同待決申請(qǐng)具有相同的所有人（受讓人）或者具有至少一個(gè)共同發(fā)明人時(shí)，通常會(huì)做出重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見。
重復(fù)授權(quán)包括權(quán)利要求與權(quán)利要求的比較；相比之下，現(xiàn)有技術(shù)駁回包括權(quán)利要求與公開內(nèi)容的比較。
二、重復(fù)授權(quán)的分類
1.重復(fù)授權(quán)駁回包括臨時(shí)性重復(fù)授權(quán)和非臨時(shí)性重復(fù)授權(quán)【1】
臨時(shí)性重復(fù)授權(quán)駁回是申請(qǐng)對(duì)申請(qǐng)的情況，也就是其中一個(gè)共同待決申請(qǐng)的權(quán)利要求對(duì)抗另一個(gè)共同待決申請(qǐng)的權(quán)利要求。
非臨時(shí)性重復(fù)授權(quán)駁回是專利對(duì)申請(qǐng)的情況，也就是先前專利的權(quán)利要求對(duì)抗另一個(gè)共同待定的申請(qǐng)的權(quán)利要求。
2.重復(fù)授權(quán)包括法定重復(fù)授權(quán)和非法定重復(fù)授權(quán)【1】
法定重復(fù)授權(quán)指不同案件中的權(quán)利要求保護(hù)相同的發(fā)明。
非法定重復(fù)授權(quán)指不同案件中的權(quán)利要求描述的發(fā)明為顯而易見的變型。
三、案例分享
筆者代理了同一申請(qǐng)人的三件美國(guó)關(guān)聯(lián)申請(qǐng)A、B、C，申請(qǐng)A、B、C的申請(qǐng)日分別為2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月29日。
申請(qǐng)A的獨(dú)權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲(chǔ)器和SIM單元，所述存儲(chǔ)器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實(shí)現(xiàn)以下至少一種功能：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請(qǐng)B的獨(dú)權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的系統(tǒng)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲(chǔ)器和SIM單元；所述存儲(chǔ)器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述系統(tǒng)白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲(chǔ)器包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間、應(yīng)用存儲(chǔ)空間和系統(tǒng)存儲(chǔ)空間，其中，應(yīng)用程序安裝在所述應(yīng)用存儲(chǔ)空間，系統(tǒng)安裝在所述系統(tǒng)存儲(chǔ)空間；
所述系統(tǒng)白盒化裝置用于實(shí)現(xiàn)以下至少一種功能：
系統(tǒng)訪問功能、應(yīng)用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請(qǐng)C的獨(dú)權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的應(yīng)用白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲(chǔ)器和SIM單元，所述存儲(chǔ)器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述應(yīng)用白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲(chǔ)器包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和應(yīng)用存儲(chǔ)空間，其中，應(yīng)用程序安裝在所述應(yīng)用存儲(chǔ)空間；
所述應(yīng)用白盒化裝置用于實(shí)現(xiàn)以下至少一種功能：
應(yīng)用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
對(duì)比可見，上述三件關(guān)聯(lián)申請(qǐng)的獨(dú)權(quán)1的技術(shù)方案非常相似，且撰寫的比較上位抽象。
審查員在2021年8月2號(hào)下發(fā)了關(guān)于申請(qǐng)A的Non-final OA （OA1）。在該OA中，審查員指出獨(dú)權(quán)1相對(duì)于對(duì)比文件不具有創(chuàng)造性。
由于權(quán)1的撰寫比較上位，直接爭(zhēng)辯難度較大。代理人與客戶溝通后，在答復(fù)OA1時(shí)將從權(quán)6合并到了權(quán)1中以克服103的問題。在2021年11月16日，審查員下發(fā)了授權(quán)通知。
申請(qǐng)A的授權(quán)專利的權(quán)1的技術(shù)方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲(chǔ)器和SIM單元，所述存儲(chǔ)器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時(shí)，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實(shí)現(xiàn)以下至少一種功能：
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能；
當(dāng)所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實(shí)現(xiàn)所述數(shù)據(jù)訪問功能時(shí)，
所述控制器用于接收所述智能終端發(fā)送的訪問指令，并將所述訪問指令發(fā)送給所述SIM單元；所述訪問指令為從來訪終端發(fā)送至所述智能終端；
所述SIM單元用于對(duì)所述訪問指令進(jìn)行認(rèn)證，并將第一認(rèn)證結(jié)果發(fā)送給所述控制器；
所述控制器還用于將所第一認(rèn)證結(jié)果發(fā)送給所述智能終端；
當(dāng)所述第一認(rèn)證結(jié)果指示認(rèn)證不通過時(shí)，所述智能終端用于將所述第一認(rèn)證結(jié)果返回給所述來訪終端；
當(dāng)所述第一認(rèn)證結(jié)果指示認(rèn)證通過時(shí)，所述智能終端還用于向所述控制器發(fā)送訪問許可指令，所述控制器還用于根據(jù)所述訪問許可指令執(zhí)行相應(yīng)的訪問操作。
審查員于2022年3月30日、2022年4月5日分別下發(fā)了關(guān)于申請(qǐng)C、B的Non-final OA (OA1)。
申請(qǐng)B和申請(qǐng)C的審查意見非常相似，除了獨(dú)權(quán)1不符合103的要求外，申請(qǐng)B和申請(qǐng)C的獨(dú)權(quán)1與已經(jīng)授權(quán)的申請(qǐng)A的獨(dú)權(quán)1構(gòu)成了重復(fù)授權(quán)。
由于三件申請(qǐng)的原始權(quán)1的技術(shù)方案非常相似，只是個(gè)別字眼的差異（數(shù)據(jù)白盒化裝置、系統(tǒng)白盒化裝置、應(yīng)用白盒化裝置），因此導(dǎo)致了上述關(guān)于重復(fù)授權(quán)的審查意見。
申請(qǐng)A已經(jīng)授權(quán)，上述重復(fù)授權(quán)屬于專利對(duì)申請(qǐng)的情況，因此上述重復(fù)授權(quán)屬于非臨時(shí)性重復(fù)授權(quán)。其次，三個(gè)關(guān)聯(lián)案件的權(quán)利要求保護(hù)實(shí)質(zhì)相同的發(fā)明，屬于法定重復(fù)授權(quán)。
答復(fù)非臨時(shí)性法定重復(fù)授權(quán)，可以選擇的操作包括：【1】
（1）將申請(qǐng)中相沖突的權(quán)利要求刪除，或者
（2）對(duì)申請(qǐng)中相沖突的權(quán)利要求進(jìn)行修改，從而使得它們與專利中的權(quán)利要求的保護(hù)范圍不同。
對(duì)于非臨時(shí)性法定重復(fù)授權(quán)而言，期末放棄或者申請(qǐng)都不起作用。
以申請(qǐng)B為例，由于獨(dú)權(quán)1撰寫的比較上位，為了克服103的問題，需要增加技術(shù)特征；此外，申請(qǐng)B的獨(dú)權(quán)1與申請(qǐng)A的專利的權(quán)1還存在重復(fù)授權(quán)的問題。在申請(qǐng)B的審查意見中，審查員指出從權(quán)2和8均可授權(quán)。
基于上述審查意見，為了克服103的問題，可以將權(quán)2和權(quán)8之一的附加特征合并到權(quán)1中，將權(quán)2和權(quán)8中的另一個(gè)改寫為獨(dú)權(quán)，其技術(shù)方案與修改后的權(quán)1的技術(shù)方案為并列方案。但是，筆者發(fā)現(xiàn)權(quán)8的技術(shù)方案與在先專利（申請(qǐng)A的專利）的權(quán)1的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，合并權(quán)8的答復(fù)策略無法克服重復(fù)授權(quán)的問題。因此，最終的答復(fù)策略將權(quán)2合并到權(quán)1中，同時(shí)克服了103和重復(fù)授權(quán)的問題。但是，為了克服潛在的（審查員后續(xù)可能指出的）重復(fù)授權(quán)問題，不得不將權(quán)8刪除（針對(duì)非臨時(shí)性法定重復(fù)授權(quán)，期末放棄并不適用）。申請(qǐng)C的答復(fù)策略與申請(qǐng)B類似，目前遞交了申請(qǐng)B和申請(qǐng)C的答復(fù)稿，還未收到官方的進(jìn)一步的通知。
思考：基于上述關(guān)聯(lián)申請(qǐng)以及相關(guān)的OA，筆者認(rèn)為在撰寫計(jì)劃進(jìn)入美國(guó)的關(guān)聯(lián)申請(qǐng)案件時(shí)，需要提前考慮可能存在的重復(fù)授權(quán)問題。獨(dú)權(quán)的撰寫不能太上位和抽象，區(qū)別僅在于個(gè)別字眼，無實(shí)質(zhì)性差異，這樣很容易導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)的審查意見。其次從權(quán)的并列方案在關(guān)聯(lián)申請(qǐng)中也要加以區(qū)分，以防止?jié)撛诘闹貜?fù)授權(quán)。比如申請(qǐng)B中的從權(quán)8與在先專利（申請(qǐng)A）的從權(quán)6實(shí)質(zhì)上相同；在申請(qǐng)A授權(quán)后（權(quán)1合并了從權(quán)6），在答復(fù)申請(qǐng)B的審查意見時(shí)，不得已刪除權(quán)8以避免明顯的潛在重復(fù)授權(quán)，造成了技術(shù)方案保護(hù)的損失。筆者建議在撰寫計(jì)劃進(jìn)入美國(guó)的關(guān)聯(lián)申請(qǐng)案件時(shí)，不僅需要考慮同一案件中獨(dú)權(quán)與從權(quán)之間的布局，而且需要考慮不同案件中權(quán)項(xiàng)的布局，從而通過關(guān)聯(lián)申請(qǐng)為申請(qǐng)人獲取合理的保護(hù)范圍，充分保護(hù)申請(qǐng)人的發(fā)明構(gòu)思。
參考文獻(xiàn)
【1】美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略，本杰明.皓普曼（Benjamin J. Hauptman），黎建(Kien T.Le) 著。