文/北京市集佳律師事務所 閆春德

　　在激烈的市場競爭中，各種經(jīng)營手段花樣翻新，改裝或翻新正品后再行銷售即為其表現(xiàn)形式之一。在司法實踐中，對于改裝正品后再行銷售是否構成商標侵權這一問題，因此前比較欠缺最高人民法院層面的司法判例予以參考，而給商標權人進行維權帶來一定困擾。類似的問題還有翻新正品后是否構成商標侵權。

　　本文擬從最高人民法院公布的一則案例出發(fā)，就正品改裝后轉售行為的商標侵權認定問題進行簡要探討，以期明晰此類案件的裁判規(guī)則。

　　在廣州知識產(chǎn)權法院一審【(2016)粵73民初2529號】、廣東省高級人民法院二審【(2017)粵民終2659號】、最高人民法院再審【(2019)最高法民申4241號】的多米諾印刷科學有限公司（以下簡稱為“多米諾公司”）與廣州市杜高精密機電有限公司（以下簡稱為“杜高公司”）、廣州心可工業(yè)設計有限公司（以下簡稱為“心可公司”）侵害商標權糾紛案件中，從最高人民法院層面明確了此類案件的裁判規(guī)制，即：商品通過正常合法的商業(yè)渠道售出后，再行轉售的，通常不構成侵權。但是，如果商品在轉售過程中進行了實質(zhì)性改變，導致商品與來源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續(xù)使用涉案商標且未對消費者履行合理告知義務的情況下，容易導致混淆并損害商標權人的利益，構成商標侵權。該案亦因其典型性，再審入選《最高人民法院知識產(chǎn)權案件年度報告（2020）》55件典型案件，二審入選“2018年廣東知識產(chǎn)權司法保護十大案件”。

　　基本案情

　　多米諾公司系注冊在第九類“噴墨打印機”商品上的商標權人。杜高公司、心可公司回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的A200噴碼機的主板，用于組裝成自己的噴碼機產(chǎn)品，又回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的E50噴碼機，對內(nèi)部的墨路系統(tǒng)進行改裝后整機再銷售。多米諾公司認為杜高公司、心可公司侵犯其商標權，既構成刑事犯罪，也構成民事侵權。涉案刑事訴訟歷經(jīng)上訴、發(fā)回重審、上訴、改判四個程序后，因法院認定不屬于“相同商品”而最終改判被告單位無罪，即不構成假冒注冊商標罪。

　　民事訴訟一二審法院均認定屬于“類似商品”。一審判決確認杜高公司、心可公司在其A200噴碼機上以及杜高公司在其E50噴碼機上使用被訴侵權標識的行為均侵害了多米諾公司的注冊商標專用權，杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟損失及合理開支共計人民幣106萬余元，心可公司對其中的101萬余元承擔連帶賠償責任。杜高公司和心可公司均不服一審判決而向廣東高院上訴，廣東省高級人民法院二審認為回收A200主板另行組裝噴碼機的行為因商標權利用盡而不侵權；改裝多米諾公司A50噴碼機的行為阻卻商標識別功能，構成商標侵權，故二審判決撤銷一審判決，確認杜高公司生產(chǎn)、銷售的E50噴碼機的行為構成商標侵權，改判杜高公司賠償多米諾公司經(jīng)濟損失及合理開支共計人民幣63萬余元。

　　杜高公司不服二審判決而向最高院申請再審，最高院經(jīng)再審審查裁定駁回杜高公司的再審申請。

　　案例簡析

　　本案即屬于正品改裝后轉售的情形，亦為權利用盡的典型案例。本案中，兩種被訴侵權行為涉及改裝或組裝商品正品。廣州知識產(chǎn)權法院一審認為兩種被訴行為均構成商標侵權，而廣東省高級人民法院二審認為一種行為構成侵權，另一種行為因商標權利用盡而不侵權。具體而言，未經(jīng)商標權人同意對商品進行了實質(zhì)替換，商品品質(zhì)發(fā)生了實質(zhì)變化，則人為地將商品和商標進行了分離，無論在銷售時是否明確告知相關公眾該改裝情況，均阻礙了商標功能的發(fā)揮，構成商標侵權。而如果回收利用的是原產(chǎn)品中的一個部件，該組裝行為并非對原有整個產(chǎn)品的改裝，不是改變原產(chǎn)品質(zhì)量的行為，也不是直接去除原產(chǎn)品上的商標后再次投入市場的行為，不屬于阻礙商標對商品識別來源功能的發(fā)揮，而應當合理地給予回收利用行為一定的自由空間，商標權人基于商標權對商品及其零部件的控制相應地受到一定限制，在此情形下宜認定商標權利用盡。

　　最高人民法院在再審裁定中進一步明確，需要根據(jù)個案的情況具體判斷改裝后的再次銷售是否侵害商標權。從商標標示特定商品與特定來源之間聯(lián)系的功能出發(fā)，通?？梢愿鶕?jù)改裝程度是否足以實質(zhì)性影響商品性質(zhì)以及消費者的選擇來判斷該種改裝后再次出售的行為是否構成商標侵權。如果商品在轉售過程中進行了實質(zhì)性改變，導致商品與來源之間的聯(lián)系發(fā)生改變，在該商品上繼續(xù)使用涉案商標且未對消費者履行合理告知義務的情況下，容易導致混淆并損害商標權人的利益，構成商標侵權。

　　本案亦屬刑民交叉的典型案例，充分體現(xiàn)了在商標保護方面，刑法與民法在功能與定位上的差別，以及在知識產(chǎn)權保護體系中的互補。本案亦為權利用盡的典型案例，兩種被訴侵權行為一種行為構成侵權，另一種行為因商標權利用盡而不侵權，定性形成強烈反差，恰恰突顯了商標功能的發(fā)揮與商品的自由流通之間，存在辯證關系和利益權衡。

　　本案經(jīng)最高人民法院再審，對于二審法院關于正品改裝后的轉售行為是否構成商標侵權的基本裁判思路進行了確認。該再審案件的審理和裁判思路可供后續(xù)類案參考、借鑒。

　　在先類案

　　在最高人民法院就上述案件再審作出裁定前，已存在多份判決將此類行為認定為構成商標侵權的案例，部分還入選當?shù)胤ㄔ旱哪甓仁笾R產(chǎn)權保護案件。如，廣東省廣州市中級人民法院審結的“ZIPPO打火機”案【(2012)穗中法知民初字第54號】；浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院審結的“不二家糖果”案【(2015)杭余知初字第416號】，該案入選“2015年浙江法院十大知識產(chǎn)權保護案件”；廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院審結的“VIVO手機”案【(2019)粵0306民初16415號】；江蘇省蘇州市中級人民法院審結的“美的洗衣機”案【(2018)蘇05民初1020號】等。以下通過列表的形式展示相關參考信息：