文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 田慧

　　隨著我們商標注冊申請量的迅猛攀升，其中不乏許多以傍名牌為目的的惡意申請和為轉(zhuǎn)讓牟利而大量囤積商標等問題，嚴重擾亂了市場經(jīng)濟秩序和商標管理秩序。2019年《商標法》修改，進一步加強了對惡意注冊行為的規(guī)制。同時，國家知識產(chǎn)權局還發(fā)布了《關于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定》，對相關內(nèi)容進行了操作層面的細化，對惡意申請和囤積注冊的具體行為類型及其他處理措施進行了明確。近兩年，國家知識產(chǎn)權局在打擊惡意注冊方面取得了明顯成效。不過通過公開的裁定或判決可以看出，針對惡意注冊的打擊主要還是集中在商標注冊申請的駁回、異議、注冊商標的無效等程序。那么惡意在商標撤銷案件中如何適用呢？本文就以賽林娜商標案為例，進行簡要分析。

　　一、案情簡介

　　第3382610號“賽林娜”商標（下稱“訴爭商標”）申請日期為2002年11月26日，注冊人為上海賽林娜家具有限公司（以下簡稱賽林娜公司）。核定使用在第20類（類似群為2001；2013）“家具；床墊；沙發(fā)；電視機架；桌子；床架（木制）；茶幾；椅子（座椅）；枕頭；軟墊”商品上。專用權期限至2024年8月13日。

　　2015年1月8日，平安夜公司就訴爭商標向國知局提出連續(xù)三年不使用的撤銷申請。2015年8月21日，國知局做出商標撤三字【2015】第Y006194號撤銷決定，認為賽林娜公司提交的使用證據(jù)有效，訴爭商標不予撤銷。

　　2015年9月15日，平安夜公司不服國知局做出的決定，申請復審。2016年5月16日，國知局作出商評字【2016】第42266號撤銷復審決定，認為賽林娜公司提交的證據(jù)，不能證明賽林娜公司于指定期間2012年1月8日至2015年1月7日內(nèi)將訴爭商標在核定使用的商品上進行了實際有效的使用，進而裁定訴爭商標予以撤銷。

　　賽林娜公司不服以上撤銷復審決定，起訴到北京知識產(chǎn)權法院，并補充提交了包含質(zhì)檢報告、產(chǎn)品訂購發(fā)票、付款憑證、與商場簽訂的租賃合同、經(jīng)營產(chǎn)生的銷售發(fā)票、發(fā)貨單、店鋪照片、廣告合同、發(fā)票、支付憑證、廣告頁面等多項證據(jù)。一審判決認定，在案證據(jù)可形成較為完整的證據(jù)鏈。由于賽林娜公司除訴爭商標外，并無其他商標，按照常理，其使用的商標應為訴爭商標。對平安夜公司提到的訴爭商標申請具有惡意的主張，一審法院認為，根據(jù)賽林娜公司提交的產(chǎn)品照片和店鋪照片，其在產(chǎn)品和店鋪裝飾中除使用“賽林娜”字樣外，還使用“Silentnight”字樣，與平安夜公司英文字號相同；但平安夜公司并未提交證據(jù)證明其知名度，或者其所從事的行業(yè)與訴爭商標核定使用的商標相同或類似，故不能據(jù)此認定賽林娜公司申請訴爭商標的行為存在主觀惡意。連續(xù)三年不使用撤銷制度的設立在于鼓勵注冊商標專有使用權人積極將商標投入使用，發(fā)揮商標在市場中的作用。因此，商標是否撤銷，重點審查的是其是否實際使用，對于商標申請人是否具有主觀惡意等，可以通過商標權無效宣告等其他方式予以救濟。因此，一審法院決定撤銷被訴決定，并由國知局就訴爭商標重新作出決定【（2016）京73行初3407號】。

　　平安夜公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院認定在案證據(jù)可以形成完整的證據(jù)鏈證明訴爭商標于指定期間內(nèi)在核定使用商品上進行了真實、合法、有效的商業(yè)使用，進而駁回平安夜公司上訴，維持一審判決【（2018）京行終1305號】。

　　平安夜公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院經(jīng)再審審理認為：判斷所涉行為是否構成商標使用，應結合在案證據(jù)綜合考量使用者在主觀上是否具有真實使用商標的意圖，以及所涉行為在客觀上是否能使相關公眾在商標與其所標識的商品或服務之間建立聯(lián)系。一方面，商標使用要求商標權人具有將商標作為來源識別標志使用即誠實使用商標的主觀意圖。如果商標權人將自己的商標與他人的商標同時使用，著意模糊兩商標各自的獨立性或暗示兩商標存在特定的關聯(lián)性，從而不正當?shù)乩盟松虡怂休d的商譽，則不屬于符合商標法本意的使用。另外一方面，作為商標使用的標識應在客觀上起到區(qū)分不同商品提供者的作用。如果商標使用行為容易造成相關公眾對訴爭商標所標識的來源產(chǎn)生混淆、誤認，則不能產(chǎn)生法定的商標使用效果。

　　賽林娜公司在行政階段及一審訴訟階段確實提交了大量使用證據(jù)，包括商標制造類證據(jù)、銷售類證據(jù)及宣傳類證據(jù)，但這些證據(jù)中僅有少數(shù)直接標注了“賽林娜”商標；更為重要的是，在面向社會公眾的商品銷售和宣傳等商業(yè)活動中，賽林娜公司基本上都是將“賽林娜”與“silentnight”及“英國品牌”、河馬、小黃鴨圖形等元素一起使用。訴爭商標“賽林娜”與“silentnight”的中文發(fā)音比較接近，且平安夜公司擁有的“SILENTNIGHT”商標核定使用在床墊等商品上，與訴爭商標實際使用的商品類別相同。在商品流通領域，訴爭商標與平安夜公司持有的注冊商標標識“silentnight”、宣傳語“英國品牌”同時出現(xiàn)，容易導致相關公眾誤以為訴訟商標是“silentnight”標識對應的音譯中文商標，訴爭商標與“silentnight”標識存在特定聯(lián)系。賽林娜公司對訴爭商標的使用改變了訴爭商標的顯著識別部分，不能起到區(qū)分商品來源的作用，故而不構成有效的商標使用。再次，賽林娜公司在使用訴爭商標的過程中，刻意貼近平安夜公司的“silentnight”商標，并宣傳為“英國品牌”，主動尋求市場混淆的結果，足以說明其具有攀附平安夜公司相關商標商譽的主觀惡意。賽林娜公司缺乏真實使用訴爭商標的意圖。賽林娜對訴爭商標不正當?shù)氖褂眯袨?，不僅不能使訴爭商標發(fā)揮基本的區(qū)分不同提供者的指示來源功能，而且容易造成消費者的混淆、誤認。因此不屬于商標法規(guī)定的使用。

　　二、短評

　　撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標制度的設立是為了促使商標注冊人對其商標進行使用，發(fā)揮其商標功能，避免商標資源的閑置及浪費。眾所周知，撤銷案件的爭議焦點便是訴爭商標在指定期間內(nèi)是否進行了符合商標法規(guī)定的使用。那么究竟何為商標法規(guī)定的使用？《商標法》對商標的使用給出了明確的定義，即將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。盡管該規(guī)定并未明確寫明惡意的使用是否視為使用，但通過分析可以看出，“將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”是關于商標使用的形式要求；“用于識別商品來源”是關于商標使用的實質(zhì)要求，即商標的使用是將可視性標志用于商業(yè)活動中，在商標與商品或服務及其提供者之間建立起聯(lián)系，以起到識別商品來源的作用。惡意的使用，在實質(zhì)上并不能起到識別商品來源的作用。故而，惡意的使用并不視為商標法規(guī)定的使用。

　　在賽林娜商標案件中，商標注冊人將自己商標與他人的商標同時使用，著意模糊兩商標各自的獨立性或暗示兩商標存在特定的關聯(lián)性,從而不正當利用他人商標所承載的商譽，其實際商標使用行為也很容易造成相關公眾對訴爭商標所標識的來源產(chǎn)生混淆、誤認，既違反了商標法所規(guī)定的商標使用的立法原旨，也未實際發(fā)揮商標區(qū)分產(chǎn)品的作用。

　　在賽林娜商標案件中，商標注冊人將自己商標與他人的商標同時使用，著意模糊兩商標各自的獨立性或暗示兩商標存在特定的關聯(lián)性,從而不正當利用他人商標所承載的商譽，其實際商標使用行為也很容易造成相關公眾對訴爭商標所標識的來源產(chǎn)生混淆、誤認，既違反了商標法所規(guī)定的商標使用的立法原旨，也未實際發(fā)揮商標區(qū)分產(chǎn)品的作用。