向外國提交專利申請的途徑介紹

2007-09-10
文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉杰

眾所周知，專利權(quán)具有明顯的地域性特點(diǎn)，所謂專利權(quán)的地域性，是指一個(gè)國家依照其本國專利法授予的專利權(quán)，僅在該國法律管轄的范圍內(nèi)有效，對其他國家沒有任何約束力，外國對其專利不承擔(dān)保護(hù)的義務(wù)。

例如，我國的一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在國內(nèi)獲得專利授權(quán)后，專利權(quán)人可以在中國境內(nèi)享有獨(dú)占權(quán)，但對其他國家則沒有任何約束力，如果有人在其他國家和地區(qū)生產(chǎn)、使用或銷售該發(fā)明創(chuàng)造，則不屬于侵權(quán)行為。

由此可知，如果中國單位或個(gè)人的發(fā)明創(chuàng)造具有良好的國際市場前景，就必須向擁有良好市場前景的其他國家提交專利申請，進(jìn)而使得該發(fā)明創(chuàng)造在國外市場也能夠受到專利保護(hù)。而且，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，越來越多的中國單位的產(chǎn)品正在走向國際市場，很多單位也意識(shí)到專利申請走出國門的重要性，中國正在從一個(gè)專利申請輸入國逐步邁向?qū)＠暾堓敵鰢男辛小?br />
那么，向其他國家提交專利申請的途徑主要有哪些呢？在1994年1月1日之前，向其他國家提交專利申請的主要途徑是巴黎公約；在1994年1月1日之后，向其他國家提交專利申請的主要途徑有兩條：一種是仍然適用的巴黎公約，另外一種是專利合作條約PCT。PCT和巴黎公約并不矛盾，PCT實(shí)質(zhì)上是在巴黎公約的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)專利領(lǐng)域國際合作而形成的一個(gè)國際公約，可以認(rèn)為PCT是巴黎公約的有益補(bǔ)充。

既然存在兩種向其他國家提交專利申請的途徑，那么就有一個(gè)選擇的問題，什么情況下適宜通過巴黎公約途徑，什么情況下適宜通過PCT途徑。需要說明的是，無論通過哪種途徑向其他國家提交專利申請，最終該項(xiàng)專利申請能否在這些國家真正被授予專利權(quán)，都要由這些國家根據(jù)自己的本國法律進(jìn)行審查，授權(quán)與否同該申請是通過何種途徑提交并無必然聯(lián)系。但是，采用何種途徑向其他國家提交專利申請與申請人的經(jīng)濟(jì)利益是息息相關(guān)的，并且有些專利申請只能適用于其中的一種途徑。

下面先簡要介紹一下通過巴黎公約途徑和通過PCT途徑向其他國家提交專利申請各自的基本流程，然后從這兩種途徑的基本流程分析它們各自的優(yōu)缺點(diǎn)以及各自的適用情況。需要說明的是，當(dāng)向外國提交專利申請時(shí)，一種情況下是存在優(yōu)先權(quán)問題（即此前已經(jīng)在國內(nèi)提交過相同主題的專利申請），另外一種情況是不存在優(yōu)先權(quán)問題。由于存在優(yōu)先權(quán)的情況比較普遍，而且在此種情況下，通過巴黎公約途徑和通過PCT途徑的區(qū)別更為明顯，因此下面給出的兩種途徑申請流程也是針對存在優(yōu)先權(quán)情況而言的。

一、通過巴黎公約途徑向外國提交專利申請的主要流程：

（A）向中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造提交專利申請，該申請的申請日即為優(yōu)先權(quán)日。

（B）自上述優(yōu)先權(quán)日起12月（發(fā)明、實(shí)用新型）或6個(gè)月（外觀設(shè)計(jì)）內(nèi)，由涉外代理機(jī)構(gòu)將該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造向申請人期望獲得保護(hù)的其他國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)各提交一份單獨(dú)的專利申請，然后由這些國家按照各自本國法律對該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行審查，進(jìn)而授予專利權(quán)或駁回申請。

二、通過PCT途徑請求外國專利保護(hù)的主要流程：

（A）向中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局就一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造提交專利申請，該申請的申請日即為優(yōu)先權(quán)日。

（B）在上述優(yōu)先權(quán)日起12月（發(fā)明、實(shí)用新型）內(nèi)，向中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局PCT處或國際局提交國際申請，即進(jìn)入國際階段。在國際階段完成國際申請的受理、檢索、修改（可選）、公開和初步審查（可選）等工作。

（C）自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)向申請人期望獲得保護(hù)的其他國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)機(jī)構(gòu)辦理進(jìn)入國家階段的各種手續(xù)，然后由這些國家按照各自本國法律對該向發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行審查，進(jìn)而授予專利權(quán)或駁回申請。

對比上述兩種操作流程可知，兩種途徑操作流程中的（A）步驟是完全相同的，由此產(chǎn)生的費(fèi)用自然也相同（大約幾千人民幣）；（C）步驟在操作的時(shí)間和手續(xù)上略有差別，但在希望獲得保護(hù)的其他國家對該向?qū)＠暾堖M(jìn)行審查方面是相同的，由此產(chǎn)生的費(fèi)用也大致相同（各國收費(fèi)不同，平均每個(gè)國家大約是5萬左右人民幣）。顯然，通過PCT途徑向其他國家提交專利申請?jiān)诓僮髁鞒躺媳韧ㄟ^巴黎公約途徑多了一個(gè)步驟（B），步驟（B）所產(chǎn)生的費(fèi)用主要包括PCT國際費(fèi)、檢索費(fèi)、傳送費(fèi)以及初步審查費(fèi)（可選），大約合計(jì)1－2萬人民幣。由此，從表明上看來，通過PCT途徑向其他國家提交專利申請比通過巴黎公約途徑多花了1－2萬人民幣。但是，這多花的1－2萬是不是物有所值呢？什么情況下該花，什么情況下不該花？下面進(jìn)行實(shí)質(zhì)性分析。

當(dāng)一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造在國內(nèi)已經(jīng)提交過專利申請后，如果需要再向其他國家提交專利申請，則建議可以從以下幾個(gè)角度綜合考慮采用何種途徑更合適。

其一：考慮該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造希望獲得專利保護(hù)的類型。就中國專利法對發(fā)明創(chuàng)造的定義而言，發(fā)明創(chuàng)造共分為三種：發(fā)明、實(shí)用新型以及外觀設(shè)計(jì)。巴黎公約對于這三種保護(hù)類型都適用，但是PCT不適用于外觀設(shè)計(jì)，因此，如果一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造希望獲得專利保護(hù)的類型是外觀設(shè)計(jì)，那么只能通過巴黎公約途徑向其他國家提交專利申請；如果一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造希望獲得專利保護(hù)的類型是發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，那么兩種途徑均可選擇。

其二：考慮希望獲得專利保護(hù)的其他國家（以下簡稱目標(biāo)國）數(shù)目以及當(dāng)前申請人的資金狀況。

由于通過巴黎公約途徑，需要在12個(gè)月內(nèi)完成向各個(gè)目標(biāo)國提交專利申請以及翻譯等工作，相應(yīng)的，也要繳納(A)、（B）（C）步驟所產(chǎn)生的全部費(fèi)用。根據(jù)前面介紹可知，（C）步驟所產(chǎn)生的費(fèi)用相對其他步驟而言是巨大的，進(jìn)一步，如果目標(biāo)國家數(shù)目較多，(C)步驟所產(chǎn)生的費(fèi)用將更加龐大，例如，目標(biāo)國為7個(gè)，那么（C）步驟所產(chǎn)生的費(fèi)用大約合計(jì)30多萬人民幣。由此可知，當(dāng)目標(biāo)國數(shù)目較多時(shí)，申請人需要在短時(shí)間（12個(gè)月）內(nèi)支付相當(dāng)多的費(fèi)用。

而通過PCT途徑，在臨近30個(gè)月的時(shí)候才需要支付（C）步驟所產(chǎn)生的費(fèi)用，在12月內(nèi)只需支付(A)和（B）步驟所產(chǎn)生的費(fèi)用（這兩個(gè)步驟的費(fèi)用相對（C）步驟而言少很多。

由此可見，對于目標(biāo)國數(shù)目較多、申請人當(dāng)前資金又不十分充足的情況，選擇PCT途徑更適合一些。另外，采用PCT途徑（C）步驟費(fèi)用的支付時(shí)間可以推遲到30個(gè)月左右，而非巴黎公約規(guī)定的12月，而推遲支付的（C）步驟費(fèi)用在推遲的這段時(shí)間內(nèi)為申請人所帶來的利息已經(jīng)相當(dāng)于（甚至大于）（B）步驟的費(fèi)用了，因此，表面上看來PCT途徑比巴黎公約途徑多支付的（B）步驟費(fèi)用，如果考慮（C）步驟利息的話，實(shí)質(zhì)上并不是多支付的。

其三：考慮發(fā)明創(chuàng)造本身的價(jià)值以及希望獲得外國專利保護(hù)的時(shí)間緊迫性。

由于通過巴黎公約途徑，專利申請?jiān)?2月之內(nèi)就進(jìn)入了目標(biāo)國的國家階段審查，因此相對于PCT大約30個(gè)月進(jìn)入目標(biāo)國而言，專利申請接受實(shí)質(zhì)性審查以及獲得授權(quán)的時(shí)間通常會(huì)更早。因此，如果某項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造急于進(jìn)入國際市場，并且申請人對該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的價(jià)值（主要是創(chuàng)造性）比較有把握，則適宜通過巴黎公約途徑直接向目標(biāo)國提交專利申請。

相反，如果申請人對自身發(fā)明創(chuàng)造的價(jià)值把握不大，比如對其是否有創(chuàng)造性以及創(chuàng)造性大小把握不好，而且，該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造涉及的產(chǎn)品并不急于進(jìn)入國際市場，那么就適宜通過PCT途徑向目標(biāo)國提交專利申請。因?yàn)橥ㄟ^PCT途徑，在真正進(jìn)入目標(biāo)國的國家階段之前，可以根據(jù)（B）步驟所述的國際階段中的國際檢索以及國際初審（可選）對專利申請的創(chuàng)造性有更進(jìn)一步的了解，然后再?zèng)Q定是否操作（C）步驟。

一方面，申請人可以根據(jù)國際檢索報(bào)告和國際初審報(bào)告（可選）的內(nèi)容，判斷是否有必要再進(jìn)入國家階段。因?yàn)椋绻暾埲艘约按砣烁鶕?jù)國際檢索報(bào)告或國際初審報(bào)告給出的意見以及檢索到的對比文獻(xiàn)，判斷該國際申請確實(shí)不具有創(chuàng)造性，認(rèn)為即使將該專利申請進(jìn)入目標(biāo)國的國家階段，也很難被授權(quán)，那么申請人就可以不辦理后續(xù)進(jìn)入國家階段的各種手續(xù)，由此在一定程度上避免了(C)步驟不必要的浪費(fèi)。

另一方面，申請人（或代理人）可以根據(jù)國際檢索報(bào)告和國際初審報(bào)告（可選）對提交的國際申請文件進(jìn)行修改。由于在國際階段對申請文件進(jìn)行修改通過國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)即可，而進(jìn)入目標(biāo)國的國家階段后則需要通過目標(biāo)國的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行修改，就目前而言，國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外代理機(jī)構(gòu)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，因此，通過在國際階段對申請文件做修改比進(jìn)入國家階段后做修改在費(fèi)用和精力上都要花費(fèi)更低。

其四：考慮該項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的具體國際市場是否已經(jīng)或可以很快確定下來。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，任何一件專利產(chǎn)品的潛在具體國際市場不是在短時(shí)間內(nèi)可以確定下來的，有可能開始覺得潛在的國際市場是美國、歐洲以及日本等發(fā)達(dá)國家，但是后來經(jīng)過較長時(shí)間的市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)該專利產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家可能并沒有市場，而是在發(fā)展中國家有較好的市場。如果通過巴黎公約途徑，在12月之內(nèi)就需要確定出具體的目標(biāo)國并支付相應(yīng)的（C）步驟費(fèi)用；而通過PCT途徑，則允許延期至30個(gè)月確定出具體的目標(biāo)國即可，從而在一定程度上避免了對目標(biāo)國的盲目選定。因此，對于較短時(shí)間（10個(gè)月左右）內(nèi)可以準(zhǔn)確的確定出具體目標(biāo)國的專利申請，則可以通過巴黎公約途徑提交；但是，如果在短時(shí)間內(nèi)不能準(zhǔn)確的確定具體目標(biāo)國，或者希望能夠多一些潛在國際市場的調(diào)研時(shí)間，則適宜通過PCT途徑提交專利申請。

作為申請人，對于上述幾點(diǎn)可以綜合考慮，當(dāng)然，最好是向有豐富代理經(jīng)驗(yàn)的資深代理人進(jìn)行咨詢，與代理人一起具體情況具體分析，進(jìn)而最終選擇一條最有利于申請人的途徑向外國提交專利申請。

　

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