淺談權(quán)利要求的布局

2007-11-05
文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 林哲生

權(quán)利要求書劃定了專利的保護范圍，為侵權(quán)判定的主要依據(jù)，權(quán)利要求的撰寫十分重要，對負責撰寫的專利工程師或者專利代理人來講更是一項十分專業(yè)、又極具難度的工作，既要求專利工程師或者專利代理人具有本專利申請所涉及的技術(shù)知識，熟知相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，更要清醒地認識所申請專利可能得到的最大保護范圍，以及授權(quán)后可能的穩(wěn)定性，然后才能動手進行技術(shù)方案提煉，并且用簡潔、清晰的語言，撰寫出一份高質(zhì)量的權(quán)利要求書。

相對于質(zhì)量較高的專利申請文件，我們不得不承認，很多專利的公開文本中的權(quán)利要求書因撰寫者素質(zhì)、技術(shù)交底書的質(zhì)量等因素的影響而質(zhì)量不高，甚至存在諸多隱患，其中比較嚴重的隱患之一表現(xiàn)為權(quán)利要求布局的不合理。權(quán)利要求布局的不合理的一種典型情況例如沒有全面包含必要的方法、系統(tǒng)、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵部件的獨立權(quán)利要求，導致喪失原本可以獲得的權(quán)利，進而致使無法給專利權(quán)人帶來全面、有效的保護。

企業(yè)申請專利的最終目的不是獲得授權(quán)，而是授權(quán)后的使用，所以在申請專利時，應該從產(chǎn)業(yè)鏈的角度重點考慮權(quán)利要求的覆蓋對象和覆蓋范圍，否則，將會降低專利的價值。

有效、合理的專利布局應該遵循以下幾個原則：

1、制造侵權(quán)優(yōu)先原則

我們都知道，實施專利的行為包括：為生產(chǎn)經(jīng)營目的而制造該專利產(chǎn)品；為生產(chǎn)經(jīng)營目的而進口該專利產(chǎn)品；為生產(chǎn)經(jīng)營目的銷售、許諾銷售和使用該專利產(chǎn)品。

下面僅從制造侵權(quán)和使用侵權(quán)的比較闡述制造侵權(quán)優(yōu)先的重要性。

專利法定義，“制造專利產(chǎn)品”是指通過機械或者手工方式做出的具有權(quán)利要求（尤其是獨立權(quán)利要求）所記載的全部技術(shù)特征的產(chǎn)品?！笆褂脤＠a(chǎn)品”是指使用具有權(quán)利要求所述技術(shù)特征的產(chǎn)品。制造侵權(quán)和使用侵權(quán)無論在保護力度上還是侵權(quán)判定的直接程度上都有很大差別。

世界各國包括我國的專利法都對專利產(chǎn)品的介紹提供了“絕對”的保護，也就是說，不論制造者的主觀意愿如何，也不論制造者是否實際知曉專利權(quán)的存在，只要是不經(jīng)過專利權(quán)人同意而制造專利產(chǎn)品都會構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。在實施專利的幾種行為中，專利法對制造行為所提供的保護最為嚴格，換句話說，專利法對制造侵權(quán)行為的判定也最為直接和嚴格。

與專利法對專利產(chǎn)品的制造行為提供“絕對保護”不同，專利法對產(chǎn)品的使用行為所提供的是“相對保護”，若要使用者承擔全部民事責任，必須滿足兩個條件：①、使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造的；②、使用者必須是故意侵權(quán)。專利法第六十三條第一款（一）規(guī)定，專利權(quán)人制造、進口或者經(jīng)專利權(quán)人許可而制造、進口的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品售出后，使用該產(chǎn)品，不視為侵權(quán)行為（也即專利法規(guī)定的權(quán)利用盡原則）。并且，專利法還規(guī)定，使用者不知道未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造或者售出的專利產(chǎn)品，并且能夠證明其合法來源的，不承擔賠償責任；由不知道到知道的轉(zhuǎn)化是由專利權(quán)人發(fā)出通知或者告警來實現(xiàn)的，所以，如果沒有接收到專利權(quán)人發(fā)送的通知或者告警，使用者即使知道其使用的產(chǎn)品屬于專利產(chǎn)品，其仍然可以繼續(xù)使用，直到接收到專利權(quán)人發(fā)送的通知或者告警為止。而從使用者開始使用該專利產(chǎn)品到專利權(quán)人發(fā)出通知或者告警的這段時間很有可能會是很漫長的，所以這給專利權(quán)人帶來的損失是不可估量的。

下面通過一個具體例子闡述制造侵權(quán)優(yōu)先的重要性。

筆者前段時間負責撰寫某公司（下面簡稱為Z公司）一件專利申請，該專利申請的技術(shù)方案涉及一種具有過流保護作用的裝置（下面簡稱A裝置），在與Z公司發(fā)明人和專利負責人溝通過程中，了解到A裝置可以應用在各種電路中，最有可能應用在B電路或者C電路中，所以筆者撰寫了三個獨立權(quán)利要求:一種A裝置，一種包含該A裝置的B電路，以及一種包含該A裝置的C電路，但是Z公司的專利負責人在看完筆者撰寫的申請文件后，要求刪去后兩個獨立權(quán)利要求，他認為只需要申請保護A裝置就可以了，因為他人無論制造該A裝置，或者制造包含該A裝置的B電路，或者制造包含該A裝置的C電路，都屬于侵權(quán)，所以沒必要申請保護B電路和C電路。

筆者向Z公司的專利負責人闡述了制造侵權(quán)的必要性，以及只包含A裝置的獨立權(quán)利要求存在的潛在風險之后，該公司的專利負責人最終改變了看法，聽取了筆者的意見。

如果只撰寫保護A裝置的獨立權(quán)利要求，會存在以下風險，很有可能會在后續(xù)的侵權(quán)糾紛中給專利權(quán)人帶來不利：

①、如果所述A裝置作為獨立的產(chǎn)品被Z公司出售，則Z公司的競爭對手（假設(shè)為X公司）可以從市場購買到該A裝置，并將該A裝置應用在B電路或者C電路中，由于權(quán)利用盡原則，X公司的行為不屬于侵權(quán)行為，Z公司無權(quán)要求X公司承擔賠償責任。

②、在Z公司將所述A裝置作為獨立的產(chǎn)品出售，同時，Y公司制造并銷售該A裝置，X公司從Y公司購買到所述A裝置，并將該A裝置應用在B電路或者C電路中，則Z公司只能要求Y公司承擔賠償責任，而X公司可以以不知道該A裝置是未經(jīng)Z公司許可而制造并售出的專利產(chǎn)品為由拒絕賠償，由于X公司可以證明其使用的A裝置來自于Y公司，所以Z公司無法要求X公司承擔賠償責任。另外，即使所述A裝置不作為獨立的產(chǎn)品出售，Y公司制造該A裝置，并銷售給X公司，當涉及侵權(quán)糾紛的時候，X公司仍然可以以不知道該A裝置是未經(jīng)Z公司許可而制造并售出的專利產(chǎn)品為由拒絕賠償，Z公司仍然無法要求X公司承擔賠償責任。另外，即使是可以判定X公司的侵權(quán)行為屬于故意侵權(quán)，其賠償金額是無法與制造侵權(quán)的賠償金額相比的。

如果權(quán)利要求書中包含了B電路和C電路的獨立權(quán)利要求，則可以避免上述問題的出現(xiàn)，根據(jù)制造侵權(quán)的定義，上述X公司通過購買該A裝置，并應用在B電路或者C電路中的行為屬于制造侵權(quán)行為，也就是說，不論X公司的主觀意愿如何，也不論X公司是否實際知曉專利權(quán)的存在，只要是不經(jīng)過專利權(quán)人Z公司的同意而制造A裝置、B電路或C電路，都會構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。Z公司可以要求X公司承擔賠償責任，并且賠償日期從制造之日起計算。

所以代理人在撰寫申請文件時，應該與發(fā)明人進行充分溝通，充分了解技術(shù)放案的同時，還要了解該發(fā)明可能存在的各種應用，從產(chǎn)業(yè)鏈（直接競爭對手、下游的供應商、上游運營商）的角度去思考權(quán)利要求的布局。

2、方法和裝置并重原則

根據(jù)審查指南第9章第四節(jié)的有關(guān)規(guī)定，對于涉及計算機軟件的專利申請來說，其權(quán)利要求書的獨立權(quán)利要求可以寫成一種方法權(quán)利要求，也可以寫成一種裝置權(quán)利要求。所以在原本可以同時包含方法權(quán)利要求和產(chǎn)品權(quán)利要求的權(quán)利要求書，如果只單獨包含其中的任意一個都會給專利權(quán)人帶來一定程度上的權(quán)利損失。

方法發(fā)明通?？梢苑譃槿N類型：制造加工方法、作業(yè)方法和使用方法，其中除了制造加工方法能夠享受“延伸保護”，也就是將方法專利權(quán)的保護延伸到依照該方法所直接獲取的產(chǎn)品，而對于后兩種方法來說，實施專利的行為僅僅是“使用該方法”。所以對于只包含方法權(quán)利要求的專利申請，根據(jù)專利法，最終用戶通常是不會直接侵犯專利權(quán)的（因為其行為非“生產(chǎn)經(jīng)營目的”），而生產(chǎn)使用該方法的產(chǎn)品的制造商通常也不會侵犯方法專利權(quán)，因為它沒有使用這個方法，它僅僅將該專利方法裝入其產(chǎn)品，使其產(chǎn)品具有使用方法后的功能，因此，產(chǎn)品制造商沒有專利法中規(guī)定的侵犯方法權(quán)利要求的行為，沒有直接侵權(quán)。根據(jù)北京高法的有關(guān)專利侵權(quán)的意見，雖然在北京法院的管轄范圍內(nèi)可以直接追究為最終用戶制造裝有專利方法的產(chǎn)品的產(chǎn)品制造商的“間接侵權(quán)”責任。但是，根據(jù)同一個意見的其它條款，認定是間接侵權(quán)的舉證難度較大。根據(jù)這些條款，如果專利權(quán)人僅有方法權(quán)利要求，專利權(quán)人就只能通過間接侵權(quán)來保護自己的權(quán)利，增加了專利權(quán)人行使權(quán)利的難度和代價。所以，很顯然，僅僅具有方法權(quán)利要求很難對一項發(fā)明創(chuàng)造進行全方位保護。

對于通信領(lǐng)域的方法申請，由于使用該方法的，一般是運營商，為此，許多企業(yè)專利負責人常會認為申請方法發(fā)明沒有意義，因為其不會去告運營商侵權(quán)。確實，產(chǎn)品制造商一般情況下是不會去告運營商侵權(quán)的，但不代表該方法專利沒有意義，該方法專利可以在運營商的招標中起到杠桿的作用，從而使得在其與競爭對手搶占市場過程，或者合作談判中占據(jù)主動地位。

綜上，可以看出，合理、有效的權(quán)利要求布局對專利權(quán)人權(quán)利進行全面、有效的保護，需要代理方與企業(yè)方之間的充分溝通、交流，才有可能構(gòu)建合理、有效的權(quán)利要求布局。

　

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