說明書公開不充分的審查意見的應(yīng)對

2010-03-28
文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王艷江

  新專利法第26條第3款規(guī)定,說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。眾所周知,專利制度的一個基本原則就是以向公眾公開技術(shù)內(nèi)容換取獨占市場的權(quán)利,專利法26條第三款從原則上規(guī)定了說明書對技術(shù)內(nèi)容的公開所需達到的程度,即需達到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容,不付出創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案,解決其技術(shù)問題,并且產(chǎn)生預期的技術(shù)效果的程度。否則就術(shù)語公開不充分,不符合專利法的相關(guān)規(guī)定。

  以下就幾種常見的公開不充分的類型及如何轉(zhuǎn)達與答復與這些類型相關(guān)的審查意見進行討論。

  1.說明書只描述了任務(wù)或目標,并描述了實現(xiàn)該任務(wù)或目標之后所取得的效果和功能,但是沒有給出任何實現(xiàn)該任務(wù)或目標的具體技術(shù)手段。

  例如,一種有關(guān)飛行器(飛碟)的發(fā)明專利申請,僅僅描述了其實現(xiàn)的功能是可以垂直起降、瞬間達到10倍音速的飛行速度,可以急停急轉(zhuǎn);并且描述了借助該飛行器人類可以實現(xiàn)自由來往于星球之間的夢想。但是說明書并沒有公開該飛行器的具體結(jié)構(gòu)和如何實現(xiàn)上述超級功能的具體技術(shù)手段。飛行器開發(fā)制造領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動的情況下,并不能根據(jù)說明書中公開的構(gòu)想而制造出具有上述超級功能的飛行器,因為說明書中并沒有公開飛行器的具體結(jié)構(gòu)。

  對于這種公開不充分的情形,由于補入具體的技術(shù)方案(例如飛行器的具體結(jié)構(gòu)特征)必然導致修改超出原申請公開范圍的后果,因此只能建議客戶放棄本申請。如果需要,可重新撰寫并提交滿足充分公開要求的專利申請文件。
2.說明書給出了含糊不清的技術(shù)手段,本領(lǐng)域技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述實施該技術(shù)手段。

  例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中,申請人公開了在一定的溫度下對某材料進行回火處理的步驟,但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說,說明書給出了技術(shù)手段(回火),但是該技術(shù)手段是含糊不清的,即本技術(shù)領(lǐng)域的人員并不能得知在多高的溫度下進行回火處理會達到本發(fā)明的技術(shù)效果。因此本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無法根據(jù)說明書的描述具體實施該技術(shù)手段。

  對于這種類型的公開不充分的情形,在轉(zhuǎn)達客戶時首先要充分閱讀理解說明書,確定該溫度是否是本發(fā)明的發(fā)明點所在。如果本發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進之處僅僅在于該溫度的改變,但是該溫度值并沒有公開,則無法通過修改將該溫度值補入,可以建議客戶放棄本申請。但是,如果本申請相對于現(xiàn)有技術(shù)的改進之處不在于該溫度值的確定,而是在于其他步驟,本申請中的回火處理與現(xiàn)有技術(shù)中的回火處理相同,則可以建議客戶通過將現(xiàn)有技術(shù)中常規(guī)的回火處理的溫度范圍值引入本申請的背景技術(shù)部分中,同時在意見陳述書中論述該溫度值是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員可以從現(xiàn)有技術(shù)中得出的而進行爭辯。

  3、說明書給出了技術(shù)手段,但是實施該技術(shù)手段之后,并不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題,達到所需的效果。

  這種類型的審查意見一般是由于說明書中沒有給出本發(fā)明的技術(shù)效果而導致的。說明書中僅僅描述了本發(fā)明的技術(shù)方案,沒有結(jié)合本發(fā)明的具體技術(shù)方案描述其運作原理和過程,更沒有描述其達到的技術(shù)效果。審查員從說明書公開的內(nèi)容中無法得知本發(fā)明的技術(shù)方案是否實現(xiàn)了發(fā)明目的,達到了發(fā)明效果,因此這也是一種典型的公開不充分的情形。

  在轉(zhuǎn)達這種情形的公開不充分的審查意見時,建議客戶從本發(fā)明的具體結(jié)構(gòu)特征出發(fā),在說明書中簡要論述本發(fā)明的效果。但是需要注意的是,審查指南中明確規(guī)定不得在說明書中增加本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能直接從原始申請中導出的有益效果,也不能補入試驗數(shù)據(jù)以說明發(fā)明的有益效果。因此在增加有益效果的內(nèi)容時,應(yīng)當僅增加能夠從技術(shù)方案的各技術(shù)特征或其組合直接導出的技術(shù)效果,而不應(yīng)當增加本技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員不易想到的或不易推導出的技術(shù)效果。同時在意見陳述書中應(yīng)當詳細論述所增加的技術(shù)效果是可以由原始申請的內(nèi)容中直接導出的理由。

  4、說明書給出了具體的技術(shù)手段和有關(guān)實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)作為技術(shù)效果,但是未揭示發(fā)明的機理。

  例如一件發(fā)明專利申請,涉及一種降低汽車排氣中有害物質(zhì)的方法。該申請公開了詳細的技術(shù)手段,即首先將光學儲存介質(zhì)(CD盤片或DVD盤片)插入到玻璃、石英沙或淤泥中2~3周,然后將該處理過的盤片設(shè)置在汽車排氣管路中。同時說明書給出了多組數(shù)據(jù)對比了設(shè)置盤片之前與之后污染物的含量變化,證明了該方法確實可以取得有益的技術(shù)效果。

  但是審查員認為說明書中沒有公開處理過的CD盤片與汽車尾氣之間發(fā)生了何種物理/化學變化,從而導致了尾氣中的有害物質(zhì)的減少,即沒有揭示本發(fā)明的工作機理,屬于公開不充分。

  在轉(zhuǎn)達和答復該審查意見的過程中,代理人與申請人進行了充分地溝通,申請人明確表示該發(fā)明是偶然的發(fā)現(xiàn),確實并不明確其中的機理,但是實驗表明,處理過的光盤確實可以降低尾氣中的有害物質(zhì)?;谏暾埲说纳鲜鲆庖姡砣诉M行了爭辯。代理人認為,只要利用了自然規(guī)律的技術(shù)方案,即使這種自然規(guī)律暫時還沒有被人類所認識,只要技術(shù)方案完整,確實取得了有益效果,均符合專利授權(quán)的要件。另外,本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在實施該專利時,只要按照申請文件中記載的技術(shù)方案進行實施即可取得相應(yīng)的技術(shù)效果,無需付出創(chuàng)造性的勞動,更無需得知其具體的工作原理和運作機理,因此符合充分公開的要求。另外,代理人還舉例了審查指南中有關(guān)黑色橡膠的發(fā)明,即當時的發(fā)明人將30%的炭黑加入到橡膠中,結(jié)果達到了預想不到的高強度和耐磨性能,盡管當時發(fā)明人并不知道其中原因和機理,但是本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員完全可以根據(jù)該記載實施,因此符合充分公開的要求。與此類似,本例中的公開也符合充分公開的要求。

  盡管此例目前仍然在審查過程中,但是代理人在轉(zhuǎn)達和答復這種類型的審查意見時,完全可以根據(jù)上述思路建議申請人進行爭辯,以為申請人爭取最大的保護范圍。

 

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