文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 黃熊

　　專利申請的創(chuàng)造性高低不僅取決于專利申請的技術(shù)內(nèi)容本身，而且取決于采用的審查方式。創(chuàng)造性是專利申請實質(zhì)審查的核心條款，實務(wù)通常采用“三步法”進行審查。嚴(yán)格貫徹“三步法”的程序性規(guī)定和實體性要求，對于客觀、公正、準(zhǔn)確評價專利申請的創(chuàng)造性具有重要意義。本文重在歸納分析以“三步法”審查專利申請創(chuàng)造性的過程中常見的降低創(chuàng)造性的手段，并據(jù)此提出應(yīng)對策略。

　　一、“三步法”的內(nèi)容及意義

　　《專利審查指南》規(guī)定的“三步法”內(nèi)容為：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)、確定區(qū)別特征和實際解決的技術(shù)問題以及判斷是否顯而易見。“三步法”的三個步驟前后相序、邏輯關(guān)聯(lián)，共同構(gòu)成判斷創(chuàng)造性之（突出）實質(zhì)性特點的基本過程。

　　“三步法”第一步屬于事實查明范疇，在相同檢索條件下，不同審查員確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)在大多數(shù)情況下較為一致，其客觀性強于主觀性。第二步、第三步屬于價值判斷范疇，根據(jù)區(qū)別特征歸結(jié)技術(shù)問題及判斷專利申請是否顯而易見，均或多或少會摻雜審查員的主觀因素，其主觀性強于客觀性。由于創(chuàng)造性判斷過程中難免出現(xiàn)主觀成分，“三步法”是否被正確理解運用，將在一定程度上影響專利申請的創(chuàng)造性程度，嚴(yán)格遵循“三步法”要求，有助于減少評價失衡或錯誤。

　　二、常見的降低創(chuàng)造性的若干手段

　　專利申請的創(chuàng)造性審查過程因各種原因，容易低估專利申請的創(chuàng)造性高度，導(dǎo)致公眾與申請人間的天枰偏向公眾一方，甚至出現(xiàn)評價錯誤，嚴(yán)重?fù)p及申請人利益。以下給出運用“三步法”各步驟中常見的降低創(chuàng)造性的手段。

　?。ㄒ唬τ?ldquo;確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”步驟

　　該步驟作為“三步法”第一步，是判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的基礎(chǔ)。該步驟運用時常見的降低創(chuàng)造性的手段包括：

　　1、以非“一個技術(shù)方案”作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)

　　該手段包括三個層面，即以非“方案”、非“技術(shù)”方案或者非“一個”技術(shù)方案作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。這三個層面呈現(xiàn)關(guān)聯(lián)遞進關(guān)系，均將不同程度降低專利申請的創(chuàng)造性。

　　（1）對于以非“方案”作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情形

　　通過檢索如不能從對比文件中直接找到與專利申請比較的“最接近”現(xiàn)有技術(shù)，通常會以專利申請為藍本，在對比文件中尋找有關(guān)要素組合出一個所謂的“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”。這種組合的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”不能稱其為“方案”，以該“方案”評價創(chuàng)造性，必定降低專利申請的創(chuàng)造性。原因在于：“方案”這一術(shù)語本身意味著其內(nèi)部各組成元素間以某種方式相互連接、共同作用構(gòu)成完成整體，其可以解決某方面的問題、實現(xiàn)一定的目的。當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)公開一個“方案”時，該方案應(yīng)具有如下特征：①現(xiàn)實性，即該方案已存在于對比文件，而不是基于評價專利申請創(chuàng)造性的需要，按照專利申請的方案臨時拼湊對比文件的元素而成；②整體性，即該方案以整體方式出現(xiàn)于對比文件的某個位置，而不是散亂地存在于不同內(nèi)容段；③能夠解決某方面問題和實現(xiàn)一定目的，即該方案與專利申請的方案以相同意義存在，而不是不解決問題實現(xiàn)某方面的目的的毫無意義的存在。

　?。?）對于以非“技術(shù)方案”作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情形

　　對比文件包括專利文獻和非專利文獻，對于非專利文獻，其類別甚多、用途各異，并不能當(dāng)然作為“技術(shù)”方案與專利申請的方案進行比較，即便是專利文獻，也應(yīng)當(dāng)注意該文獻是否屬于“技術(shù)”方案。因為既然是將對比文件與專利申請進行“對比”，則對比對象之間應(yīng)當(dāng)具有可比性，在“三步法”運用過程中，這種“可比性”的最基本要求是確定的“最接近現(xiàn)有技術(shù)”應(yīng)當(dāng)構(gòu)成完整的“技術(shù)”方案，即：除具有方案本身的意義外，還應(yīng)當(dāng)同時具有明確的（或可以明確的）所屬技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果。當(dāng)從檢索到的所謂最接近現(xiàn)有技術(shù)中不能明確或概括地得出其解決的技術(shù)問題以及取得的技術(shù)效果，說明該“方案”并沒有實際的技術(shù)意義，與專利申請不具有可比性，不宜作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)評價創(chuàng)造性，以此評價創(chuàng)造性必定降低專利申請的創(chuàng)造性。

　?。?）對于以非“一個”技術(shù)方案作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的情形

　　《專利審查指南》規(guī)定，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的“一個”技術(shù)方案。由此可知，不僅用作評判創(chuàng)造性的“基準(zhǔn)”應(yīng)當(dāng)屬于“技術(shù)”方案，而且應(yīng)當(dāng)是“一個”技術(shù)方案，而不能是“多個”。但是，當(dāng)一篇專利文獻存在多個技術(shù)方案時，容易出現(xiàn)將幾個技術(shù)方案結(jié)合在一起作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)的現(xiàn)象。這種做法混淆了“三步法”第一步和第三步的區(qū)別，相當(dāng)于在第一步時已經(jīng)進行創(chuàng)造性的組合操作，該方式必然降低專利申請的創(chuàng)造性高度。

　　2、超范圍理解最接近的對比文件的公開內(nèi)容

　　通過檢索確定最接近的對比文件后，實務(wù)的一種做法是根據(jù)專利申請的描述從最接近的對比文件記載的內(nèi)容中提取相關(guān)技術(shù)內(nèi)容，以形成至少在形式上與專利申請的技術(shù)方案相似的“技術(shù)方案”。這種方式極有可能導(dǎo)致超出對比文件本身公開的范圍。

　　《專利審查指南》規(guī)定，作為判斷發(fā)明創(chuàng)造性的對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容包括兩類：一是明確記載在對比文件中的內(nèi)容，二是對于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員而言，隱含的且可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。對于一篇對比文件中公開多個技術(shù)方案的情況，雖然每個技術(shù)方案均明確記載于對比文件，但是，將多個技術(shù)方案的有關(guān)特征組合在一起形成一個新的完整技術(shù)方案是否是本領(lǐng)域技術(shù)人員可直接地、毫無疑義地確定的技術(shù)方案，值得懷疑。這類似于審查員在把握“修改超范圍”的標(biāo)準(zhǔn)時不允許“二次創(chuàng)造”一樣，這種新組合可能超出對比文件本身公開的范圍?；诔鰧Ρ任募_范圍的理解評價創(chuàng)造性，勢必降低創(chuàng)造性高度。

　?。ǘ╆P(guān)于“確定區(qū)別特征和實際解決的技術(shù)問題”步驟

　　該步驟是“三步法”承上啟下的關(guān)鍵步驟，包括確定專利申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別特征，以及基于區(qū)別特征確定專利申請實際解決的技術(shù)問題兩個子步驟。“三步法”缺少該步驟或者不完整執(zhí)行該步驟，將使第一步的價值無處體現(xiàn)，第三步失去操作基礎(chǔ)。該步驟運用中常見的降低創(chuàng)造性的手段包括：

　　1、不歸結(jié)專利申請實際解決的技術(shù)問題

　　實務(wù)中存在這樣的現(xiàn)象：找出區(qū)別特征后直接進行區(qū)別特征是否顯而易見的判斷，而不根據(jù)區(qū)別特征歸結(jié)本申請解決的技術(shù)問題，這種方式將導(dǎo)致創(chuàng)造性評價過程缺少“整體性”和“啟示性”，必將降低了專利申請的創(chuàng)造性高度。

　　①根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定，是否顯而易見的判斷是判斷“現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)中以解決其存在的技術(shù)問題的啟示”，可見，區(qū)別特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合，是在“解決技術(shù)問題”這一指導(dǎo)之下尋找結(jié)合啟示的，沒有確定解決的技術(shù)問題，區(qū)別特征與區(qū)別特征之間、區(qū)別特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間可能各自獨立，不具整體性，而一個技術(shù)方案之所以存在，其原因在于該技術(shù)方案包含的多個技術(shù)特征間以一種特定方式聯(lián)結(jié)，使其具有“解決一定技術(shù)問題和取得相應(yīng)技術(shù)效果”的整體意義，忽略這種整體意義將使大多數(shù)專利申請沒有創(chuàng)造性。

　　②當(dāng)存在多個區(qū)別特征時，由于多個區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間的結(jié)合是在一個“技術(shù)問題”指導(dǎo)之下進行的結(jié)合，沒有確定解決的技術(shù)問題，便不存在啟示的方向，喪失“啟示性”，區(qū)別特征與區(qū)別特征之間、區(qū)別特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間可以任何一種有技術(shù)意義的方式結(jié)合，這些結(jié)合表明上看與專利申請的技術(shù)方案相同，但其解決的技術(shù)問題和取得的相應(yīng)技術(shù)效果可能偏離專利申請本身的描述。

　　2、歸結(jié)技術(shù)問題時省略某些區(qū)別特征

　　方法專利申請的步序特征、信號流向特征以及裝置專利申請的連接關(guān)系特征在絕大多數(shù)時候可能被拋棄在確定實際解決的技術(shù)問題的依據(jù)之外。缺少步序、信號流向或連接關(guān)系特征的技術(shù)方案不構(gòu)成完整的技術(shù)方案，在這些特征本身便是專利申請的發(fā)明點時，忽略后歸結(jié)的技術(shù)問題通常不是客觀上“實際解決的技術(shù)問題”。

　　3、針對不同區(qū)別特征分別歸結(jié)技術(shù)問題

　　雖然對技術(shù)問題進行歸結(jié)，但卻根據(jù)每個區(qū)別特征分別歸結(jié)各自的技術(shù)問題，這種方式將導(dǎo)致創(chuàng)造性評價過程缺少“整體性”，降低專利申請的創(chuàng)造性高度。

　?、賲^(qū)別特征解決的問題與整個發(fā)明解決的問題在大多數(shù)情況下并不等同。發(fā)明由包含區(qū)別特征在內(nèi)的多個特征組成，其取得的技術(shù)效果和由此決定的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)是這些特征共同作用的結(jié)果，而不是由單個區(qū)別特征固有的技術(shù)效果決定的、與該區(qū)別特征對應(yīng)的它的技術(shù)效果。除簡單疊加這類組合發(fā)明外，基于區(qū)別特征的固有技術(shù)效果得到的技術(shù)問題與整個發(fā)明解決的技術(shù)問題通常不同。

　　②專利申請的各個特征不是分別解決技術(shù)問題而是作為一個完整的整體解決一個統(tǒng)一的技術(shù)問題。一個技術(shù)方案之所以成其為“一個”技術(shù)方案，其原因在于該方案作為整體解決了一個整體的技術(shù)問題，該整體的技術(shù)問題將一個技術(shù)方案的各個特征聯(lián)系起來。逐區(qū)別特征分別歸結(jié)對應(yīng)技術(shù)問題的方式忽略了技術(shù)方案的整體性。

　　（三）關(guān)于“判斷是否顯而易見”步驟

　　該步驟是“三步法”的難點和歸宿點。前兩步為準(zhǔn)備性步驟，該步驟是“三步法”的目的性步驟，即通過前兩步驟提供的條件導(dǎo)出是否具有創(chuàng)造性的結(jié)論。該步驟運用中常見的降低創(chuàng)造性的手段包括：

　　1、混淆“啟示”與“技術(shù)啟示”

　　“啟示”僅僅是方向性的指引，沒有給出解決技術(shù)問題的具體手段，沒有創(chuàng)造能力的本領(lǐng)域技術(shù)人員在此基礎(chǔ)上不可能將區(qū)別特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中解決技術(shù)問題。“三步法”第三步要求的“啟示”必須及于“技術(shù)啟示”，也就是說應(yīng)當(dāng)具體地給出將區(qū)別特征應(yīng)用于最接近的現(xiàn)有技術(shù)中解決技術(shù)問題的技術(shù)手段。由于審查過程基于文本審查，容易將實際研發(fā)過程想得過于簡單，通常將“啟示”與“技術(shù)啟示”相混淆。以“啟示”代替“技術(shù)啟示”評價專利申請創(chuàng)造性，必將降低專利申請的創(chuàng)造性。

　　2、基于“直斷式”邏輯判斷顯而易見

　　根據(jù)《專利審查指南》規(guī)定，判斷專利申請是否顯而易見采用的方式是：確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在“使本領(lǐng)域技術(shù)人員面對實際解決的技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)獲得專利申請”的技術(shù)啟示。這種技術(shù)啟示通常體現(xiàn)為判斷區(qū)別特征是否為公知常識、是否被最接近對比文件其他部分披露、是否被另一份對比文件披露三種方式。這三種方式實際上將本來具有較強主觀性的概念（是否顯而易見）演變?yōu)榭陀^性操作：判斷公知常識或?qū)Ρ任募欠窆_區(qū)別特征。實務(wù)中存在采用諸如“對于某個區(qū)別特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上是容易想到”這樣的“直斷式”邏輯評價創(chuàng)造性的現(xiàn)象，該“直斷式”邏輯使本領(lǐng)域技術(shù)人員具有了創(chuàng)造能力，增加了主觀成分和不易確定因素，脫離了客觀性操作，必然降低專利申請的創(chuàng)造性。

　　3、不聯(lián)系技術(shù)問題使用“公知常識”

　　區(qū)別特征為“公知常識”這一技術(shù)啟示方式相對于其他兩種啟示方式，由于其可僅通過充分說明而無需舉據(jù)，使其在“三步法”第三步運用中極為頻繁。但是，實務(wù)存在不聯(lián)系實際解決的技術(shù)問題而僅在泛泛意義上使用的情況，該方式將降低專利申請的創(chuàng)造性。原因在于：專利法意義上的“公知常識”具有領(lǐng)域?qū)傩院蛻T用屬性，此領(lǐng)域公知彼領(lǐng)域未必公知、以此方式使用為公知以彼方式使用未必公知，重新確定的技術(shù)問題限定了公知常識的領(lǐng)域?qū)傩院蛻T用屬性，脫離了專利申請的技術(shù)問題論及某一“常識”是否公知將毫無意義。

　　4、疊加使用多種技術(shù)啟示方式

　　區(qū)別特征單獨符合三種技術(shù)啟示方式中的任何一種，或者同時符合其中一種以上，均應(yīng)當(dāng)認(rèn)為存在技術(shù)啟示。但是，如果區(qū)別特征滿足的是“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”后的混合結(jié)果，則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為存在技術(shù)啟示，否則將降低專利申請的創(chuàng)造性。所謂“將三種中的任意兩種以上的方式疊加組合”是指在區(qū)別特征單獨而言不符合任何一種方式時將兩種方式疊加組合使用，這種方式為“跳躍式”評價，即將專利申請相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)造性審查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷＠暾埾鄬τ?ldquo;最接近現(xiàn)有技術(shù)+相關(guān)技術(shù)”的評價，這勢必拉近專利申請與另一篇對比文件的距離，從而降低專利申請的創(chuàng)造性。

　　三、針對降低創(chuàng)造性的若干手段的應(yīng)對策略

　　上述內(nèi)容分析了“三步法”評價專利申請創(chuàng)造性過程中常見的降低創(chuàng)造性的手段及降低創(chuàng)造性的原因。從這些分析中汲取有益啟發(fā)，形成應(yīng)對策略，有利于指導(dǎo)專利申請的撰寫和審查意見的答復(fù)工作，從而最大程度地維護申請人利益。

　?。?）撰寫專利申請的應(yīng)對策略

　　①規(guī)范技術(shù)領(lǐng)域，必要時給出的國際專利分類號。由于對比文件直接影響到創(chuàng)造性高低，而對比文件的檢索首要考慮因素是技術(shù)領(lǐng)域，因此，有必要給出規(guī)范的技術(shù)領(lǐng)域，不盲目擴大（過大將增加對比文件的查全率），亦不隨意縮小（過小將提高查準(zhǔn)率），甚至在某些情況下可以明確給出國際專利分類號，以引導(dǎo)、限制審查員的檢索。

　?、谧⒅孛枋黾夹g(shù)問題和技術(shù)效果。技術(shù)問題和技術(shù)效果不僅影響對比文件的檢索，而且涉及區(qū)別技術(shù)特征的確定。技術(shù)問題不宜過大、過籠統(tǒng)，過大將增加專利申請與對比文件的匹配度，過籠統(tǒng)將可能被忽略。技術(shù)效果的描述應(yīng)當(dāng)明確清晰、方位全面、重視局部，即：最好以嚴(yán)密推理形式表述技術(shù)效果，以明確技術(shù)方案的每個特征構(gòu)成密不可分的整體，不可隨意拆合；最好從多個角度、多個層次描述多個技術(shù)效果，以擴大與對比文件的差異度；不僅注重技術(shù)方案的整體效果，而且注重技術(shù)方案中每個技術(shù)特征的固有效果和對技術(shù)方案整體的貢獻效果，以便引導(dǎo)審查員基于描述的技術(shù)效果確定實際解決的技術(shù)問題。

　?、蹟U展申請文件的公開范圍。該項要求包括再組合技術(shù)方案的技術(shù)特征和清晰化技術(shù)指引兩方面。申請人的專利申請將可能作為競爭對手的專利申請的對比文件，尤其在技術(shù)點密集、競爭激烈的技術(shù)領(lǐng)域，這時可考慮將專利申請的技術(shù)特征進行多方向組合，衍生出多個“技術(shù)方案”，以擴大專利申請的信息傳遞范圍。在認(rèn)為專利申請還可應(yīng)用于其他技術(shù)領(lǐng)域、解決其他技術(shù)問題時，應(yīng)以適當(dāng)詳細(xì)程度描述技術(shù)要點（勿需詳細(xì)描述技術(shù)效果），形成足夠充分的技術(shù)指引，以增強專利申請對其他專利申請的“殺傷力”。

　?、懿捎眉夹g(shù)語言描述技術(shù)特征。專利申請作為技術(shù)文件，應(yīng)當(dāng)以專業(yè)的口吻通過專業(yè)的技術(shù)語言描述技術(shù)特征，即：采用規(guī)范而專業(yè)、書面、生僻的詞，通俗化、口語化、大眾化的特征描述于理解技術(shù)方案有功，但對縮小對比文件范圍、減少專利申請與對比文件的匹配度無裨益。

　?。?）答復(fù)審查意見的應(yīng)對策略

　?、倨胶?ldquo;技術(shù)爭辯”與“程序爭辯”的關(guān)系。創(chuàng)造性的審查意見分為兩種情形：一是專利申請與對比文件差別大，專利申請創(chuàng)造性程度高，但仍被認(rèn)為不具創(chuàng)造性；二是專利申請與對比文件差別小，創(chuàng)造性相對較低，被認(rèn)為不具創(chuàng)造性。對于前一種情形，當(dāng)以技術(shù)爭辯為主，從專利申請與對比文件的技術(shù)本身尋找區(qū)別特征、歸結(jié)技術(shù)問題、判斷技術(shù)啟示。對于后一種情形，技術(shù)爭辯難度大，應(yīng)將重點轉(zhuǎn)移到程序爭辯，因為這時程序上的稍微偏差即可能導(dǎo)致專利申請的創(chuàng)造性高度達不到授權(quán)專利的標(biāo)準(zhǔn)。

　　②程序爭辯的重點在“三步法”第二步、難點在第三步。答辯意見應(yīng)以恰當(dāng)語氣指出審查員在“三步法”運用中的不當(dāng)之處，這些不當(dāng)運用對專利申請創(chuàng)造性在何種程度上造成了何種影響。在重新確定專利申請與對比文件的區(qū)別特征后，歸結(jié)出專利申請真正的“實際解決的技術(shù)問題”，這將決定“技術(shù)啟示”的方向。第三步“是否存在技術(shù)啟示”的論述可以包括如下三個方面：基于對比文件的語境，不會出現(xiàn)（或面臨）該實際解決的技術(shù)問題；對比文件（包括公知常識）沒有公開與區(qū)別特征解決技術(shù)問題所起作用相同的技術(shù)特征；最接近對比文件與啟示對比文件客觀上不能結(jié)合或存在明確反向啟示。