文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　田軍鋒

法律規(guī)定

　　專利法第九條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

　　專利法第三十一條規(guī)定，一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)。同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥?

　　專利法第三十一條的上述規(guī)定是在2008年專利法修改時(shí)增加的。在此前的專利法中，關(guān)于合案申請(qǐng)的規(guī)定只涉及成套產(chǎn)品：“同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項(xiàng)以上外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥薄?

　　上述修改的緣由可以追溯到在外觀設(shè)計(jì)案件中有重要影響的科萬商標(biāo)投資有限公司訴國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)專利無效上訴案。

　　該案中，科萬公司于2002年8月6日同日向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了名稱為“染色機(jī)(J)”、“染色機(jī)(K)”、“染色機(jī)(L)”、“染色機(jī)(M)”和“染色機(jī)(N)”的五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利并獲得授權(quán)。

　　在無效程序中，專利復(fù)審委員會(huì)詢問科萬公司，鑒于五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利均處于無效程序，在涉案專利與其他四項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利被認(rèn)定為相同或相近似導(dǎo)致重復(fù)授權(quán)，有可能被宣告無效的情況下，是否選擇放棄其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。科萬公司聲明不放棄任何一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利。

　　2005年12月12日，專利復(fù)審委分別做出第7858、7859、7860、7861、7862號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，以該五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利彼此互為相近似外觀設(shè)計(jì)構(gòu)成同樣的外觀設(shè)計(jì)為由被宣告無效。針對(duì)五項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利染色機(jī)(J)、染色機(jī)(K)、染色機(jī)(L)、染色機(jī)(M)、染色機(jī)(N)使用的證據(jù)分別是上述外觀設(shè)計(jì)專利染色機(jī)(K) 、染色機(jī)(J)、染色機(jī)(K)、染色機(jī)(N)和染色機(jī)(M)。

　　在該案上訴程序中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為：

　　“對(duì)于外觀設(shè)計(jì)而言，《審查指南》規(guī)定“同樣的外觀設(shè)計(jì)是指兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)相同或者相近似”。本院認(rèn)為，當(dāng)不同主體就同一產(chǎn)品申請(qǐng)兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)，以及同一主體先后就同一產(chǎn)品申請(qǐng)兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)時(shí)，《審查指南》的上述規(guī)定并無不妥。但是，同一主體就相同產(chǎn)品于同一日申請(qǐng)兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)時(shí)，《審查指南》的上述規(guī)定明顯與專利法及其實(shí)施細(xì)則的立法本意不符。這種情況下，“同樣的外觀設(shè)計(jì)”僅應(yīng)解釋為外觀設(shè)計(jì)相同，而不應(yīng)包括相近似的情況?！?

　　鑒于當(dāng)時(shí)的立法情況，最高人民法院在該案再審程序中認(rèn)為，“本案中，二審判決關(guān)于同一主體同日就相同產(chǎn)品申請(qǐng)兩項(xiàng)以上相近似的外觀設(shè)計(jì)專利不適用《專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條第一款的認(rèn)定，沒有現(xiàn)行法律依據(jù)。”

　　之后在專利法修改過程中，立法者考慮到上述情形，在第三十一條中增加了有關(guān)相似外觀設(shè)計(jì)的規(guī)定：“同一產(chǎn)品兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)，可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢??！?

　　根據(jù)修改后的專利法第九條，《審查指南》規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造對(duì)于外觀設(shè)計(jì)而言，是指要求保護(hù)的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)相同或者實(shí)質(zhì)相同。

　　案情介紹

　　筆者代理的兩件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)同日提交，兩個(gè)設(shè)計(jì)名稱均為“汽車”（以設(shè)計(jì)A和設(shè)計(jì)B來代表兩個(gè)設(shè)計(jì)）。設(shè)計(jì)A和設(shè)計(jì)B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方。設(shè)計(jì)A的尾部上方設(shè)置擾流板，設(shè)計(jì)B的尾部上方設(shè)置尾翼。但由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發(fā)出審查意見通知書認(rèn)為二者屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，要求申請(qǐng)人對(duì)兩件申請(qǐng)進(jìn)行選擇。否則兩件申請(qǐng)都將被駁回。

　　應(yīng)對(duì)方案

　　針對(duì)上述案情，有下述幾種應(yīng)對(duì)方案：

　　方案一：按照審查員的要求，選擇保留一件申請(qǐng)，撤回另一件申請(qǐng)。

　　這種方案最簡(jiǎn)單，但申請(qǐng)人喪失了另一件申請(qǐng)獲得授權(quán)的權(quán)利。

　　方案二：爭(zhēng)辯兩設(shè)計(jì)不屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，不在兩件申請(qǐng)中進(jìn)行選擇。這樣會(huì)導(dǎo)致兩件申請(qǐng)均被駁回。

　　在兩件申請(qǐng)都被駁回后，申請(qǐng)人可以向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出復(fù)審請(qǐng)求。

　　在復(fù)審程序中，如果復(fù)審委員會(huì)同意復(fù)審請(qǐng)求人（申請(qǐng)人）的爭(zhēng)辯意見，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)不屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，則將會(huì)撤銷駁回決定。

　　但如果復(fù)審委員會(huì)不同意復(fù)審請(qǐng)求人的意見，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，結(jié)果又會(huì)如何呢？

　　這個(gè)問題看似簡(jiǎn)單，但還是存在不同的觀點(diǎn)。

　　一種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第六十一條的規(guī)定，請(qǐng)求人在提出復(fù)審請(qǐng)求或者在對(duì)專利復(fù)審委員會(huì)的復(fù)審?fù)ㄖ獣鞒龃饛?fù)時(shí)，可以修改專利申請(qǐng)文件；但是，修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕荨?

　　上述條款只規(guī)定了復(fù)審請(qǐng)求人可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但并不能撤回已經(jīng)被駁回的申請(qǐng)。因此復(fù)審請(qǐng)求人將沒有機(jī)會(huì)在復(fù)審程序中再次做出選擇，兩件申請(qǐng)都將被維持駁回決定。

　　另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，根據(jù)實(shí)施細(xì)則第六十三條的規(guī)定，專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為復(fù)審請(qǐng)求不符合專利法和實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知復(fù)審請(qǐng)求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復(fù)的，該復(fù)審請(qǐng)求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進(jìn)行修改后，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為仍不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作出維持原駁回決定的復(fù)審決定。

　　專利復(fù)審委員會(huì)進(jìn)行復(fù)審后，認(rèn)為原駁回決定不符合專利法和本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的，或者認(rèn)為經(jīng)過修改的專利申請(qǐng)文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應(yīng)當(dāng)撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查程序。

　　上述條款給了復(fù)審請(qǐng)求人陳述意見或者進(jìn)行修改的機(jī)會(huì)。如果復(fù)審請(qǐng)求人在此階段陳述意見，即聲明保留一件申請(qǐng)而撤回另一件申請(qǐng)，則專利復(fù)審委員會(huì)將撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查程序。

　　筆者認(rèn)為，復(fù)審程序不同于無效程序，其實(shí)質(zhì)是前審程序的延續(xù)，是針對(duì)前審程序中可能存在的問題給申請(qǐng)人一個(gè)補(bǔ)救的機(jī)會(huì)。實(shí)施細(xì)則第六十一條只是對(duì)請(qǐng)求人在復(fù)審程序中修改專利申請(qǐng)文件的要求，請(qǐng)求人不能做除了消除駁回決定或者復(fù)審?fù)ㄖ獣赋龅娜毕菀酝獾闹鲃?dòng)修改。

　　具體到上述情形，雖然兩件申請(qǐng)都已被駁回，但駁回尚未生效。復(fù)審委員會(huì)如果在對(duì)兩復(fù)審請(qǐng)求進(jìn)行審查后持與原審審查員相同的觀點(diǎn)，認(rèn)為兩設(shè)計(jì)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，根據(jù)聽證原則，應(yīng)當(dāng)向復(fù)審請(qǐng)求人發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?。?fù)審請(qǐng)求人在答復(fù)復(fù)審?fù)ㄖ獣鴷r(shí)可以表明自己的觀點(diǎn)，即表明愿意選擇兩件申請(qǐng)中的一件予以保留而撤回另一件申請(qǐng)的意愿。雖然由于兩申請(qǐng)都已被駁回，復(fù)審請(qǐng)求人不能在復(fù)審程序中直接保留或者撤回某件申請(qǐng)，但在復(fù)審?fù)ㄖ獣饛?fù)中表達(dá)了此意愿，復(fù)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)撤銷原駁回決定，在由原審查部門繼續(xù)審查程序后給予請(qǐng)求人選擇的機(jī)會(huì)。

　　引申問題一：除了上述兩種方案外，申請(qǐng)人還有沒有其他的方案呢？

　　我們來看一看其他國家或地區(qū)的做法。

　　日本

　　在日本，一件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)應(yīng)僅限于單一外觀設(shè)計(jì)，不允許兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上的相似外觀設(shè)計(jì)包括在一件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)中。如果申請(qǐng)人希望一件產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)在日本獲得保護(hù)，則需要利用日本外觀法中規(guī)定的“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)”系統(tǒng)來進(jìn)行專利申請(qǐng)。

　　一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)包含一件主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)和至少一件相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)。相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)可以與主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)于同一天提交，也可以晚于主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)日提交，但是其提交日必須早于主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的公開日。一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的申請(qǐng)人必須為同一申請(qǐng)人。一組相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)中的相關(guān)外觀專利都應(yīng)與主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)具有相似性。

　　如果申請(qǐng)人提交了多件普通外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，而這些普通申請(qǐng)涵蓋了多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)。為了避免重復(fù)授權(quán)，申請(qǐng)人可以對(duì)這些普通外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)進(jìn)行修改，把多件涵蓋相似外觀設(shè)計(jì)的專利申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)和多件相關(guān)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)。

　　美國

　　在美國，如果提交了兩件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，兩件申請(qǐng)中的設(shè)計(jì)相似到一定程度，則有可能會(huì)產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)問題。在這種情況下，申請(qǐng)人可以提交一個(gè)最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件設(shè)計(jì)都被授權(quán)，則在兩專利權(quán)的有效期內(nèi)都將屬于同一權(quán)利人。并且一件專利的有效期不得長(zhǎng)于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，外觀設(shè)計(jì)專利的有效期是14年，從授權(quán)之日起算，因此同天提交的兩件外觀設(shè)計(jì)專利的有效期可能會(huì)不同。通過這種方式，兩件相似外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)可以獲得兩項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)。

　　歐洲

　　歐盟外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)只進(jìn)行純形式方面的審查。因此對(duì)上述問題一般不審查。相關(guān)的審查在將來可能的無效程序中進(jìn)行。

　　從上述介紹可以看到，目前各國/地區(qū)對(duì)于上述問題采取了不同的解決方式。其中日本的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計(jì)制度目前看來是最好的方式。但根據(jù)我國的具體情況，全面采用這種制度的條件尚不具備。但其中的一些做法還是值得借鑒的。

　　如，申請(qǐng)人在接到上述通知書后，可否申請(qǐng)將兩件外觀申請(qǐng)合案到一件申請(qǐng)中作為相似外觀設(shè)計(jì)繼續(xù)審查程序？

　　關(guān)于合案，審查指南中除關(guān)于專利法第三十一條有關(guān)單一性及相似外觀設(shè)計(jì)的規(guī)定外，只在專利無效程序中有相關(guān)規(guī)定：“針對(duì)不同專利權(quán)的無效宣告案件，部分或者全部當(dāng)事人相同且案件事實(shí)相互關(guān)聯(lián)的，專利復(fù)審委員會(huì)可以依據(jù)當(dāng)事人書面請(qǐng)求或者自行決定合并口頭審理。”

　　那么，對(duì)于外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，在審查階段合案是否可行呢？

　　首先看一下對(duì)于外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)而言，合案申請(qǐng)和分案申請(qǐng)的區(qū)別。

　　外觀設(shè)計(jì)不同于發(fā)明和實(shí)用新型，其保護(hù)范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。也就是說，外觀設(shè)計(jì)專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設(shè)計(jì)的技術(shù)方案，相當(dāng)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明書和附圖；另一方面是確定外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍，相當(dāng)于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求書。

　　相比而言，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)。發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的權(quán)利要求可以通過語言文字對(duì)若干實(shí)施方式進(jìn)行概括，但外觀設(shè)計(jì)的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)放在一件申請(qǐng)中實(shí)質(zhì)上也是另外一種形式的概括。前提是除基本設(shè)計(jì)以外的其它諸設(shè)計(jì)要與基本設(shè)計(jì)相似。

　　對(duì)于相似外觀設(shè)計(jì)，將若干項(xiàng)設(shè)計(jì)合在一件申請(qǐng)中能夠避免將來以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)再出現(xiàn)本文開始時(shí)所述案件的情況。但同時(shí)，專利權(quán)人日后主張權(quán)利的范圍也受到約束，僅限于相似設(shè)計(jì)的范圍。

　　相反，如果申請(qǐng)人分案提交各外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，這樣在授權(quán)后能夠主張的范圍大于相似外觀設(shè)計(jì)，但有可能面對(duì)以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，從上面的分析可以看出，不論是分案申請(qǐng)還是合案申請(qǐng)，都是既有其優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)也有其缺點(diǎn)。并不能一概認(rèn)為哪種形式就必然優(yōu)于另一種形式。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，以分案方式提交還是以合案方式提交，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，申請(qǐng)人就要自己承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　理論上，上述觀點(diǎn)看似合理。但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀設(shè)計(jì)的審查過程中審查員認(rèn)為其中有一項(xiàng)或幾項(xiàng)設(shè)計(jì)與基本設(shè)計(jì)不相似而要求申請(qǐng)人從該申請(qǐng)中刪除。

　　申請(qǐng)人通常會(huì)按照審查員的要求刪除被認(rèn)為與基本設(shè)計(jì)不相似的某項(xiàng)或者某幾項(xiàng)設(shè)計(jì)。有些情況下，會(huì)將刪除的設(shè)計(jì)提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如初審審查員判斷不準(zhǔn)確，分案授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專利將來有可能面對(duì)以互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，對(duì)于上述類型的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)案件，在審查意見通知書答復(fù)階段給申請(qǐng)人合案的機(jī)會(huì)，是申請(qǐng)人以縮小將來行使權(quán)利的范圍為代價(jià)換取兩設(shè)計(jì)都獲得授權(quán)，何嘗不是一個(gè)可以考慮的解決方案呢？

　　引申問題二：關(guān)于相似外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量

　　專利法實(shí)施細(xì)則第二十八條和第三十五條規(guī)定，對(duì)同一產(chǎn)品的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)提出一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在簡(jiǎn)要說明中指定其中一項(xiàng)作為基本設(shè)計(jì)。對(duì)該產(chǎn)品的其他設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)與簡(jiǎn)要說明中指定的基本設(shè)計(jì)相似。一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中的相似外觀設(shè)計(jì)不得超過10項(xiàng)。

　　專利法實(shí)施細(xì)則中設(shè)定相似設(shè)計(jì)的數(shù)量是考慮到如果一件申請(qǐng)中相似設(shè)計(jì)數(shù)量過多，會(huì)使審查員的工作量過大。

　　雖然上述規(guī)定有其合理性，但實(shí)踐中經(jīng)常遇到的一種情況是，如果申請(qǐng)人的相似設(shè)計(jì)多于10項(xiàng)該如何處理？

　　由于歐洲、日本、美國對(duì)于一件外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)中的多項(xiàng)相似外觀設(shè)計(jì)的數(shù)量都沒有限制，因此在很多情況下以這些國家或地區(qū)的申請(qǐng)為優(yōu)先權(quán)進(jìn)入中國的相似外觀設(shè)計(jì)數(shù)量會(huì)超過10項(xiàng)。

　　按照現(xiàn)行審查指南的規(guī)定，如果一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中的相似外觀設(shè)計(jì)超過10項(xiàng)，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請(qǐng)人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請(qǐng)。

　　如上所述，在這種情況下，超過10項(xiàng)的設(shè)計(jì)會(huì)被從申請(qǐng)中刪除。而如果刪除的設(shè)計(jì)分案的話，則同樣會(huì)面臨以與母案中的設(shè)計(jì)互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險(xiǎn)。

　　上述情況的發(fā)生顯然對(duì)申請(qǐng)人極為不利，并且也沒有充分體現(xiàn)立法者對(duì)專利法第三十一條進(jìn)行修改所希望達(dá)到的立法目的。

　　那么，上述情況如何破解呢？

　　筆者認(rèn)為，在不突破現(xiàn)行專利法及實(shí)施細(xì)則的框架的情況下，可以通過變通的方式解決。

　　例如，如果一件外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)中的相似外觀設(shè)計(jì)超過10項(xiàng)，超過10項(xiàng)的設(shè)計(jì)提交分案并且獲得授權(quán)，可以考慮在該分案授權(quán)通知書或?qū)＠C書上對(duì)上述情況作一說明，該說明作為授權(quán)后不因與母案中的設(shè)計(jì)互為實(shí)質(zhì)相同為由而被無效的一種特殊例外豁免的依據(jù)。

　　以上是筆者的粗略看法。有不妥之處，敬請(qǐng)各位專家和同仁批評(píng)指正。

　　
　　參考文獻(xiàn)：

　　① . 吳大章《外觀設(shè)計(jì)專利實(shí)質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)新講》

　?、?. 尹新天《中國專利法詳解》