文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司   楊五

 在企業(yè)商標使用和管理過程中，事實上商標許可事務(wù)是一個老問題，也是一個經(jīng)歷了法律和市場層面多年研究而日臻完善的制度，本應(yīng)該是沒有更多可以研究和討論的內(nèi)容，但是，從近些年發(fā)生的的一些商標法律糾紛案件來看，追溯到產(chǎn)生糾紛的本源，或者說如果能從商標許可環(huán)節(jié)能夠有效杜絕的話，很多問題或許不會成為今天爭論的焦點，特別是從去年開始的“王老吉”商標許可糾紛案，引起業(yè)內(nèi)極大的關(guān)注和討論，雖然該案尚未蓋棺定論，對于案件事實和結(jié)論方面，本文暫不做更多論述，而僅從商標許可使用過程中，以此為契機，討論幾點在商標許可過程中，很可能會被人忽視而為后續(xù)發(fā)生糾紛埋下重大隱患的問題。

一、關(guān)于商標許可約定中的產(chǎn)品和市場分割問題。為什么探討這個問題，原因是商標許可不同于商標轉(zhuǎn)讓，之所以商標權(quán)人沒有選擇徹底讓渡商標權(quán)，無外乎會有考慮自身也保留使用該商標的權(quán)利，或者將來收回該商標資產(chǎn)，因此，商標許可的方式，也就分為普通許可、獨占許可和排他許可。其中，排他許可從法律效果上來看，接近商標轉(zhuǎn)讓，只不過是附期限的，關(guān)于市場如何分割的問題，比較好解決，而普通許可和獨占許可，由于同一商標會存在多個商業(yè)使用主體，勢必會存在產(chǎn)品如何區(qū)分、市場如何分割等問題。這個問題如何解決，帶著這個問題，本文試著從普通許可和獨占許可的不同類型來進行探討。

首先，以普通許可來說，這一許可行為多發(fā)生在同一企業(yè)集團的不同子公司之間，各子公司都需要使用母公司的商標，這種許可除了可以通過許可合同來約定產(chǎn)品和市場的劃分，同時更可以借助總公司的行政管理來協(xié)調(diào)不同子公司之間的使用行為，往往不易發(fā)生糾紛。但是，如果是許可給沒有企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方使用，多表現(xiàn)為非直營的連鎖加盟，商標權(quán)人將商標許可給某一被許可人使用，同時還可以許可給更多的被許可人使用。如果，在商標許可過程中，沒有做出具體的約定，就會存在產(chǎn)品和市場如何區(qū)分，發(fā)生商業(yè)糾紛如何救濟的問題。舉例來說，商標權(quán)人將商標許可給A省某企業(yè)使用，同時又許可給B省某企業(yè)使用，結(jié)果在經(jīng)營過程中，A省企業(yè)發(fā)現(xiàn)B省的市場和產(chǎn)品銷售更好，則將大量產(chǎn)品以較低的價格傾銷到B省，導(dǎo)致B省企業(yè)利益受到侵害，這種現(xiàn)象在企業(yè)經(jīng)營管理中，通常俗稱為串貨行為，這種行為對于許可和被許可方都可能造成嚴重的傷害。因此，解決這個問題，我們看到，在商標許可合同的一般性條款中，都有約定商標許可使用的范圍，這里的“范圍”是一個廣義的概念，從法律角度來說，這個概念至少應(yīng)當(dāng)包括：商標圖樣的范圍、商品的范圍、地域的范圍以及時間的范圍等。商標圖樣和時間范圍比較好約定，關(guān)于地域的范圍，如果是普通許可則尤為重要，由于原則上商標權(quán)在一國范圍內(nèi)是沒有地域限制的，商標權(quán)人為了達到商業(yè)和經(jīng)營管理的目的，往往需要限制不同的被許可人在一定的地域范圍內(nèi)進行經(jīng)營，這樣，我們就能夠能解為什么普通商標許可協(xié)議對于被許可使用商標的地域范圍作出明確的規(guī)定，其目的就在于避免因為不同被許可人無序競爭所導(dǎo)致的沖突和糾紛。而關(guān)于商品范圍的約定，存在兩個層面問題，一是一件注冊商品會被核準使用在多件商品上，商標權(quán)人可以選擇在不同的商品上許可給不同的被許可人使用，比如同是第九類的一件注冊商標，商標權(quán)人可以將0901群組的“計算機周邊設(shè)備”產(chǎn)品許可給其中一家企業(yè)使用，同時又可以將0910群組的“測量儀器”產(chǎn)品可給另外一家企業(yè)使用，這樣來達到產(chǎn)品和市場區(qū)分的目的，二是即使是同一個商品，也可以通過具體的約定來進行產(chǎn)品和市場劃分。這里以“王老吉”的商標許可為例，在廣藥給香港鴻道集團的商標許可使用合同中，我們看到，有約定香港鴻道集團在紅色紙包裝和紅罐包裝上使用“王老吉”商標，而廣藥集團保留在綠色紙包裝上使用“王老吉”商標的權(quán)利，從這個許可合同的條款來看，其達到了在同一類產(chǎn)品上以區(qū)分包裝的許可方式來進行產(chǎn)品和市場劃分，確實是一個很好的先例?？偨Y(jié)這一點，在商標的普通許可和獨占許可協(xié)議中，需要對許可范圍進行明確且準確的約定，以劃分產(chǎn)品和市場，可以有效的避免因此類問題所產(chǎn)生的糾紛。

二、關(guān)于禁止注冊和使用的問題。由于我國的商標法律規(guī)定，未經(jīng)注冊的商標，只要未侵犯他人的商標權(quán)，且不違反商標法的禁止使用規(guī)定，則可以作為未注冊商標使用。因此，商標的許可人則會存在如下法律風(fēng)險，一是商標的被許可人可能會出于培育自有的子品牌考慮，將被許可使用的商標與自有的商標組合使用，甚至在規(guī)避商標注冊的近似審查規(guī)則條件下，進行對組合商標的注冊申請。比如，中外合資的汽車廠商經(jīng)常在同一輛車上，既使用被許可的商標，同時也使用合資企業(yè)自有的商標。二是將被許可商標的翻譯名稱或者將該商標的別稱進行使用和宣傳，久而久之，該翻譯名稱或者別稱漸漸建立起了商品與被許可人之間特有的聯(lián)系，而這些翻譯名稱或者別稱的權(quán)利歸屬將會產(chǎn)生糾紛。再一種可能的情況是，在使用被許可商標的同時，在產(chǎn)品上又添附了具有一定區(qū)別產(chǎn)品出處特征的其他投入，比如以“王老吉”案為例，鴻道集團在涼茶產(chǎn)品上使用被許可的“王老吉”商標同時，又自行設(shè)計了紅罐的產(chǎn)品包裝，并且申請了外觀設(shè)計專利權(quán)，商標權(quán)與紅罐的外觀設(shè)計專利權(quán)分屬不同的主體，然而，作為普通消費者，已經(jīng)將紅罐與王老吉建立起了一體的認識，所以，一旦商標許可行為結(jié)束，商標權(quán)與附屬其上的其他權(quán)利相分離，則極易產(chǎn)生消費者混淆誤認。

針對此類商標許可風(fēng)險，建議商標許可方在商標許可協(xié)議中，至少應(yīng)該明確以下幾個方面的被許可人合同義務(wù)：（一）未經(jīng)商標權(quán)人的許可，不得將其他具有顯著性的文字或圖形與被許可商標進行組合使用和注冊；（二）未經(jīng)商標權(quán)人的許可，不得使用和注冊與被許可商標具有音譯、意譯或者其他稱謂上關(guān)聯(lián)性的文字或圖形；（三）任何與被許可商標有關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)品名稱、企業(yè)商號、包裝設(shè)計和廣告宣傳，未經(jīng)商標權(quán)人審核和批準，不得使用和注冊。

三、關(guān)于被許可商標使用取得商譽分配的問題。

前述討論的是在商標許可經(jīng)營過程中，通過簽署協(xié)議約定合同義務(wù)的方式，將預(yù)知的潛在法律風(fēng)險予以規(guī)避。但是，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和日益新穎的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)，往往很難在許可協(xié)議中對于各種可能在未來出現(xiàn)的糾紛進行全面而準確的約定。比如，在十年前如果約定被許可人商品銷售的地域范圍，但是十年后的今天，你很難準確的區(qū)分通過電子商務(wù)產(chǎn)品銷售地域問題；再如十年前約定被許可人在計算機周邊設(shè)備上使用被許可商標，但是當(dāng)“機頂盒”等新產(chǎn)品出現(xiàn)后，被許可人是否可以在此類商品上使用被許可商標，等等。再以“王老吉”案為例，事實上廣藥集團與鴻道集團簽署的商標許可使用協(xié)議，在當(dāng)年看來已經(jīng)將雙方的權(quán)利義務(wù)約定的十分明確，但是百密一疏，唯獨就鴻道集團使用紅色包裝所產(chǎn)生的商譽，在商標許可終止后如何歸屬的問題，沒有進行明確約定，導(dǎo)致今天雙方如此大的爭執(zhí)。

針對該問題，事實上本應(yīng)該沒有很多的爭議，因為一般而言，商標許可合同終止后，被許可人停止使用被許可商標，被許可商標上積累的商譽歸許可人所有，這已經(jīng)是商標法領(lǐng)域的基本共識。在判斷被許可人是否通過包裝、裝潢或其他與商品有關(guān)的使用獲得獨立商譽時，應(yīng)當(dāng)遵守“被許可人在被許可商標上添附的商譽”歸屬于許可人的基本原則，尊重商標歸屬的內(nèi)在邏輯，重視消費者所感知的未注冊商標與特定廠商（被許可人）之間的聯(lián)系。如果消費者將與被許可商標相關(guān)的標示與被許可商標聯(lián)系在一起，則該標示的商譽歸屬于許可人。反之，則有可能認為被許可人取得該獨立商譽。以“王老吉”案為例，如果大多數(shù)消費者都以為紅色包裝是“王老吉”涼茶的特有包裝，而法律許可非“王老吉”牌的產(chǎn)品使用該紅色包裝，則不可避免地會引發(fā)混淆，讓很多消費者誤以為該產(chǎn)品也是“王老吉”牌涼茶。

因此，從保護商標許可人的權(quán)益角度考慮，雖然法律的一般規(guī)定，商標許可過程中被許可商標上積累的商譽全部歸屬于許可人。但是，這并不意味著被許可人在許可過程完全不能獲得獨立的商譽。法律推定商標許可的被許可人負有上述附隨義務(wù)，符合商標許可的實踐。在商標許可合同中，如果商標權(quán)人對于許可終止后的情形有所預(yù)見，通常會選擇通過合同限制被許可人在商業(yè)活動中使用被許可商標，比如，要求被許可人在合同終止后停止使用一切帶有被許可標志的廣告宣傳材料。所以，對于未預(yù)見的法律風(fēng)險，就需要商標權(quán)人在商標許可協(xié)議中，盡量通過兜底性的約定來規(guī)避，比如，約定在許可終止后被許可人不得繼續(xù)使用被許可商標的附隨義務(wù)，包括但不限于被許可人不得繼續(xù)利用被許可商標的商譽獲利的內(nèi)容，以及被許可人負有避免在商業(yè)場合直接或間接提及被許可商標的附隨義務(wù)。