文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 孔繁文
在我國,由于將外觀設(shè)計與技術(shù)專利(發(fā)明和實用新型)共同通過專利法進(jìn)行保護,授權(quán)和確權(quán)程序也都是通過國家知識產(chǎn)權(quán)局及其復(fù)審委員會來進(jìn)行,因 此,雖然外觀專利與技術(shù)專利具有重大區(qū)別,但對于外觀設(shè)計可專利性的審查,常會受到技術(shù)專利審查原則的影響,并逐漸通過修法進(jìn)行了確認(rèn)。例如,在全國人大 常委會對專利法進(jìn)行第三次修改時明確引入了設(shè)計特征的概念,以與技術(shù)專利的技術(shù)特征這一概念相對應(yīng)。并且,這次修法通過引入外觀設(shè)計專利的 “創(chuàng)造性”,大大提高了外觀專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。具體體現(xiàn)在第二十三條第二款: “授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比,應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”。
由于第三次修改后專利法的實施日期為2009年10月1日,因此該法實施后開始申請的首批外觀設(shè)計,授權(quán)時間距今大約5年的時間。到目 前,這批外觀專利已經(jīng)進(jìn)入了維權(quán)與確權(quán)的重要時間節(jié)點。因此對于外觀專利,設(shè)計特征及創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)的掌握與應(yīng)用,逐漸成為了專利實務(wù)中值得深入分析和研 究的重要議題。對此,筆者分別進(jìn)行論述:
一、 關(guān)于設(shè)計特征
在三種專利類型中,發(fā)明與實用新型旨在從技術(shù)的層面上,對“新的技術(shù)方案”提供保護,可以共同稱其為技術(shù)專利。由于技術(shù)專利多采用開放式的權(quán)利要求,因此權(quán)利要求中的技術(shù)特征越多,其保護的范圍越小。在侵權(quán)訴訟中,也相應(yīng)采取“全面覆蓋原則”作為侵權(quán)判定的基本原則。
因此在外觀設(shè)計的申請和侵權(quán)訴訟中,有些專利代理人或律師就可能根據(jù)技術(shù)專利的思維模式去考慮外觀設(shè)計的保護范圍,陷入“顯示在圖片或照片中的設(shè)計特征越少,外觀設(shè)計的保護范圍越大”的誤區(qū)。尤其是,當(dāng)設(shè)計特征這一與技術(shù)特征相對應(yīng)的概念明確引入外觀設(shè)計專利之后。
然而,作為一種旨在對產(chǎn)品外觀的視覺美感進(jìn)行保護的專利權(quán)類型,外觀設(shè)計專利與技術(shù)專利在保護范圍的確定方面存在著較大差異。在專利侵 權(quán)訴訟中,根據(jù)最高院司法解釋,人民法院在認(rèn)定外觀設(shè)計是否相同或者近似時,應(yīng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征,以外觀設(shè)計的整體視覺效果來進(jìn) 行綜合判斷。也就是說,雖然需要考慮設(shè)計特征,但人民法院是以外觀設(shè)計的設(shè)計特征對整體視覺效果所產(chǎn)生的影響,而非設(shè)計特征的數(shù)量,來綜合判斷外觀設(shè)計專 利的保護范圍的。而設(shè)計特征,具體地體現(xiàn)在圖片、照片中的產(chǎn)品所具有的形狀、圖案及色彩上。
由于外觀設(shè)計的侵權(quán)對比原則是“整體對比、綜合判斷”,因此,其與技術(shù)專利的“全面覆蓋原則”的判斷邏輯并不相同。例如:外觀設(shè)計專利 的圖片中,如果僅涉及該產(chǎn)品的形狀,在判定被控產(chǎn)品是否落入專利的保護范圍時,僅僅需要考慮該產(chǎn)品的形狀。如果被控產(chǎn)品與外觀設(shè)計形狀的相似度僅有 50%,是難以被認(rèn)定為侵權(quán)的。但是,在該外觀設(shè)計還要求保護圖案和色彩時,如果被控產(chǎn)品的圖案與色彩與外觀設(shè)計完全相同,從整體的視覺效果上,被控產(chǎn)品 與外觀設(shè)計的相似度將大大提高,被控產(chǎn)品就比較容易被認(rèn)定為與被比外觀設(shè)計相似。在這種情況下,同時保護形狀、圖案與色彩的外觀設(shè)計,將比僅僅保護形狀的 外觀設(shè)計,具有“更大的”保護范圍。
另一方面,當(dāng)外觀設(shè)計專利僅僅保護產(chǎn)品的形狀時,如果被控產(chǎn)品與外觀設(shè)計形狀的相似度達(dá)90%以上,極可能被法院認(rèn)定為侵權(quán)成立。但 是,如果該外觀設(shè)計還要求保護圖案和色彩,而被控產(chǎn)品的圖案與色彩與外觀設(shè)計存在明顯差別,從整體的視覺效果上進(jìn)行綜合判斷時,則會由于被控產(chǎn)品與外觀設(shè) 計存在諸多區(qū)別,而被人民法院認(rèn)定為侵權(quán)不成立。在這種情況下,同時保護形狀、圖案與色彩的外觀設(shè)計,將比僅僅保護形狀的外觀設(shè)計,具有“更小的”保護范 圍。
綜上,雖然在第三次專利法修改及相應(yīng)的司法解釋中明確采用了設(shè)計特征的概念,但在判斷外觀設(shè)計保護范圍的時候,仍舊是以整體視覺效果作 為判斷基準(zhǔn)的。因此,增加或減少產(chǎn)品外觀設(shè)計所尋求保護的設(shè)計特征,將會引起其保護范圍的實質(zhì)性“變化”,而不是 “縮小”或“擴大”。具體到法律實踐,在申請外觀設(shè)計專利時,專利代理人需要充分考慮產(chǎn)品形狀、圖案及色彩所構(gòu)成的各個設(shè)計特征可能對保護范圍產(chǎn)生的多種 影響。如果試圖使外觀設(shè)計具有較大的保護范圍,需要提出多種不同設(shè)計特征的組合,形成多項外觀設(shè)計,而不宜通過減少一項外觀設(shè)計的設(shè)計特征來達(dá)到其目的。
二、關(guān)于外觀設(shè)計的創(chuàng)造性
在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)引入外觀設(shè)計可專利性的判斷之前,對于外觀相似性的判斷標(biāo)準(zhǔn),在維權(quán)和確權(quán)兩個程序中都是在產(chǎn)品類別和外觀設(shè)計兩個方面進(jìn) 行單獨對比,而且比較的方式是相互統(tǒng)一的:在確權(quán)程序中,是指用一項在先設(shè)計與涉案專利進(jìn)行單獨對比,整體對比,而不能將兩項或者兩項以上對比設(shè)計結(jié)合起 來與涉案專利進(jìn)行對比;在維權(quán)程序中,進(jìn)行侵權(quán)判斷或現(xiàn)有設(shè)計抗辯時,也是要將被控產(chǎn)品與涉案專利或在先設(shè)計分別進(jìn)行單獨對比。
簡單顯示如下表:
從上表可以看出,被控侵權(quán)人如果認(rèn)為涉案的外觀設(shè)計專利與一份現(xiàn)有設(shè)計相同或者相近似,如果在向?qū)@麖?fù)審委提起無效宣告的同 時,在訴訟中提出現(xiàn)有設(shè)計抗辯的話,兩者的對比方法是基本一致的,區(qū)別僅在于判斷主體的不同。因此,如果被控侵權(quán)人對于涉案專利缺乏新穎性具有相當(dāng)確信的 話,從節(jié)約成本的角度考慮,僅采取現(xiàn)有設(shè)計抗辯,而不向?qū)@麖?fù)審委提出無效宣告程序,對于案件的最終審理結(jié)果,可能不會產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。尤其是,當(dāng)涉訴 法院對專利審判具有相當(dāng)經(jīng)驗的情況下(例如,當(dāng)時的北京市第一中級人民法院)。
但在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)引入以后,在專利維權(quán)和確權(quán)過程中,對比的方式則會導(dǎo)致重大的不同。在專利維權(quán)程序中, 仍然需要進(jìn)行單獨對比,不可能將被控產(chǎn)品采用的設(shè)計與其它設(shè)計結(jié)合起來,而與一項涉案專利進(jìn)行對比。但在確權(quán)程序中,由于外觀設(shè)計創(chuàng)造性的存在,則可能需 要將兩個設(shè)計組合起來進(jìn)行對比。簡單顯示如下表:
?。ǎ鶕?jù)最高人民法院法釋〔2009〕21號第十一條,被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同;在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。根據(jù)筆者的理解,無實質(zhì)性差異與實質(zhì)相同應(yīng)當(dāng)是基本相同的判斷標(biāo)準(zhǔn))
也就是說,對于2009年10月1日后申請的外觀設(shè)計專利,由于創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的引入,導(dǎo)致專利權(quán)人利用外觀專利進(jìn)行維權(quán)時成功的難度明顯 增加。即使被控侵權(quán)人在侵權(quán)訴訟中現(xiàn)有設(shè)計抗辯不成立,該專利也有很大的可能性由于缺乏創(chuàng)造性而被無效,因此對于被控侵權(quán)人而言,向?qū)@麖?fù)審委提起專利無 效程序,就成為非常必要的抗辯措施。而對于涉訴法院而言,對于外觀設(shè)計專利侵權(quán)案件裁定中止的可能性也必然會相應(yīng)增加。
另外需要特別指出的一點是,由于創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的引入,對于外觀設(shè)計專利的申請人而言,在提交申請的時候,就應(yīng)當(dāng)充分考慮到其基本設(shè)計可能產(chǎn)生的各種變化、常規(guī)組合和轉(zhuǎn)用的情況,從而通過設(shè)置專利布局的方式,對其創(chuàng)新性設(shè)計進(jìn)行全方位的保護。