文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 孔繁文

　在我國，由于將外觀設(shè)計(jì)與技術(shù)專利（發(fā)明和實(shí)用新型）共同通過專利法進(jìn)行保護(hù)，授權(quán)和確權(quán)程序也都是通過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及其復(fù)審委員會(huì)來進(jìn)行，因 此，雖然外觀專利與技術(shù)專利具有重大區(qū)別，但對于外觀設(shè)計(jì)可專利性的審查，常會(huì)受到技術(shù)專利審查原則的影響，并逐漸通過修法進(jìn)行了確認(rèn)。例如，在全國人大 常委會(huì)對專利法進(jìn)行第三次修改時(shí)明確引入了設(shè)計(jì)特征的概念，以與技術(shù)專利的技術(shù)特征這一概念相對應(yīng)。并且，這次修法通過引入外觀設(shè)計(jì)專利的 “創(chuàng)造性”，大大提高了外觀專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。具體體現(xiàn)在第二十三條第二款： “授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”。

　　由于第三次修改后專利法的實(shí)施日期為2009年10月1日，因此該法實(shí)施后開始申請的首批外觀設(shè)計(jì)，授權(quán)時(shí)間距今大約5年的時(shí)間。到目 前，這批外觀專利已經(jīng)進(jìn)入了維權(quán)與確權(quán)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。因此對于外觀專利，設(shè)計(jì)特征及創(chuàng)造性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的掌握與應(yīng)用，逐漸成為了專利實(shí)務(wù)中值得深入分析和研 究的重要議題。對此，筆者分別進(jìn)行論述：

　　一、 關(guān)于設(shè)計(jì)特征

　　在三種專利類型中，發(fā)明與實(shí)用新型旨在從技術(shù)的層面上，對“新的技術(shù)方案”提供保護(hù)，可以共同稱其為技術(shù)專利。由于技術(shù)專利多采用開放式的權(quán)利要求，因此權(quán)利要求中的技術(shù)特征越多，其保護(hù)的范圍越小。在侵權(quán)訴訟中，也相應(yīng)采取“全面覆蓋原則”作為侵權(quán)判定的基本原則。

　　因此在外觀設(shè)計(jì)的申請和侵權(quán)訴訟中，有些專利代理人或律師就可能根據(jù)技術(shù)專利的思維模式去考慮外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍，陷入“顯示在圖片或照片中的設(shè)計(jì)特征越少，外觀設(shè)計(jì)的保護(hù)范圍越大”的誤區(qū)。尤其是，當(dāng)設(shè)計(jì)特征這一與技術(shù)特征相對應(yīng)的概念明確引入外觀設(shè)計(jì)專利之后。

　　然而，作為一種旨在對產(chǎn)品外觀的視覺美感進(jìn)行保護(hù)的專利權(quán)類型，外觀設(shè)計(jì)專利與技術(shù)專利在保護(hù)范圍的確定方面存在著較大差異。在專利侵 權(quán)訴訟中，根據(jù)最高院司法解釋，人民法院在認(rèn)定外觀設(shè)計(jì)是否相同或者近似時(shí)，應(yīng)根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計(jì)、被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征，以外觀設(shè)計(jì)的整體視覺效果來進(jìn) 行綜合判斷。也就是說，雖然需要考慮設(shè)計(jì)特征，但人民法院是以外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征對整體視覺效果所產(chǎn)生的影響，而非設(shè)計(jì)特征的數(shù)量，來綜合判斷外觀設(shè)計(jì)專 利的保護(hù)范圍的。而設(shè)計(jì)特征，具體地體現(xiàn)在圖片、照片中的產(chǎn)品所具有的形狀、圖案及色彩上。

　　由于外觀設(shè)計(jì)的侵權(quán)對比原則是“整體對比、綜合判斷”，因此，其與技術(shù)專利的“全面覆蓋原則”的判斷邏輯并不相同。例如：外觀設(shè)計(jì)專利 的圖片中，如果僅涉及該產(chǎn)品的形狀，在判定被控產(chǎn)品是否落入專利的保護(hù)范圍時(shí)，僅僅需要考慮該產(chǎn)品的形狀。如果被控產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)形狀的相似度僅有 50%，是難以被認(rèn)定為侵權(quán)的。但是，在該外觀設(shè)計(jì)還要求保護(hù)圖案和色彩時(shí)，如果被控產(chǎn)品的圖案與色彩與外觀設(shè)計(jì)完全相同，從整體的視覺效果上，被控產(chǎn)品 與外觀設(shè)計(jì)的相似度將大大提高，被控產(chǎn)品就比較容易被認(rèn)定為與被比外觀設(shè)計(jì)相似。在這種情況下，同時(shí)保護(hù)形狀、圖案與色彩的外觀設(shè)計(jì)，將比僅僅保護(hù)形狀的 外觀設(shè)計(jì)，具有“更大的”保護(hù)范圍。

　　另一方面，當(dāng)外觀設(shè)計(jì)專利僅僅保護(hù)產(chǎn)品的形狀時(shí)，如果被控產(chǎn)品與外觀設(shè)計(jì)形狀的相似度達(dá)90%以上，極可能被法院認(rèn)定為侵權(quán)成立。但 是，如果該外觀設(shè)計(jì)還要求保護(hù)圖案和色彩，而被控產(chǎn)品的圖案與色彩與外觀設(shè)計(jì)存在明顯差別，從整體的視覺效果上進(jìn)行綜合判斷時(shí)，則會(huì)由于被控產(chǎn)品與外觀設(shè) 計(jì)存在諸多區(qū)別，而被人民法院認(rèn)定為侵權(quán)不成立。在這種情況下，同時(shí)保護(hù)形狀、圖案與色彩的外觀設(shè)計(jì)，將比僅僅保護(hù)形狀的外觀設(shè)計(jì)，具有“更小的”保護(hù)范 圍。

　　綜上，雖然在第三次專利法修改及相應(yīng)的司法解釋中明確采用了設(shè)計(jì)特征的概念，但在判斷外觀設(shè)計(jì)保護(hù)范圍的時(shí)候，仍舊是以整體視覺效果作 為判斷基準(zhǔn)的。因此，增加或減少產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)所尋求保護(hù)的設(shè)計(jì)特征，將會(huì)引起其保護(hù)范圍的實(shí)質(zhì)性“變化”，而不是 “縮小”或“擴(kuò)大”。具體到法律實(shí)踐，在申請外觀設(shè)計(jì)專利時(shí)，專利代理人需要充分考慮產(chǎn)品形狀、圖案及色彩所構(gòu)成的各個(gè)設(shè)計(jì)特征可能對保護(hù)范圍產(chǎn)生的多種 影響。如果試圖使外觀設(shè)計(jì)具有較大的保護(hù)范圍，需要提出多種不同設(shè)計(jì)特征的組合，形成多項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)，而不宜通過減少一項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)特征來達(dá)到其目的。

　　二、關(guān)于外觀設(shè)計(jì)的創(chuàng)造性

　　在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)引入外觀設(shè)計(jì)可專利性的判斷之前，對于外觀相似性的判斷標(biāo)準(zhǔn)，在維權(quán)和確權(quán)兩個(gè)程序中都是在產(chǎn)品類別和外觀設(shè)計(jì)兩個(gè)方面進(jìn) 行單獨(dú)對比，而且比較的方式是相互統(tǒng)一的：在確權(quán)程序中，是指用一項(xiàng)在先設(shè)計(jì)與涉案專利進(jìn)行單獨(dú)對比，整體對比，而不能將兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上對比設(shè)計(jì)結(jié)合起 來與涉案專利進(jìn)行對比；在維權(quán)程序中，進(jìn)行侵權(quán)判斷或現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯時(shí)，也是要將被控產(chǎn)品與涉案專利或在先設(shè)計(jì)分別進(jìn)行單獨(dú)對比。

簡單顯示如下表：

　　從上表可以看出，被控侵權(quán)人如果認(rèn)為涉案的外觀設(shè)計(jì)專利與一份現(xiàn)有設(shè)計(jì)相同或者相近似，如果在向?qū)＠麖?fù)審委提起無效宣告的同 時(shí)，在訴訟中提出現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯的話，兩者的對比方法是基本一致的，區(qū)別僅在于判斷主體的不同。因此，如果被控侵權(quán)人對于涉案專利缺乏新穎性具有相當(dāng)確信的 話，從節(jié)約成本的角度考慮，僅采取現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯，而不向?qū)＠麖?fù)審委提出無效宣告程序，對于案件的最終審理結(jié)果，可能不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。尤其是，當(dāng)涉訴 法院對專利審判具有相當(dāng)經(jīng)驗(yàn)的情況下（例如，當(dāng)時(shí)的北京市第一中級(jí)人民法院）。

　　但在創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)引入以后，在專利維權(quán)和確權(quán)過程中，對比的方式則會(huì)導(dǎo)致重大的不同。在專利維權(quán)程序中， 仍然需要進(jìn)行單獨(dú)對比，不可能將被控產(chǎn)品采用的設(shè)計(jì)與其它設(shè)計(jì)結(jié)合起來，而與一項(xiàng)涉案專利進(jìn)行對比。但在確權(quán)程序中，由于外觀設(shè)計(jì)創(chuàng)造性的存在，則可能需 要將兩個(gè)設(shè)計(jì)組合起來進(jìn)行對比。簡單顯示如下表：

　?。ǎ鶕?jù)最高人民法院法釋〔2009〕21號(hào)第十一條，被訴侵權(quán)設(shè)計(jì)與授權(quán)外觀設(shè)計(jì)在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者相同；在整體視覺效果上無實(shí)質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定兩者近似。根據(jù)筆者的理解，無實(shí)質(zhì)性差異與實(shí)質(zhì)相同應(yīng)當(dāng)是基本相同的判斷標(biāo)準(zhǔn)）

　　也就是說，對于2009年10月1日后申請的外觀設(shè)計(jì)專利，由于創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的引入，導(dǎo)致專利權(quán)人利用外觀專利進(jìn)行維權(quán)時(shí)成功的難度明顯 增加。即使被控侵權(quán)人在侵權(quán)訴訟中現(xiàn)有設(shè)計(jì)抗辯不成立，該專利也有很大的可能性由于缺乏創(chuàng)造性而被無效，因此對于被控侵權(quán)人而言，向?qū)＠麖?fù)審委提起專利無 效程序，就成為非常必要的抗辯措施。而對于涉訴法院而言，對于外觀設(shè)計(jì)專利侵權(quán)案件裁定中止的可能性也必然會(huì)相應(yīng)增加。

　　另外需要特別指出的一點(diǎn)是，由于創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)的引入，對于外觀設(shè)計(jì)專利的申請人而言，在提交申請的時(shí)候，就應(yīng)當(dāng)充分考慮到其基本設(shè)計(jì)可能產(chǎn)生的各種變化、常規(guī)組合和轉(zhuǎn)用的情況，從而通過設(shè)置專利布局的方式，對其創(chuàng)新性設(shè)計(jì)進(jìn)行全方位的保護(hù)。