淺談馬庫什權(quán)利要求中共同結(jié)構(gòu)的確定

2016-08-09

  文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 張雪嬌

  審查指南中規(guī)定,如果一項申請在一個權(quán)利要求中限定多個可并列的可選擇要素,則構(gòu)成“馬庫什”權(quán)利要求。如果一項馬庫什權(quán)利要求中的可選擇要素具有相類似的性質(zhì),則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這些可選擇要素在技術(shù)上相互關(guān)聯(lián),具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征,該權(quán)利要求可被認(rèn)為符合單一性的要求,這些可選擇的要素成為馬庫什要素。

  當(dāng)馬庫什要素是化合物時,如果滿足下列標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)認(rèn)為它們具有類似的性質(zhì),該馬庫什權(quán)利要求具有單一性:(1)所有可選擇的化合物具有共同的性能或作用;(2)所有可選擇化合物具有共同的結(jié)構(gòu),該共同的結(jié)構(gòu)能夠構(gòu)成它與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征,并對通式化合物的共同性能或作用是必不可少的;或者在不能有共同結(jié)構(gòu)的情況下,所有的可選擇要素應(yīng)屬于本發(fā)明所屬領(lǐng)域中公認(rèn)的同一化合物類別。

  馬庫什權(quán)利要求必須要同時滿足上述兩條標(biāo)準(zhǔn)才能確定其具有單一性。其中,對于第一條,所有可選擇的化合物只有具有共同的性能或作用,才能說明其屬于同一個發(fā)明構(gòu)思,具有同樣的技術(shù)效果,也就相當(dāng)于單一性的概念,即屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思,因此其很容易理解,也毫無疑義;但第二條標(biāo)準(zhǔn)涉及到共同結(jié)構(gòu)的確定,由于在專利法、實施細(xì)則及審查指南等中對其并沒有明確的規(guī)定,因此,對其理解不同就帶來不同的觀點。

  目前,確定馬庫什權(quán)利要求共同結(jié)構(gòu)時,有三種觀點:(1)該結(jié)構(gòu)不得以變量表示,也不得包含變量,必須是唯一的,固定的結(jié)構(gòu);(2)該結(jié)構(gòu)可以包括一個或多個變量,但對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言,由每個變量的定義得出的結(jié)構(gòu)應(yīng)該是唯一的;(3)該結(jié)構(gòu)可以包含一個或多個變量,但對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言,由每個變量的定義得出的結(jié)構(gòu)可以不是唯一的,但必須是清楚和明確的。

  筆者認(rèn)為,對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說第一種觀點過于形式與機械,代理人如按照此觀點撰寫權(quán)利要求,會導(dǎo)致兩個極端:一種極端不考慮其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,直接將固定結(jié)構(gòu)如母核設(shè)置為共同結(jié)構(gòu),其他全為變量,這樣會容易導(dǎo)致共同結(jié)構(gòu)過于簡單,從而使審查員很容易找到對比文件,質(zhì)疑該馬庫什權(quán)利要求的單一性與創(chuàng)造性,另一個極端則是考慮其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,此時往往會將某一關(guān)鍵的變量設(shè)置為一個固定的結(jié)構(gòu),以使共同結(jié)構(gòu)構(gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,但這樣則會損失申請人的部分利益;第二種觀點與第三種觀點則比較靈活,使代理人可在正確理解“由每個變量得到出結(jié)構(gòu)應(yīng)該是唯一的”或“由變量得到出結(jié)構(gòu)可以不是唯一,但必須是清楚和明確的”上,將馬庫什權(quán)利要求的保護(hù)范圍在合理的范圍內(nèi)擴(kuò)大。

  以下結(jié)合具體的案例進(jìn)行說明。

  某申請文件權(quán)利要求1公開了一種芳雜環(huán)衍生物,具有式(Ⅰ)所示結(jié)構(gòu):

  其中,

  L1、L2、L3、L4獨立的選自0或1;

  Q1和Q2獨立的選自氮、氧、硫、碳原子數(shù)6~30的芳基或碳原子數(shù)1~30的雜環(huán)基;

  R1選自氫原子、氰基、碳原子數(shù)是1~30的烷基、取代或未取代的碳原子數(shù)6~50的芳基、取代或未取代的碳原子數(shù)5~50的雜環(huán)基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳香族胺基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳烷氧基或取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳烷巰基;

  Ar1、Ar2、Ar3、Ar4獨立的選自氫原子、取代或未取代的碳原子數(shù)7~50的芳烷基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~50的芳烷氧基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~50的芳烷巰基、碳原子數(shù)6~50的芳基、取代或未取代的碳原子數(shù)5~50的雜環(huán)基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳香族胺基。

  在審查意見中,審查員指出,就該申請而言馬庫什通式中的共同部分為吡啶并[3,4-g]異喹啉(式(I-1)),然而該共同結(jié)構(gòu)已被對比文件公開,該對比文件同樣公開了一種有機電致發(fā)光化合物式(II),同時還公開了一系列具體化合物,以其所公開的式(III)所示的化合物為例,其相當(dāng)于權(quán)利要求1的通式中的R1為氫;L1、L2為1、Q1和Q2選自碳原子6~30的芳基;Ar1、Ar2為氫原子;L3、L4為0的技術(shù)方案。因此,權(quán)利要求1的馬庫什通式中的共同結(jié)構(gòu)不能構(gòu)成它與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。因此,該馬庫什權(quán)利要求不具備專利法第31條第1款所規(guī)定的單一性。

  首先,確定審查意見所指出的共同結(jié)構(gòu)是否正確,根據(jù)上面所說的第一種觀點,該申請的共同結(jié)構(gòu)即為審查意見中所指出的結(jié)構(gòu);根據(jù)第二種與第三種觀點,將與母核吡啶并[3,4-g]異喹啉直接連接的變量R1、Q1與Q2引入共同結(jié)構(gòu)的確定,但R1可為氫原子、氰基、碳原子數(shù)是1~30的烷基、取代或未取代的碳原子數(shù)6~50的芳基、取代或未取代的碳原子數(shù)5~50的雜環(huán)基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳香族胺基、取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳烷氧基或取代或未取代的碳原子數(shù)7~30的芳烷巰基;這幾者對母核所產(chǎn)生的電子效應(yīng)、位阻效應(yīng)等影響各異,也不是本領(lǐng)域公知的同一化合物類別;L1與L2可以為0或1,Q1和Q2獨立的選自氮、氧、硫、碳原子數(shù)6~30的芳基或碳原子數(shù)1~30的雜環(huán)基,其中,氮、氧與硫原子,其為化學(xué)領(lǐng)域常指的雜原子,三者對母核的影響類似,可視為本領(lǐng)域中公認(rèn)的同一化合物類別,但其與芳基、雜環(huán)基差異較大,相互取代后,本領(lǐng)域技術(shù)人員并不能確定其能產(chǎn)生同樣的效果,因此不能視為同一化合物類別。由此可見,三種變量中各自所定義的可選擇的元素均不是本領(lǐng)域中公認(rèn)的同一化合物類別,將變量引入后的結(jié)構(gòu)也不是清楚和明確的,該申請的共同結(jié)構(gòu)只能是審查員所指出的吡啶并[3,4-g]異喹啉(式(I-1))。

  而根據(jù)馬庫什權(quán)利要求單一性的規(guī)定,該共同結(jié)構(gòu)必須構(gòu)成馬庫什通式與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征,而對比文件中已公開該結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其不能滿足此條件,因此該申請所要求保護(hù)的通式不符合馬庫什權(quán)利要求單一性的規(guī)定。

  綜上所述,在撰寫馬庫什通式時,不僅要注意其有共同的結(jié)構(gòu)外,還要考慮該結(jié)構(gòu)是否過于簡單,能否構(gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別,不能上位太大,而要在合理的范圍內(nèi),確定其共同結(jié)構(gòu)。如前述的式(I)通式共同結(jié)構(gòu)只是一個母核,如該申請的作用真的只是這個母核所帶來的,雖然審查意見中并沒有提及,但代理人根據(jù)審查指南中創(chuàng)造性的判斷,也能想到審查員未指出的創(chuàng)造性的問題。

  因此在撰寫申請文件時,筆者認(rèn)為應(yīng)盡量將變量限定為本領(lǐng)域同一類化合物,以在共同結(jié)構(gòu)的判斷中能夠引入變量,而這些變量也是實現(xiàn)發(fā)明效果所必須的,進(jìn)而也可增強權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

 

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